某某与中外城开控股（集团）有限公司、杭州大胜照明工程有限公司侵害外观设计专利权纠纷一审民事判决书

浙江省杭州市中级人民法院

民 事 判 决 书

（2018）浙01民初3363号

原告：**，女，汉族，1983年2月6日生，住江苏省镇江市丹徒区。

委托诉讼代理人：林栎槟、肖航，北京市盈科（广州）律师事务所律师。

被告：中外城开控股（集团）有限公司，住所地中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路2277弄1号楼1015室。

法定代表人：陈佩珍，总经理。

委托诉讼代理人：洪诚，上海海铨律师事务所律师。

被告：杭州大胜照明工程有限公司，住所地浙江省杭州市拱墅区湖墅南路2号。

法定代表人：李勇连，总经理。

委托诉讼代理人：洪诚，上海海铨律师事务所律师。

被告：中国市政工程西南设计研究总院有限公司，住所地四川省成都市金牛区星辉中路11号。

法定代表人：李彦春，董事长。

委托诉讼代理人：洪诚，上海海铨律师事务所律师。

被告：江苏省飞花灯饰制造有限公司，住所地江苏省高邮市郭集镇德华工业园区。

法定代表人：胡兴才，董事长。

委托诉讼代理人：闵爱革、张富峰，江苏政泰律师事务所律师。

原告**与被告中外城开控股（集团）有限公司（以下简称城开公司）、杭州大胜照明工程有限公司（以下简称大胜公司）、中国市政工程西南设计研究总院有限公司（以下简称西南研究院）、江苏省飞花灯饰制造有限公司（以下简称飞花公司）侵害外观设计专利权纠纷一案，本院于2018年8月31日立案，依法适用普通程序于2018年12月26日公开开庭进行了审理。原告**的委托诉讼代理人林栎槟，被告城开公司、大胜公司、西南研究院的共同委托诉讼代理人洪诚，被告飞花公司的委托诉讼代理人张富峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告**向本院提出诉讼请求，请求判令：1、四被告赔偿原告**经济损失及为制止被告侵权行为所支付的合理费用共计人民币1978485元；2、四被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由：**是“路灯灯具（ＰＶ-1单光源）”外观设计专利的专利权人，专利号为ＺＬ20063008××××.4，专利有效期为2006年3月28日至2016年3月27日。**在六盘水市西侧与内环快线交汇处开始至东侧与机场高速交汇处这一路段上发现1687盏侵权路灯。该路段路灯工程的中标单位为城开公司、大胜公司、西南研究院，城开公司称路灯系从飞花公司处采购。经**比对，确认被控路灯的外观设计落入了涉案外观设计专利保护范围，四被告未经**许可，擅自实施涉案外观设计专利的行为，严重侵犯了**的外观设计专利权，给**造成了巨大的经济损失。

被告城开公司、大胜公司、西南研究院共同答辩称：1、被诉侵权产品未落入涉案外观设计专利权保护范围，由于**没有取得实物，因此难以进行全面比对，根据现有证据，被诉侵权产品与涉案专利虽然整体均为半橄榄形，背部为弧形轮廓，中部有分叉，但被诉侵权产品从照片上看总体效果更加饱满圆润，且在灯具两侧靠近尾部约1／5处各有一矩形设计，上述差异构成与涉案专利的显著区别。2、被诉侵权产品具有合法来源，侵权行为不存在。2013年1月，城开公司、大胜公司、西南研究院在“六盘水市中心城区景观改造工程——路灯改造项目”中标，在前期研究确定投标方案时，投标人已经对灯具选型确定了初步方案，拟采用飞花公司在其产品宣传册上所展示的编号为ＤＬＤ-317、ＤＬＤ-318、ＤＬＤ-319、ＤＬＤ-320（四个型号灯杆不同，灯体外形相同）等型号的灯具作为项目备选用灯。项目中标后，城开公司与飞花公司就上述灯具的采购事宜展开接洽，并于同年4-5月先后签订3份路灯采购合同，采购上述款式灯具995套共计1909盏用于项目施工。因上述灯具系城开公司购买所得，且提交了产品宣传册、购销合同及商业发票，足以证明其来源合法，故城开公司无须承担侵权责任。至于大胜公司、西南设计院在本案中没有实施侵权行为，不应承担侵权责任。其中大胜公司仅是工程施工方，而施工所用路灯系城开公司向其提供的，西南设计院虽为工程设计单位，但路灯外观样式设计并不在其设计范围之内，其仅在前期研究确定投标方案时与城开公司等有关方面就灯具的选型方案交换了意见。因此大胜公司与西南设计院不是本案适格被告。3、侵权赔偿数额计算依据不足。本案中，**诉请的赔偿数额严重脱离实际，缺乏事实和法律依据，不应得到支持。若按照**取证的数量以及其与常州市棱光照明电器有限公司签订的《专利实施许可合同》约定的专利许可费的倍数来计算经济损失显失公允。综上，请求驳回**对城开公司、大胜公司、西南设计院的全部诉讼请求。

被告飞花公司答辩称：1、**主体不适格。涉案《专利权补充说明》无法判断真实性，即使真实也不符合法律关于单位出具“证明”的法定形式要求，即除了公章，还应有编制人、法定代表人（或负责人）的签字，否则证明无效。2、飞花公司并未制造被控侵权灯头，飞花公司是按照城开公司、大胜公司、西南研究院所提供图纸采购且采购于第三方夏辉，即使构成侵权，也不应承担赔偿责任。3、被控侵权灯头与涉案专利既不相同也不相似，故未侵犯**的专利权。4、本案超过了诉讼时效。涉案专利有效期截止到2016年3月27日，而**发现侵权行为的时间是2016年10月9日，立案时间是2018年8月31日，也即，在专利有效期内**未发现和主张侵权行为，故在涉案专利权到期后，**再就有效期之内的侵权行为行使权利，此时**已经缺乏了权利基础——有效专利，因此，即使飞花公司在有效期之内对涉案专利实施了侵权行为，**也丧失了胜诉权。同时，即使被控侵权行为成立，**主张的赔偿数额也偏高。综上，请求驳回**对飞花公司的全部诉讼请求。

当事人围绕诉讼请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了证据交换和质证。本院认定事实如下：

（一）涉案专利基本情况

涉案外观设计专利名称为“路灯灯具（ＰＶ-1单光源）”，专利号为ＺＬ20063008××××.4，专利申请日为2006年3月28日，授权公开日为2007年2月14日，原始专利权人为扬州托普莱特照明器材配套有限公司。根据该专利登记簿副本记载，2007年5月9日，专利权人由扬州托普莱特照明器材配套有限公司变更为江苏托普照明有限公司；2014年7月24日，专利权人由江苏托普照明有限公司变更为**。2016年3月22日，江苏托普照明有限公司出具一份《专利转让补充说明》，该说明内容为：鉴于本公司已将外观专利ＺＬ20063008××××.4的全部权利，包括针对该专利自授权公告之日其所发生的侵权行为追究侵权责任的权利，转让给**。根据双方约定，专利权转让完成后，**有权以自己的名义，以及委托任何第三方，针对发生于任何时间之侵犯该专利权的行为开展维权行动。同时，专利权受让人授权：江苏托普照明有限公司拥有该专利产品的模具，生产、销售该专利产品。

2015年8月18日，**将上述专利以普通许可的方式授权常州市棱光照明电器有限公司（以下简称棱光公司）实施，授权许可期限为2015年8月18日至2016年3月26日，授权范围为中华人民共和国境内，棱光公司每销售一套专利产品需向**支付385元作为许可使用费。双方于2015年11月10日办理了《专利实施许可合同备案证明》。

2016年8月4日，国家知识产权局专利复审委员会依据无效宣告请求申请对涉案专利进行审查后，作出第29824号无效宣告请求审查决定，维持涉案外观设计专利权有效。

目前该专利年费缴纳至2016年3月27日。

（二）被控侵权行为的保全事实

2016年10月9日，南京知识律师事务所向江苏省南京市钟山公证处申请证据保全公证。2016年10月11日，该公证处公证人员与申请人的代理人一起来到六盘水市，公证人员使用携带的照相机对“西侧与内环快线交汇处开始至东侧与机场高速交汇处结束”这一路段（以下简称涉案路灯）的路灯及现状进行拍照，该道路上共有806根双灯头路灯，75根单灯头路灯，总计1687盏灯头。2016年10月19日，江苏省南京市钟山公证处作出（2016）宁钟证经内字第3282号公证书。**认为，该公证书所附图片上显示的路灯即为本案被诉侵权产品。

（三）有关被诉侵权产品的采购安装情况的事实

2013年3月5日，贵州省六盘水市城市管理局作为发包人，中项建控股（集团）有限公司、大胜公司、西南研究院作为承包人签订《建设工程施工合同》，约定由中项建控股（集团）有限公司、大胜公司、西南研究院联合承包“六盘水市中心城区景观改造工程——路灯改造项目”，承包人作为投标联合体的牵头人与发包人签订本合同。庭审中，城开公司、大胜公司、西南研究院均确认涉案路段路灯改造工程系由其三方承包建设。

2013年4月15日，中项建控股（集团）有限公司作为需方与飞花公司作为供方签订《六盘水市中心城区景观工程路灯改造项目路灯采购合同》，约定需方向供方采购“12米路灯-1”350套，单价4000元，总价140万元；“12米路灯-2”550套，单价4000元，总价220万元，两产品合计总价360万元，型号及规格见合同附件。同时约定：合同签订后3天内，支付预付款30%，供方分批分次货到需方指定工地现场验收合格后付60%，（支付前供方提供合同总价100%的增值税发票），余款10%作为质量保证金，待质保期满时一次支清。合同附件1、附件2为两款路灯的设计图纸，下方标注：飞花公司。

2013年5月6日，中项建控股（集团）有限公司作为需方与飞花公司作为供方签订《六盘水市中心城区景观工程路灯改造项目10ｍ双杆单臂灯、中杆灯采购合同》，约定需方向供方采购“10ｍ双杆单臂灯”81套，单价4000元，总价324000元，“七头中杆灯”23套，单价6200元，总价466600元，型号及规格见合同附件。合同附件1、附件2为10ｍ双杆单臂灯的设计图纸，下方标注：飞花公司。

2013年5月13日，中项建控股（集团）有限公司作为需方与飞花公司作为供方签订《六盘水市中心城区景观工程路灯改造项目路灯采购合同》，约定需方向供方采购“12米路灯-2”14套，单价4000元，总价5.6万元；型号及规格见合同附件。合同附件1、附件2为路灯的设计图纸，下方标注：飞花公司。

2013年5月17日，飞花公司向中项建控股（集团）有限公司开具前述合同项下金额的增值税发票。

2017年11月9日，中项建控股（集团）有限公司变更企业名称为“城开公司”。

庭审中，各方确认被诉侵权产品对应的即为前述合同项下的“12米路灯-1”、“12米路灯-2”、“10m双杆单臂灯”，其中，“12米路灯-1”、“12米路灯-2”为双灯头，“10m双杆单臂灯”为单灯头。

（四）与案件有关的其他事实

庭审中，城开公司、大胜公司、西南研究院向本院提交《久明灯饰》宣传册一本，该宣传册封面有飞花公司及高邮市久明灯饰制造厂字样，第126页载有型号为“DLD-317”、“DLD-318”、“DLD-319”、“DLD-320”的产品图片。飞花公司成立于204年2月6日，注册资本人民币3088万元。

**为本案维权进行了公证并聘请律师出庭。

本院认为，本案双方当事人争议的焦点主要是：一、原告**主体是否适格；二、**的起诉是否超过诉讼时效；三、被诉侵权设计是否落入授权外观设计的保护范围；四、四被告是否实施了侵权行为；五、如构成侵权，四被告应当承担的民事责任。

关于争议焦点一，涉案专利的专利权人自2014年7月24日变更为**，且原权利人出具《专利转让补充说明》，约定：专利权转让完成后，**有权以自己的名义，以及委托任何第三方，针对发生于任何时间之侵犯该专利权的行为开展维权行动。故针对本案被控侵权行为，**有权以自己的名义提起诉讼。飞花公司认为原告**主体不适格的抗辩缺乏法律依据，本院不予支持。

关于争议焦点二，《中华人民共和国专利法》第六十八条规定：“侵犯专利权的诉讼时效为二年，自专利权人或者利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算。”本案中，授权外观设计专利有效期至2016年3月27日，原告**发现侵权行为时，即2016年10月9日，授权外观设计专利目前虽超过有效期限，但根据在案证据，本案被控侵权行为发生时间是在2013年5月，当时授权外观设计专利仍处于有效期内，从**得知被控侵权行为的时间至其提起诉讼，并未超过二年。故**作为涉案外观设计专利权人，其享有的权利应受法律保护，飞花公司认为**起诉不符合法定时效的理由不能成立，本院不予支持。

关于争议焦点三，本案中，尽管**未提供被诉侵权产品实物，但其已对被诉侵权产品进行了证据保全公证，经公证取得的照片亦能清晰表现被诉侵权产品的设计特征和整体视觉效果，可以进行外观比对。城开公司、大胜公司、西南公司关于本案缺乏实物、无法比对的抗辩理由，本院不予支持。

《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条规定：”在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围”；第十条规定：”人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似。”本案中，被诉侵权产品与涉案外观设计专利产品相同，均为路灯类产品，因此，关键问题是对于一般消费者而言，被诉侵权设计与授权外观设计是否相同或者近似。

认定授权外观设计产品正常使用时容易被直接观察到的部位，应当以一般消费者的视角，根据产品用途，综合考虑产品的各种使用状态。本案中，首先，授权外观设计是路灯类产品外观设计，路灯的一般消费者应当对路灯类产品现有设计、惯常设计及常用设计手法具有常识性了解，且对该类产品形状、图案、色彩具有一定的分辨力。其次，在针对授权外观设计的无效宣告请求审查程序中，国家知识产权局专利复审委员会作出第29824号决定（以下简称第29824号决定），认定：“对于路灯的一般消费者而言，在路灯类产品的现有设计中，整体形状近似椭圆球形、卵形的路灯灯具是较为常见的设计，在灯具底面设置发光区以便于更好地照明道路也是该类产品的常见设计。而灯具背面的壳体以及底面的形状以及图案可以有多种不同的设计形式，上述不同的设计形式可能导致灯具的整体形状产生变化，进而对灯具的整体视觉效果产生显著影响。”可见，授权外观设计中灯具背面的壳体、底面的形状以及图案均应作为容易被直接观察到的部位予以考虑。

本案中，专利权人**并未将授权外观设计的设计特征记载在简要说明中，其在庭审中主张涉案专利的整体形状为授权外观设计的设计特征。第29824号决定认定，授权外观设计与对比设计证据2相比：“授权外观设计灯具整体形状近似椭圆球形，两端部较尖；灯具背部轮廓呈弧形，灯具背面从灯尾一直延伸至灯头具有一呈翼翅状的设计，该形状设计略凸出于灯具背面，将灯具背面分割成不同的形状区域；灯具底面呈较缓的波浪状面，底面具有一近似椭圆形的发光区，该发光区被灯具背面包裹，未凸出于灯具底面轮廓，灯具尾部有一向上翻边的设计，底面具有一电源安装孔，邻进电源安装孔处具有竖条纹状的设计。”由此可以推定，灯具背部的弧形轮廓、翼翅状的设计、灯具底面椭圆形的发光区、灯体尾部竖条纹状等特征是授权外观设计不同于现有设计的区别设计特征。上述设计主要集中在灯具背面的壳体、灯具底面的形状以及图案上，属于容易被直接观察到的部位，在对整体视觉效果进行综合判断时，上述部位上的设计均应予以重点考查。经审查，被诉侵权设计与授权外观设计相比：1.从主视图比对，被诉侵权设计与授权外观设计的主视图整体均呈头尾较尖，中部较宽的流线体设计，灯体头部有一平滑的线条向尾部延伸，在灯体中后部向灯体顶部回折，整体看来，该线条与灯体的流线外形结合，共同在灯体上形成了一块类似尖橄榄型的图案；2.从仰视图比对，被诉侵权设计与授权外观设计整体形状均呈橄榄型，发光区域有类似皮鞋前掌形状的图案设计，在灯体尾部均有若干装饰性的线条。可见，两者均具有灯具背部的弧形轮廓、翼翅状的设计、灯具底面椭圆形的发光区、灯体尾部竖条纹状等设计特征，两者在整体视觉效果和设计风格上近似，而且上述部位属于容易被直接观察到的部位。虽然授权外观设计与被诉侵权设计相比，在产品侧面增加了卡口、灯具底面的线条设计上存在着部分差异，但是这些差异都属于局部的细微差异，对整体视觉效果影响不大。综上，授权外观设计与被诉侵权设计整体视觉效果上无实质性差异，两设计构成近似。即被诉侵权产品已落入专利号为ＺＬ20063008××××.4的“路灯灯具（ＰＶ-1单光源）”外观设计专利权的保护范围。

关于争议焦点四，庭审中，**主张城开公司、大胜公司、西南研究院实施了销售侵权产品的行为，飞花公司实施了制造侵权产品的行为。本案中，根据涉案《建设工程施工合同》，可以证明贵州省六盘水市城市管理局于2013年3月通过招标确定涉案路段的路灯改造项目由城开公司、大胜公司、西南研究院作为联合体共同承包，因此，对于作为侵权产品的使用者贵州省六盘水市城市管理局而言，侵权产品系由城开公司、大胜公司、西南研究院作为一个整体共同提供，故本院认定城开公司、大胜公司、西南研究院系侵权产品的销售方，其共同实施了销售行为。

至于飞花公司是否实施了制造侵权产品的行为，本院分析如下：首先，飞花公司与城开公司签订的三份《路灯采购合同》均附有侵权产品的设计图，且在设计图下方标注了飞花公司的企业名称，故按常理推断，飞花公司系该侵权产品图纸的制作者；其次，城开公司、大胜公司、西南研究院提供的《久明灯饰》宣传册中明确记载有与侵权产品外观一致的产品宣传图，而该宣传册首页载有飞花公司的企业名称，在飞花公司未能举出相反证据推翻的情形下，亦可推定涉案路灯来源于飞花公司；再次，飞花公司在庭审中陈述其在与城开公司签订合同后，将产品图纸提供给案外人夏辉，要求夏辉按照图示样式生产涉案路灯，该行为属于定制行为，亦构成专利法上的制造行为;最后，飞花公司亦未举证证明涉案产品的设计图纸来源于何处。综上，本院认定飞花公司实施了制造侵权产品的行为。

关于争议焦点五，**在本案中没有请求停止侵权，其主张各被告应承担赔偿经济损失的民事责任。本院认为，城开公司、大胜公司、西南研究院未经专利权人许可，为生产经营目的销售侵权产品构成侵权。根据《中华人民共和国专利法》第七十条之规定“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。”本案中根据城开公司、大胜公司、西南研究院提供的购销合同及商业发票等证据，可以证明其销售的侵权产品系飞花公司提供，在**未举证证明城开公司、大胜公司、西南研究院明知是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品的情况下，本院认定城开公司、大胜公司、西南研究院合法来源抗辩成立，城开公司、大胜公司、西南研究院无须就其涉案销售行为承担赔偿责任。

飞花公司未经专利权人许可，为生产经营目的制造侵权产品构成侵权。飞花公司虽提出合法来源的抗辩，但其并不具备法定的免除赔偿责任条件，其关于不应承担赔偿责任的主张没有事实和法律依据，本院不予支持。

《中华人民共和国专利法》第六十五条规定：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。”本案中，**没有主张按照其因侵权所受损失或者侵权人因侵权所获利益来计算其经济损失，而主张按照其证据保全中清点的路灯盏数（1687盏）以及其与案外人棱光公司签订的《专利实施许可合同》约定的专利许可费乘以3倍来计算其经济损失。对此，本院认为，在本案中，**提交其与案外人棱光公司签订的专利许可合同以及支付相关许可费的证据，但是**并未提交棱光公司是否实际制造、销售涉案专利产品的证据，故仅凭现有证据难以确定该专利许可合同已经实际履行；其次，即使参照《专利实施许可合同》约定的专利许可费来确定侵害涉案专利权的损失赔偿数额时，也应注意正常许可与侵权实施的可比性，充分考虑正常许可与侵权实施在实施方式、时间和规模等方面的区别。本案中，**没有提供有关案外人棱光公司实际制造、销售专利产品的证据，故依据**提供的证据无法确定正常许可与侵权实施之间在实施方式、时间、规模、利润等方面的可比性，亦即无法参照专利许可合同中约定的专利许可使用费来确定赔偿数额。因此，**主张按照其与案外人棱光公司签订的《专利实施许可合同》约定专利许可费乘以3倍的方式来计算其经济损失，并不合理，本院不予支持。

因**提交的证据不足以证明其要求依据专利许可费的倍数来计算经济损失的合理性，本院综合考虑侵权行为的性质、主观过错程度、侵权人的经营规模、涉案专利的类型及授权时间等因素，同时结合以下事实确定**的经济损失及维权合理费用数额：1、涉案专利为外观设计专利，现已失效；2、飞花公司实施了制造侵权行为；3、**指控的被诉侵权路灯数量为1687盏；4、**虽未提交为制止侵权支出的合理费用相关单据，但其向公证机关申请办理证据保全公证，并委托专业律师出庭支持诉讼，均系客观事实，必然产生相应的费用支出。综合考虑上述因素，本院酌情判定飞花公司赔偿**经济损失以及维权合理费用合计120000元。**所主张赔偿数额超出上述金额的部分，本院不予支持。

综上，依照《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款、第六十五条、第六十八条、第七十条，《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条、第二十二条、第二十三条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第九条、第十条、第十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：

一、被告江苏省飞花灯饰制造有限公司赔偿原告**经济损失及为制止侵权行为而支付的合理费用共计人民币120000元，于本判决生效之日起十日内履行完毕；

二、驳回原告**的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费人民币22606元，由被告江苏省飞花灯饰制造有限公司负担人民币11988元，原告**负担人民币10618元。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省高级人民法院，并向浙江省高级人民法院指定账号预交上诉案件受理费。对财产案件提起上诉的，案件受理费按照不服一审判决部分的上诉请求预交。在收到《上诉费用交纳通知书》次日起七日内仍未交纳的，按自动撤回上诉处理。浙江省高级人民法院户名、开户行、指定账号详见《上诉费用交纳通知书》。

审判长　　潘才敏

审判员　　黄斯蓓

审判员　　徐　雁

二〇一九年一月二十八日

书记员　　戴　精