某某、廊坊市某某土工程有限公司侵害发明专利权纠纷二审民事判决书

中华人民共和国最高人民法院

民 事 判 决 书

（2019）最高法知民终72号

上诉人（原审原告）：***。

委托诉讼代理人：高兵强。

委托诉讼代理人：苟红东。

上诉人（原审被告）：廊坊市***土工程有限公司。住所地：河北省廊坊市广阳区华夏铂宫1-1-502。

法定代表人：王文军，该公司总经理。

委托诉讼代理人：丁玲，北京恒理律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：甘肃第七建设集团股份有限公司。住所地：甘肃省兰州市城关区平凉路333号。

法定代表人：冯勇慧，该公司董事长。

委托诉讼代理人：卢崎，该公司职工。

委托诉讼代理人：冯言，甘肃鑫盾律师事务所律师。

上诉人***与上诉人廊坊市***土工程有限公司（以下简称仁达公司）、被上诉人甘肃第七建设集团股份有限公司（以下简称甘肃七建）侵害发明专利权纠纷一案，双方均不服甘肃省兰州市中级人民法院于2019年3月29日作出的（2018）甘01民初1116号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年6月7日立案后，依法组成合议庭，并于2019年8月8日对本案进行了询问。***的委托诉讼代理人苟红东，仁达公司的委托诉讼代理人丁玲，甘肃七建的委托诉讼代理人冯言到庭参加了询问。本案现已审理终结。

***上诉请求：改判原审判决第二项的赔偿金额为50万元。事实与理由：原审确定的15万元赔偿额不足以赔偿***的损失，也无法体现专利号为ＺＬ0213××××.5“钻孔高压喷射扩孔压灌混凝土异型桩成桩方法及所用装置”发明专利（以下简称涉案专利）的价值。本案应当适用《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第六十五条的规定计算损害赔偿，而且不管适用该规定中的何种计算方法，都应至少赔偿50万元。

仁达公司答辩称：仁达公司没有使用涉案专利方法，不存在侵权事实，而且***主张的损害赔偿计算方法也不能成立，仁达公司在涉案工程中获利不到10%。综上，请求驳回***的上诉请求。

甘肃七建答辩称：甘肃七建不存在侵权行为。甘肃七建与仁达公司签订的是工程分包合同，甘肃七建已经审查了仁达公司的施工资质，尽到了合理注意义务。

仁达公司上诉请求：撤销原审判决，改判驳回***的全部诉讼请求，一审、二审诉讼费用、保全费用由***承担。事实与理由：（一）原审法院确定的涉案专利保护范围错误，归纳的技术特征不全面。原审法院认定的涉案专利技术特征缺少了“使孔底直径扩大，然后再下落钻具至孔底”“在上提钻具的过程中，从钻头侧翼内侧的喷嘴中向桩孔的孔壁喷射高压介质，使桩孔局部孔径扩大”“并继续由钻头底部的出料口向孔内压灌混凝土”等技术特征，导致保护范围扩大。而且，涉案专利作为方法专利，是按一定步骤、条件或工序完成的，原审法院忽略了这些技术特征，使涉案专利保护范围进一步扩大。（二）***提供的现有证据无法证明仁达公司的施工方法使用了与涉案专利相同的方法。1.施工现场的照片只能证明仁达公司使用了长螺旋钻孔机，不能证明使用了涉案方法。2.施工图纸反映的是桩基位置、数量、桩位、桩基尺寸和适用的建筑行业国际标准、行业标准和地方标准。这些内容无法证明仁达公司使用了涉案方法。3.周秀东并非仁达公司的技术人员，其陈述的内容仅是对施工方法的大致描述，无法证明使用了涉案方法。4.施工合同约定施工效果符合《长螺旋钻孔压罐混凝土旋喷扩孔桩基础设计与施工技术规程》（以下简称《规程》），也不意味着仁达公司使用了涉案专利方法，只要符合验收标准即可。在此基础上，原审法院适用法律错误，以“基本相同”“实质包含或等同包含”的类推方式认定仁达公司构成侵权，违反了专利法第五十九条及《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条之规定。5.仁达公司使用的是现有技术，而非涉案专利。（三）***原告主体不适格，原审法院认定事实不清。首先，《专利实施许可合同》约定的被许可方是刘平而非***，且周茂胜作为涉案专利的共有人没有在许可合同上签字，该许可行为无效。其次，许可合同约定的使用费为80万元，而***仅支付了50万元，***未按约定及时付款，许可合同已自动解除。最后，派出所证明显示***具有两个身份证号码，刘平与***是否为同一人无法确认。

***答辩称：（一）***在原审程序中主张以权利要求1作为保护范围，因此，原审法院将权利要求1作为专利保护范围符合法律规定。（二）虽然照片显示的实物看不到施工步骤和施工过程，但是结合保全图片、施工图纸以及《规程》，可以证明仁达公司使用了涉案专利方法。（三）***原告主体资格适格，***在原审程序中提交了《专利实施许可合同》的原件，原审法院也进行了核实。（四）甘肃七建作为总承包方，属于间接使用了涉案专利方法，应当承担连带责任。综上，请求驳回仁达公司的上诉请求。

***向原审法院提起诉讼，原审法院于2018年10月8日立案受理。***起诉请求：1.判令仁达公司立即停止侵害专利号为ＺＬ0213××××.5“长螺旋钻孔压灌混凝土旋喷扩孔桩（简称ＷＺ桩）”发明专利；2.仁达公司赔偿***经济损失50万元，甘肃七建承担连带责任；3.本案诉讼费用及相关维权费用由仁达公司和甘肃七建承担。

原审法院认定事实：

一、涉案专利发明人是王景军和周茂胜，专利申请日是2002年7月19日，2006年1月11日被国家知识产权局授权公告。专利年费缴至2018年8月20日。

二、***明确主张以权利要求1确定专利保护范围。涉案专利权利要求1记载：钻孔高压喷射扩孔压灌混凝土异型桩成桩方法，其特征在于其成桩方法包含如下步骤：b、桩端扩大头，用长螺旋钻机钻孔至设计标高后，在提钻具时，从安装在钻头侧翼内侧的喷嘴中向桩孔底部的侧壁喷射高压介质，使孔底直径扩大，然后下落钻具至孔底，并通过中空的钻杆由钻头底部的出料口向桩孔内压灌混凝土；c、形成异型桩：在上提钻具的过程中，从钻头侧翼内侧的喷嘴中向桩孔的孔壁喷射高压介质，使桩孔局部孔径扩大，并继续由钻头底部的出料口向孔内压灌混凝土，形成异型桩。

三、专利权人王景军、周茂胜与刘平（***）于2014年10月31日签订专利实施许可合同，有偿排他许可***在甘肃省行政区划范围内实施涉案专利，许可期限自合同签订生效之日至专利有效期界满之日，合同有效期内专利许可使用费为80万元（不含税）。同时约定：发现第三方侵权时，合同双方均应及时制止或专利维权，被许可方应协助许可方的维权工作并承担合理费用（在被许可方范围内由被许可方实施）。2016年7月2日王景军、周茂胜向***签署授权委托书，授权***对甘肃省地区“长螺旋钻孔压灌混凝土旋喷扩孔桩（简称WZ桩）”一切侵权行为行使诉讼权。

四、黑龙江省地方标准《长螺旋钻孔压灌混凝土旋喷扩孔桩基础设计与施工技术规程》由黑龙江省质量技术监督局和黑龙江省住房和城乡建设厅于2008年9月4日联合发布，2008年10月1日实施。涉案专利权利人王景军和周茂胜作为该规程的主要起草人员，将涉案专利技术发明附条件披露使用。该规程前言记载：“长螺旋钻孔压灌混凝土旋喷扩孔桩原称为‘钻孔高压喷射扩孔压灌砼异型桩’，专利号为‘ＺＬ0213××××.5’。专利持有人向规程发布机构承诺：同意使用者在合理合法的条件下，就使用专利授权许可进行协商，为此，专利权人声明在本规程的发布机构备案。”《规程》第八页第3.4.6～3.4.9小节记载了“桩的构造”所涉“扩底”相关特征值。

五、涉案工程泾川万美家园住宅小区项目5#、6#、7#、8#楼及所属地下车库工程由发包人甘肃七建与承包人仁达公司于2018年9月20日签订专业分包合同，承包范围为5#、6#、7#、8#楼及所属地下车库所有井桩成孔（包括钢筋笼制作安装及砼浇筑，砼及钢筋由发包人提供，承包人提供电焊机、焊条及铁丝等辅材），设计要求为：本工程桩基设计等级为甲级，桩采用长螺旋钻孔压灌砼旋喷扩孔基础，桩长约10-12米，以4层泥质砂岩层为持力层，桩端进入持力层不得小于1米，桩直径及桩间距详见图纸标注，桩长以进入泥质砂岩层大于1米为主要控制指标，10米桩长为参考指标。适用标准包括《规程》。施工过程中，***负责平凉地区的业务经理发现仁达公司使用了其在甘肃省内已获排他许可的涉案专利技术进行施工，故诉至原审法院。

原审法院认为，案件的争议焦点是：1.仁达公司施工方法是否构成对***依法享有的涉案专利排他许可使用权的侵害。2.如构成侵权，民事责任如何承担。

关于是否构成专利侵权的问题。涉案专利在专利权的保护期限内，缴费正常，该专利权应当受到法律保护。本案中，***主张以权利要求1确定保护范围。根据涉案专利权利要求整体技术方案的发明目的和所能实现的技术效果，划分涉案专利特征如下：1.采取长螺旋钻机进行钻孔，钻机向地下钻孔至设计标高；2.钻机钻头侧翼内安装有喷嘴；3.提钻时通过喷嘴喷射高压介质使孔底直径扩大；4.安装有中空的钻杆并通过钻头底部的出料口向桩孔内压灌混凝土形成桩端扩大头；5.上提钻具时再次通过钻头侧翼喷嘴向孔壁喷射高压介质最终形成异型桩。

结合证据保全照片、施工图纸、周秀东询问笔录以及当事人陈述，被诉侵权施工方法的显著技术特征为：按照施工图纸要求，将注浆管连接在钻具的钻杆外壁上，采取长螺旋钻机进行钻孔旋转喷扩技术，启动混凝土泵泵送混凝土，下钻至设计孔深，边提边灌混凝土至设计标高后停止注浆，插入钢筋笼扶正后凝固形成异型桩。再结合甘肃七建与仁达公司建设工程施工专业分包合同的工程质量关于适用标准、规范的约定，将《规程》作为地下车库井桩成孔的验收标准，而该技术规程的主要内容包括涉案专利的设计、施工、工程质量检查及验收标准，可以认定被诉桩基采用的施工方法的技术特征是基于与涉案专利设备基本相同的技术构思，以基本相同的手段采用了基本相同的设计，在功能和效果上实现了基本相同的技术目的，实质包含或等同包含了涉案专利设备的必要技术特征，与涉案专利权利要求1记载的五个技术特征能够对应，构成等同特征，被诉侵权施工方法落入了***主张的专利权保护范围，侵害了涉案专利的专有权，应当承担立即停止侵权并赔偿损失的法律责任。

关于甘肃七建应否承担责任的问题，审查建设工程施工专业分包合同，作为涉案工程的发包方，在对建筑施工中所使用技术规程涉及专利的许可使用情况时，未取得专利权人的同意进行使用，未尽到合理注意义务，因此，甘肃七建应当与仁达公司承担连带责任。

关于赔偿损失及数额认定。专利法第六十五条第一款规定，侵犯专利权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。在甘肃七建与仁达公司建设工程施工专业分包合同中约定的合同价款为933060元。根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节及原告维权成本，合理确定本案赔偿数额。

原审法院判决：（一）仁达公司立即停止使用专利号为ＺＬ0213××××.5，名称为“钻孔高压喷射扩孔压灌混凝土异型桩成桩方法及所用装置”现名称“长螺旋钻孔压灌混凝土旋喷扩孔桩（简称ＷＺ桩）”的发明专利；（二）仁达公司赔偿***经济损失150000元，于判决生效之日起十日内付清；（三）甘肃七建对以上赔偿责任承担连带责任；（四）驳回***的其他诉讼请求。案件受理费8800元、保全费5000元共计13800元，由仁达公司负担。

本院二审期间，***为证明其原告主体资格适格，向本院提交了户口页，王景军、周茂胜签署的授权书。仁达公司对证据的真实性没有异议，但认为户口页上的“刘平”二字系手工添加，不能确认是否为公安机关添加；授权书只有王景军、周茂胜的签章，没有本人签字，不能确认是否为两人的真实意思表示。甘肃七建对证据的真实性、证明目的均不予认可。本院认证认为，上述证据复印件与原件一致，可以证明刘平系***的曾用名，***取得了涉案专利权利人的授权。

仁达公司为证明其使用的是现有技术，向本院提交了两份证据：申请号为89200369.3的实用新型专利、申请号为02103855.4的发明专利。***对证据的真实性没有异议，但不认可其证明目的，也不能确定仁达公司使用的是哪一份现有技术。甘肃七建认可该证据的真实性、合法性和关联性。本院认证认为，***、甘肃七建对上述证据的真实性无异议，本院对其真实性予以确认，与案件的关联性将结合争议焦点予以评述。

甘肃七建为证明仁达公司符合施工资质，甘肃七建已经尽到合理注意义务，向本院提交了仁达公司的营业执照和建筑业企业资质证书。***和仁达公司对证据的真实性没有异议。本院认证认为，***、甘肃七建对上述证据的真实性没有异议，本院对其真实性予以确认。

本院另查明，2013年12月18日，周茂胜出具《授权委托书》，将其与王景军共有的涉案专利，授权王景军全权处理使用、维权等事宜。2014年10月31日，专利权人王景军、周茂胜与刘平（***）签订专利实施许可合同，有偿排他许可刘平（***）在甘肃省行政区划范围内实施涉案专利，该合同上有王景军的签名。

2014年11月20日、3月16日，***先后分两笔共计向王景军支付了专利费80万元。

二审庭审中，***确认仁达公司与其在同一个工地施工，地基的施工图纸亦相同。

本院经审查认为，本案的争议焦点问题是：***原告主体资格是否适格；仁达公司的施工方法是否落入了涉案专利保护范围；民事责任的承担。

（一）关于***的原告主体资格是否适格的问题

根据***提交的其本人的户口页、凤翔县公安局南指挥派出所《公民身份证号码重错更正证明》，可以确认刘平系***曾用名。根据周茂胜出具的《授权委托书》，以及王景军、周茂胜与刘平（***）签订的《专利实施许可合同》，可以确认涉案专利权人王景军、周茂胜于2014年10月31日，有偿排他许可刘平（***）在甘肃省内实施涉案专利，并授权其可以针对甘肃省内的专利侵权行为进行维权。因此，***根据专利权人的授权提起本案诉讼符合法律规定。仁达公司关于《专利实施许可合同》的被许可方是刘平而非***、《专利实施许可合同》只有王景军的签名因而合同应属无效的上诉主张，本院不予支持。另外，根据本院查明的事实，2014年11月20日和2015年3月16日，***先后分两笔共计向王景军支付80万元专利费，履行了合同约定的付费义务，涉案合同合法有效，仁达公司关于***未按约定及时支付专利费，涉案合同已自动解除的上诉主张不能成立，本院亦不予支持。

（二）关于仁达公司的施工方法是否落入涉案专利保护范围的问题

根据专利法及相关司法解释规定，发明专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用以解释权利要求的内容。人民法院应当根据权利人主张的权利要求确定专利权的保护范围，如果被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。

本案中，***主张以权利要求1确定专利权的保护范围。原审法院据此认定涉案专利的技术特征包括：1.采取长螺旋钻机进行钻孔，钻机向地下钻孔至设计标高；2.钻机钻头侧翼内安装有喷嘴；3.提钻时通过喷嘴喷射高压介质使孔底直径扩大；4.安装有中空的钻杆并通过钻头底部的出料口向桩孔内压灌混凝土形成桩端扩大头；5.上提钻具时再次通过钻头侧翼喷嘴向孔壁喷射高压介质最终形成异型桩。仁达公司主张原审法院对技术特征的分解有误、遗漏了部分技术特征，导致侵权比对结论错误。本院认为，涉案专利权利要求1限定了一种钻孔高压喷射扩孔压灌混凝土异型桩成桩方法，具体包括步骤b桩端扩大头和步骤c形成异型桩两个步骤。其中步骤b桩端扩大头的细分技术特征为：1.用长螺旋钻机钻孔至设计标高；2.提钻具时，从安装在钻头侧翼内侧的喷嘴中向桩孔底部的侧壁喷射高压介质，使孔底直径扩大；3.下落钻具至孔底，并通过中空的钻杆由钻头底部的出料口向桩孔内压灌混凝土。步骤c形成异型桩的细分技术特征为：1.上提钻具的过程中，从钻头侧翼内侧的喷嘴中向桩孔的孔壁喷射高压介质，使桩孔局部孔径扩大；2.由钻头底部的出料口向孔内压灌混凝土，形成异型桩。步骤b和步骤c两者都是涉案专利成桩方法中不可缺少的步骤，且存在先后顺序，在确定涉案专利保护范围时应当予以考虑。原审法院在对权利要求1的技术特征进行分解时采用概括归纳的方式，未严格根据权利要求1的两个步骤进行具体分解，对于具体技术特征的认定有误，本院予以纠正。

二审中，***确认仁达公司与其在同一个工地施工，地基的施工图纸亦相同。该施工图纸明确了如下内容：1.钢筋混凝土桩的结构和尺寸，载明了施工工艺要求。2.桩端具有扩大头，但未记载桩端扩大头的施工步骤，也没有标明该步骤中技术特征2喷嘴的位置。3.桩身不存在异型桩。双方当事人均对此予以确认。结合原审的其他证据，施工现场照片显示了一台长螺旋钻孔机的上部结构和施工地面的钻孔，但仅凭照片中的设备无法确定仁达公司使用了涉案专利方法。施工日志记录了仁达公司采用长螺旋钻打桩孔，但没有记录具体的施工步骤和成桩方法。周秀东的询问笔录描述了施工现场的成桩方法，包括形成桩端扩大头的步骤，与涉案专利步骤b的3个技术特征基本相同，但未提及该步骤中技术特征2喷嘴的位置，也未涉及在桩端扩大头之外形成异型桩的步骤。因此，综合本案的在案证据可以认定仁达公司的桩基施工方法缺乏步骤c形成异型桩的步骤。故仁达公司的施工方法没有落入涉案专利的保护范围，原审法院对此认定有误，本院予以纠正。仁达公司关于其没有使用涉案专利方法的上诉主张成立，本院予以支持。

关于***认为仁达公司是按照《规程》的标准进行设计和施工因而构成侵权的主张。经审查，该《规程》是在长螺旋钻孔压灌混凝土旋喷扩孔桩施工基础上，经过广泛总结、讨论、修改形成的地方规程，图3.4.9披露了由桩端扩大头和桩身构成的WZ桩构造；第2.1.2小节、第4.3节描述了WZ桩的施工步骤、工序，但未公开喷嘴的位置；第4.3.4小节“旋喷扩孔”是对旋喷工艺的概括性描述，并未涉及在桩端扩大头之外形成异型桩的步骤。结合本案的其他证据不能得出实施《规程》就等于实施涉案专利方法的结论，也不能认为符合《规程》的要求就一定实施了涉案专利方法，***的相关主张缺乏事实依据，本院不予支持。

此外，关于仁达公司提出的现有技术抗辩问题。由于仁达公司的施工方法没有落入涉案专利的保护范围，故对其关于现有技术抗辩的主张，本院不再审查。

（三）关于民事责任的承担问题

由于侵权不成立，仁达公司与甘肃七建不需要承担侵权责任，***的全部诉讼请求应予驳回，其关于原审赔偿数额过低的上诉主张，本院亦不予支持，原审法院对此认定有误，本院予以纠正。

综上，***的上诉请求不能成立，本院不予支持。

仁达公司的部分上诉请求成立，本院予以支持。原审法院认定事实不清、适用法律不当，应予改判。依照《中华人民共和国专利法》第五十九条第一款、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项之规定，判决如下：

一、撤销甘肃省兰州市中级人民法院（2018）甘01民初1116号民事判决；

二、驳回***的诉讼请求。

一审案件受理费8800元、保全费5000元，二审案件受理费9850元，合计23650元，由***负担。

本判决为终审判决。

审判长　朱　理

审判员　傅　蕾

审判员　张晓阳

二〇一九年九月二十九日

法官助理宾岳成

书记员谢思琳

裁判要点

案　　号

(2019) 最高法知民终72号

案　　由

侵害发明专利权纠纷

合 议 庭

审判长：朱理

审判员：傅蕾、张晓阳

法官助理：宾岳成

书记员：谢思琳

裁判日期

2019年9月29日

涉案专利

“钻孔高压喷射扩孔压灌混凝土异型桩成桩方法及所用装置”发明专利（ZL0213……）

关 键 词

发明；全面覆盖；技术特征分解；缺少技术特征

当 事 人

上诉人（原审原告）：***；

上诉人（原审被告）：廊坊市***土工程有限公司；

被上诉人（原审被告）：甘肃第七建设集团股份有限公司。

裁判结果

判决：一、撤销甘肃省兰州市中级人民法院（2018）甘01民初1116号民事判决；二、驳回***的诉讼请求。

原判决主文：一、仁达公司立即停止使用专利号为ZL0213……，名称为“钻孔高压喷射扩孔压灌混凝土异型桩成桩方法及所用装置”现名称“长螺旋钻孔压灌混凝土旋喷扩孔桩（简称WZ桩）”的发明专利；二、仁达公司赔偿***经济损失150000元；三、甘肃七建对以上赔偿责任承担连带责任；四、驳回***的其他诉讼请求。

涉案法条

《中华人民共和国专利法》第五十九条第一款；

《最高人民法院关于审理侵犯专利纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条。

法律问题

技术特征的分解和比对

裁判观点

1.原审法院在对权利要求1的技术特征进行分解时采用概括归纳的方式，未严格根据权利要求1的两个步骤进行具体分解，认定有误。

2.根据本案证据，可以认定仁达公司的桩基施工方法缺乏步骤c形成异型桩的步骤，未落入涉案专利的保护范围。

注：本摘要并非判决书之组成部分，不具有法律效力。