山东银盾金属制品有限公司、江苏警某某科技有限公司（原江苏中正警某某研制开发有限公司）侵害商标权纠纷二审民事裁定书

山东省高级人民法院 民 事 裁 定 书 （2018）**终1600号 上诉人（原审被告）：山东银盾金属制品有限公司。住所地：山东省德州市庆云县****云大道西侧、京博加油站南侧。 法定代表人：***，董事长。 委托诉讼代理人：***，山东居高律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：江苏警**科技有限公司（原江苏中正警**研制开发有限公司）。住所地：江苏省南京市江宁区横溪红旗社区局局新***室。 法定代表人：徐竑，总经理。 委托诉讼代理人：***，江***律师事务所律师。 上诉人山东银盾金属制品有限公司(以下简称山东银盾公司)因与被上诉人江苏警**科技有限公司（以下简称江苏警**公司）侵害商标权及不正当竞争纠纷一案，不服山东省德州市中级人民法院（2018）鲁14民初47号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭进行了审理，现已审理终结。 山东银盾公司上诉请求：撤销一审判决，驳回江苏警**公司的起诉，一、二审诉讼费用由江苏警**公司负担。事实和理由：涉案商标已被商标评审委员会宣告无效，山东银盾公司的行为并不构成侵权，江苏警**公司诉山东银盾公司侵害商标权的权利基础丧失，故本案应驳回江苏警**公司的起诉。 江苏警**公司未提交答辩意见。 一审法院认定事实： 一、江苏警**公司及“警**”商标的注册 2012年2月21日，在第12006986号“警**”注册商标申请注册前，案外人***即与连云港市公安局指挥中心签订《便民警**约定》，由其免费为连云港市公安局提供便民警**，约定中使用了“便民警**”名称。2012年3月7日，***向国家知识产权局申请了名称为“具备存取款功能的警务亭”实用新型专利，2012年10月31日授权公告，专利号ＺＬ20122008××××.5，权利要求载明“一种具备存取款功能的警务亭，包括有警务室，其特征在于还包括有与警务室固定连接的金融自助服务区”。 2012年11月9日，江苏中正警**研制开发有限公司（以下简称中正警**公司）设立，法定代表人***（现为徐竑），经营范围包括警**的研发、销售、安装及相关的技术服务；广告设计、制作、发布；网络设备、通讯器材销售；机电设备销售、安装；自有房屋租赁；计算机系统集成等。同月，中正警**公司与连云港市公安局签订《协议书》向其免费赠送警**，协议中多次使用了“警**”来描述指称具备银行自助取款功能的警务治***。 2013年1月7日，中正警**公司向国家工商行政管理总局商标局申请注册第12006986号“警**”文字商标。2014年6月28日，国家工商行政管理总局商标局核准注册了上述商标，核定使用商品为第6类可移动金属建筑物、金属建筑物、金属耐火建筑材料、金属制简易小屋、喷漆用金属间、金属门、窗用铁制品，注册有效期至2024年6月27日。 2017年10月17日，中正警**公司变更企业名称为江苏警**公司，经营范围变更为：结构性金属制品的技术研发、生产、销售及安装；广告设计、制作、发布（许可经营项目除外）；办公设备、文化用品、工艺品、网络设备、通讯器材的销售；机电设备销售、安装；路桥工程、室内装修工程施工；自有房屋租赁；餐饮管理；日用百货的销售。 二、涉案商标的使用、宣传和商品销售情况 根据江苏警**公司的宣传册及网站首页内容显示：在显著位置均使用了“警**”及R标识。江苏警**公司与全国各地多家公安局订立《赠送警**协议书》、《警**建设合作协议书》，与多家银行订立《警**（警务庭）建设服务合同》，对“警**”产品的设置、数量、维护、收益等进行了约定。江苏警**公司与多家银行签订《警**租赁合同》，分别约定了年租金及总租金，一间岗亭年租金为105000元-158000元不等。为证明上述合同的履行情况，江苏警**公司提交了合同，并提交了与苏州银行订立合同后的租金履行银行对账单及发票开具情况。 2014年，江苏警**公司与江都市宏通五金厂签订警**买卖合同，每台价格103500元，江都宏通五金厂通过银行转账的方式支付了合同价款。 为证明“警**”产品在全国范围的推广情况，江苏警**公司还提交了与不同主体签订的《警**项目合作协议》及《授权书》。 江苏警**公司被国家安防产品质量监督管理中心授予中国著名品牌、质量、服务、信誉AAA企业、全国安防质量信得过企业、全国安防十大用户满意品牌。 三、山东银盾公司及其被诉侵权行为 山东银盾公司成立于2015年1月27日，经营范围：ATM机防护舱、ATM机防护罩、卷帘门、联动门、***、保管箱、**、防尾随门、点钞机、叫号机、广告机、整体柜台、档案柜、密集柜、防盗门、监控设备、银行安防设备、智能公交候车亭、防爆膜、电子显示屏、防火门、电力器材、电子围栏*生产销售、安装、维修；安防工程*设计、施工；标牌*设计、生产、安装；计算机软件开发及销售；建筑智能化系统集成工程*设计、施工。 2016年12月19日，江苏警**公司指派其代理人***向江苏省南京市钟山公证处申请保全证据公证。当日，应***要求，公证处公证人员**、**公证处的电脑上连接互联网，对相关网页信息进行保全。对电脑作清洁处理后，在GoooleCrome浏览器地址栏输入www.baidu.com，进入百度搜索主页面，在页面搜索栏输入“山东银盾”，进入搜索结果页面，点击“山东银盾金属制品有限公司-**|警**|防护舱|大堂罩|**厂家|…”，地址栏显示网址为××，主页面下方导航栏中有“警**”字样并显示山东银盾金属制品有限公司企业介绍，点击导航中的“警**”，显示三款标注有“警**”字样的产品，同时在该网页下方显示“网页版权所有2016山东银盾金属制品有限公司鲁I**备15033665号-1”。2016年12月19日，江苏省南京市钟山公证处就上述保全事项出具了（2016）***经内字第4107号公证书。 经在ICP/IP地址/域名信息备案管理系统查询，网站首页网址××主办单位为山东银盾公司，网站备案/许可证号为鲁I**备15033665号-1。 四、山东银盾公司关于“警**”系通用名称的抗辩 山东银盾公司认为，“警**”三字是直接表示具备警察安保和自助存取款功能的警亭和**的功能、用途、系警亭和**组合后的简称，已经作为具备警察安保和存取款功能设备的通用名称。为此山东银盾公司提交了18份网络新闻（打印件）、9份在中国裁判文书网上公布的判决书以及受检单位为吉林省***能科技有限公司、检验单位为国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（北京）、公安部安全与警用电子产品质量检验中心的检验报告（复印件）、2013203735689多功能警**专利查询网络打印件，江苏警**公司未对上述证据的真实性予以认可，而且认为在上述证据真实的情况下，亦不能证明“警**”是产品的通用名称。 五、涉案商标的争议情况 2015年9月17日，案外人中国扬子集团滁州扬子门业有限公司针对涉案第12006986号“警**”文字商标，向商评委提出无效宣告请求。其主要理由为：“警**”为警亭和**的合称，或者为二者合并后的名称，属于商品的通用名称，并提交了相关证据。 2016年9月21日，商评委经审查作出商评字[2016]第0000080485号裁定书，认为申请人的证据多为百度、搜狐、网易等网站对文字“警**”的相关介绍和描述，在无其他官方等**资料相佐证的情况下不足以证明“警**”就是“可移动金属建筑物”等商品的通用名称；其使用在“金属门”等商品上，并未直接表示商品的功能、用途等特点。争议商标整体具有商标应有的显著特征，能够起到区分商品来源的作用。因此不构成《商标法》第十一条第一款第（一）、（二）项规定之情形，对争议商标予以维持。 2017年8月24日，山东银盾公司针对涉案第12006986号“警**”文字商标，向商评委提出无效宣告请求。其主要理由为：“警**”仅体现商品的通用名称、功能和用途，不能作为第6类金属建筑物、金属制简易小屋、可移动金属建筑物注册商标。目前尚在等待补正通知发文。 六、江苏警**公司要求赔偿损失的计算方式及维权合理费用 江苏警**公司在本案中主张的赔偿数额计算依据为其自身陈述的“警**”租赁年利润，即收入减去成本。具体为，根据江苏警**公司与苏州银行订立的《警**租赁合同》，“警**”产品年租金平均为136000元/座/年，根据江苏警**公司与江都市宏通五金厂签订的《警**买卖合同书》，“警**”产品售价为103500元/座，按5年计算平均成本为20700元/年（103500元÷5年），利润=收入-成本，即为115300元（1360000元-20700元）。 为证明因维权而支付的合理费用，江苏警**公司提交了江苏省南京市钟山公证处开具的1000元公证费发票，以及委托代理合同和5000元律师费发票。 另查明，一审法院在庭审中通过审判人员的手机登陆被告山东银盾公司官网，发现山东银盾公司仍在其官网使用“警**”三字为其产品进行宣传和推广。 一审法院认为，本案争议焦点为：一、本案应否中止审理；二、第12006986号“警**”注册商标中的“警**”一词是否属于通用名称，江苏警**公司是否有权主张该注册商标的专用权；三、山东银盾公司对“警**”的使用行为是否属于商标性使用，是否构成对涉案注册商标专用权的侵犯、是否构成不正当竞争行为；四、若山东银盾公司构成侵权或不正当竞争，应承担何种民事责任。 关于焦点一，本案应否中止审理。案涉商标曾被提出宣告无效申请，但商评委裁定诉争商标予以维持。山东银盾公司再次向商标评审委员会提出宣告无效申请，现仍在审查阶段。故“警**”注册商标仍是合法有效的商标，基于权利人的权利稳定性以及维权的时间成本考虑，本案不宜中止，应当继续审理。如果“警**”商标被撤销或被认定无效，当事人可以依据新出现的证据，申请改判。 关于焦点二，第12006986号“警**”注册商标中的“警**”一词是否属于通用名称，江苏警**公司是否有权主张该注册商标的专用权。 通用名称是指为国家或某一行业所共用的，反映一类商品、服务与另一类商品、服务之间根本区别的法定的或者约定俗成的商品或服务名称。其中，法定的通用名称一般是指法律规定或者国家标准、行业标准确定的商品或通用名称；约定俗成的通用名称则指相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品或服务的名称。根据我国《商标法》的相关规定，显著性是商标获准注册的前提条件，仅有商品通用名称的标志，除非经过使用取得显著特征且便于识别外，不得作为商标注册。但商标具有描述性要素，不等于该描述方式系商标核定使用商品或服务的唯一描述方式，也不当然意味着商标成为通用名称。在商标权民事纠纷案件中，对于已经核准注册的商标，当事人若主张该商标属于通用名称或其是在通用名称意义上使用该商标或商标构成要素的，其对此应负有举证责任。 就本案而言，首先，江苏警**公司对“警**”涉案商标的使用较早。早在2012年，江苏警**公司与连云港市公安局签订《协议书》时，即使用了“警**”来描述指称具备银行自助取款功能的警务治***，而对该种商品的描述指称并非唯一，亦可称之为“***”、“警务岗亭”、“自助**”、“警银便民亭”等。其次，江苏警**公司主张权利的涉案商标已经于2013年申请并于2014年6月核准注册。此后，经过江苏警**公司的经营、推广、使用和宣传，其在第6类可移动金属建筑物、金属制简易小屋等商品上经营情况良好，相应的“警**”注册商标具有了一定的知名度，商标的显著性亦随商品的经营、推广而得以增强。再次，在本案的审理过程中，案外人虽然向商评委提出了涉案商标的通用名称无效宣告，但经过商评委的审查，认为“警**”注册商标具有商标应有的显著特征，并不构成《商标法》第十一条第一款第（一）、（二）项规定之情形而予以维持。第四，山东银盾公司提交的证据并不足以证明“警**”属于行业通用名称。本案中，“警**”并非具备银行自助取款功能的警务治***的唯一名称，山东银盾公司提交了互联网上的搜索查询结果、各地法院判决以及产品检验证明，然而该种搜索查询仅仅简单的表明有的企业和某些法院在判决文书中同样使用了“警**”进行介绍和描述相同或类似商品，但并未有经过相应国家标准、行业标准的确定、**数据资料的证实或者合理方式的科学论证，认定涉案商标已经成为可移动金属建筑物等商品行业内约定俗成的通用名称。故“警**”词汇在可移动金属建筑物等商品的行业领域内作为商标标识的意义和识别度要明显强于其本身的描述性含义。且商评委也认为“警**”具有商标应有的显著特征，能够起到区分商品来源的作用。因此，对于山东银盾公司主张“警**”属于通用名称的辩称，一审法院不予支持。江苏警**公司有权主张其有效注册商标的专用权。 关于焦点三，山东银盾公司对“警**”的使用行为是否属于商标性使用，是否构成对涉案注册商标专用权的侵犯、是否构成不正当竞争行为。 首先，《中华人民共和国商标法》（以下简称商标法）第四十八条规定，本法所称的商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装以及商品交易文书上或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。在网络媒介上使用商标标识，使相关公众对商标所标识的商品或服务的来源、提供者有所认识的，可以认定为属于商标的使用。根据本案查明的事实，山东银盾公司在其经营的公司网站上对其自身及可移动金属建筑物商品进行商业推广宣传时，使用了“警**”字样，足以起到标识商品来源的作用，属于商标性使用。对于山东银盾公司提出其“使用行为是对商品名称的描述，而非作为商标使用”的辩称，因“警**”词汇非商品通用名称，一审法院不予支持。第二，江苏警**公司系第12006986号“警**”注册商标权利人，该注册商标专用权处在保护期限内，应当受到法律保护。本案中，江苏警**公司早在2013年即申请了“警**”文字商标，并在其经营活动中通过不断地使用、推广和宣传，使广大市场主体知晓并认可了江苏警**公司的产品及涉案商标。从江苏警**公司与各地公安及银行签订的合同来看，涉案“警**”商标的显著性与辨识度随着相关市场的扩张而不断增强。第三，商标法第五十七条第一项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的属侵犯注册商标专用权。山东银盾公司使用“警**”字样与第12006986号“警**”注册商标排列、读音、含义均与涉案商标相同，因山东银盾公司使用“警**”字样的产品与江苏警**公司第12006986号“警**”注册商标核定使用产品属同一商品，故山东银盾公司的上述行为属于在同一种商品上使用与江苏警**公司注册商标相同的商标，侵害了江苏警**公司第12006986号“警**”注册商标专用权。 对于江苏警**公司提出山东银盾公司的其他行为系《反不正当竞争法》第六条规定的混淆行为，一审法院认为，首先，《反不正当竞争法》第六条第二项规定，擅自使用他人有一定影响的企业名称（包括简称、字号等）、社会组织名称（包括简称等）、姓名（包括笔名、艺名、译名）等引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的，属于混淆行为，根据江苏警**公司的诉讼请求，其认为山东银盾公司擅自使用其企业名称的行为构成不正当竞争。根据上述法律及司法解释的规定，判断山东银盾公司是否实施了擅自使用该字号进而构成不正当竞争行为之前，首先需要判断江苏警**公司使用的“警**”字号在山东银盾公司使用之前，是否已经成为了具有一定市场知名度、为相关公众所知悉的字号。现有证据不能证明“警**”三个字作为江苏警**公司的字号已经具备一定市场知名度、为相关公众所知悉的程度。其次，反不正当竞争法与其他知识产权法的有关规定构成特别法与一般法的关系，在这种情况下，相关的内容同时属于其他知识产权法和反不正当竞争法的调整范围，但是要么是法律明文规定了其他知识产权法的优先适用，要么是按照不同法律规定的属性和法律适用原理能够判断出存在特别规定与一般规定的关系，不论属于哪一种情形，按照特别法优于一般法的法律适用规则，都不能适用反不正当竞争法。本案中，“警**”三字为江苏警**公司的注册商标，商标法对注册商标的保护做出了详细和专门的规定，再援引《反不正当竞争法》保护已无必要。因此，对于江苏警**公司的此项诉讼主张，一审法院亦不予支持。 关于焦点四，若山东银盾公司构成侵权或不正当竞争，应承担何种民事责任。 山东银盾公司在其公司网站上使用“警**”字样对其自身及商品进行宣传的行为，侵害了江苏警**公司第12006986号“警**”注册商标专用权，应承担停止侵权、赔偿损失的法律责任。关于赔偿损失的数额。江苏警**公司所主张的赔偿数额的计算标准及方式为根据合同订立及履行情况一座岗亭一年的利润为115300元。一审法院认为，商标法第六十三条规定了确定侵犯商标专用权的赔偿数额确定方式，江苏警**公司依据其订立的合同及银行付款凭证主张一座岗亭一年利润作为其损失的计算方式，符合商标法第六十三条第一款的规定，一审法院予以支持。关于江苏警**公司要求山东银盾公司支付合理支出的诉讼请求，因一审法院已认定江苏警**公司为调查取证支付1000元公证费，支付律师费5000元，一审法院予以支持。 关于江苏警**公司要求山东银盾公司在公众媒体上刊登声明公开致歉、消除影响的诉请，因本案中山东银盾公司侵害的是商标专用权，并不涉及人格利益，且江苏警**公司未提供证据证明山东银盾公司的侵权行为致使其商誉受到损害，对江苏警**公司该项诉讼请求，一审法院不予支持。 综上所述，一审法院依照《中华人民共和国商标法》第五十七条第一项、第六十三条第一款，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第一款、第十条、第十三条、第十四条、第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条规定，判决：一、山东银盾公司于判决生效之日立即停止侵犯江苏警**公司第12006986号“警**”注册商标专用权的行为；二、山东银盾公司于判决生效之日起十日内赔偿江苏警**公司经济损失113500元；三、山东银盾公司于判决生效之日起十日内赔偿江苏警**公司为制止侵权行为支出的合理费用6000元；四、驳回江苏警**公司其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2726元，由山东银盾公司负担。 本院二审期间，山东银盾公司提交商评字[2018]159741号《关于第12006986号“警**”商标无效宣告请求裁定书》，证明涉案第12006986号“警**”商标被宣告无效，故本案应驳回江苏警**公司的起诉。江苏警**公司发表质证意见称，因其未参与无效程序，所以对该裁定书并不清楚。本院认为，因山东银盾公司提供的系证据原件，本院予以采信。 本院二审查明以下与本案相关的事实：经山东银盾公司申请，商标评审委员会于2018年9月6日作出商评字[2018]159741号《关于第12006986号“警**”商标无效宣告请求裁定书》，认定涉案第12006986号“警**”商标仅直接表示了商品的功能、用途等特点，予以无效宣告。本院二审查明的其他事实与一审法院一致。 本院认为，《中华人民共和国商标法》第四十四条规定，已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。第四十七条规定，依照本法第四十四条、第四十五条的规定宣告无效的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权视为自始即不存在。本案中，江苏警**公司要求保护的第12006986号“警**”商标被商标评审委员会认定为仅直接表示了商品的功能、用途等特点，构成商标法第十一条第一款第二项规定的情形，从而予以无效宣告，故涉案商标视为自始不存在。此种情形下，江苏警**公司诉山东银盾公司侵害商标权的权利基础丧失，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第一项的规定，江苏警**公司与本案不存在利害关系，故人民法院可以裁定驳回江苏警**公司基于该无效商标权的起诉。 综上所述，由于二审出现新的证据，导致一审法院据以作出判决的事实发生变化，依照《中华人民共和国商标法》第四十四条、第四十七条，《最高人民法院关于适用的解释》第三百三十条之规定，裁定如下： 一、撤销山东省德州市中级人民法院（2018）鲁14民初47号民事判决； 二、驳回江苏警**科技有限公司的起诉。 一审案件受理费2726元，退还江苏警**科技有限公司；上诉人山东银盾金属制品有限公司2726元预交的二审案件受理费2726元予以退还。 本裁定为终审裁定。 审判长　　*** 审判员　　*** 审判员　　*** 二〇一八年十二月十七日 书记员　　***