济南千影照明工程有限公司、某某等侵害外观设计专利权纠纷民事二审民事判决书

山东省高级人民法院

民事案件判决书

（2021）鲁民终726号

上诉人济南千影照明工程有限公司（以下简称济南千影公司）、周旦尔、济南映山红园林市政工程有限公司（以下简称济南映山红公司）、山东鲁班工业设备安装工程有限公司（以下简称山东鲁班公司）因与被上诉人齐河承泽照明金属涂装有限公司（以下简称承泽公司）侵害外观设计专利权纠纷一案，不服山东省济南市中级人民法院（2020）鲁01民初3560号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。

济南千影公司、周旦尔共同上诉请求：撤销一审判决第三项、第四项并改判，一、二审诉讼费用由承泽公司负担。事实和理由：一、一审判决确定侵权赔偿数额过高。本案中，济南千影公司仅根据济南映山红公司提供的图纸加工生产了50套灯具，并不存在另行加工、更不存在其他销售行为，济南千影公司实际获利极少。无论从侵权人的获利，还是从济南千影公司的主观过错程度、销售规模等各方面考虑，一审判决判定的经济损失及合理费用10万元过高。二、一审判决判令周旦尔对一审判决第三项承担连带责任缺乏依据。承泽公司起诉周旦尔本身即存在所列被告主体错误，应裁定驳回对周旦尔的起诉或驳回对周旦尔的诉讼请求。另外，周旦尔本人并未直接参与所谓侵权，侵权责任与济南千影公司是否是一人有限公司无关。 济南映山红公司上诉请求：撤销一审判决，改判济南映山红公司不承担任何侵权和赔偿责任，本案一、二审诉讼费用均由承泽公司承担。事实和理由：一、被控侵权产品与承泽公司的专利产品并不具有相同和实质性相似。二、济南映山红公司在本案中只进行了一项行为，即提供了网上搜索的灯具图片的合法来源，却被认定承担连带赔偿责任和侵权责任，有违公平。济南映山红公司对于被控侵权产品的设计、制造和生产过程并未参与，对于灯具设计技术并不了解，否则也不会委托济南千影公司全权设计和制造。承泽公司并未提供证据证明济南映山红公司参与了被控侵权产品的设计制造过程，且济南千影公司也未能提供相应证据。一审法院认定济南映山红公司实质性参与了被控侵权产品的生产制造，违背客观事实。三、一审法院判定侵权赔偿数额过高，严重超出市场行情、当事人预期和实际利润，且未考虑承泽公司自身对专利产品保护不利，故不具有合法合理性。 山东鲁班公司上诉请求：撤销一审判决，改判山东鲁班公司不承担任何侵权和赔偿责任，本案一、二审诉讼费用均由承泽公司承担。事实和理由：1.山东鲁班公司对于被控侵权产品的设计、制造、生产、销售过程并不知情也未参与。2.山东鲁班公司仅仅是涉案路段工程项目的中标单位，该项目是由济南映山红公司进行实际施工。山东鲁班公司与本案没有任何关联性，不应成为本案的适格被告。3.被控侵权产品的销售方是济南千影公司。4.被控侵权产品与承泽公司的专利产品并不具有相同和实质性相似。5.一审判决山东鲁班公司承担侵权和赔偿责任，既无法律依据，也有违公平原则。

承泽公司针对上述上诉答辩称：1.涉案专利与被控侵权产品无实质性差异，属于近似，构成侵权。2.济南映山红公司提供图片实际上形成了侵权的意思表示，已经参与了制作过程，山东鲁班公司作为工程总承包方势必最终将侵权产品交付给发包方，属于销售行为，其未提供符合法律规定的合法来源，一审判决承担相应责任是正确的。3.一审判赔数额合理。承泽公司在一审中提供专利授权证明、加工合同、银行汇款单作为证据，证实专利产品12米高的路灯售价为36000元一套，虽一审法院未予以采纳，但具有参考意义。涉案被控侵权产品高为6米，承泽公司主张每套价值按15000元计算，乘以50套，再乘以专利产品利润率20%计算得出数额为15万元，远高于一审判决确定的济南千影公司应承担的10万元。4.一审判决周旦尔承担连带责任具有法律依据。因本案济南千影公司为一人有限公司，周旦尔为其股东，两者财产存在混同可能，周旦尔未提交有关证据证实两者财产独立，应承担连带赔偿责任。 济南千影公司、周旦尔、济南映山红公司、山东鲁班公司针对其他当事人上诉主张，坚持自己的上诉意见。

承泽公司向一审法院起诉请求：1.判令济南千影公司、济南映山红公司、山东鲁班公司停止制造、销售侵权产品；2.判令济南千影公司、济南映山红公司、山东鲁班公司连带赔偿承泽公司经济损失15万元及合理支出15000元；3.判令周旦尔对济南千影公司所承担的赔偿额度承担连带责任；4.本案诉讼费用由济南千影公司、济南映山红公司、山东鲁班公司、周旦尔承担。

一审法院认定事实如下：2015年1月20日，承泽公司向国家知识产权局申请名称为“景观路灯（Ｄ155）”的外观设计专利。2015年7月1日，国家知识产权局授予其专利权并授权公告，专利号为ＺＬ20153001××××.Ｘ。该专利获准授权后，承泽公司如期缴纳专利年费。2018年9月7日，国家知识产权局作出外观设计专利权评价报告，初步结论为全部外观设计未发现存在不符合授予 专利权条件的缺陷。该外观设计专利产品的用途为室外照明，设计要点在于整个产品的外形，最能表明设计要点的图片为设计1主视图。其中主视图和立体图如右图显示：路灯由灯头、灯柱和底座三部分构成；灯头部分有分别往外侧四个方向伸出中间镂空的四个大椭圆叶状灯具，在其下方与镂空位置对称的有向外且略偏下方向 伸出的四个小椭圆叶状灯具，大、小椭圆叶状灯具及镂空结构组成莲花盛开形状；灯柱为四条加强筋结构，加强筋间为镂空设计，整体宽度一致。 2019年12月27日，山东众成清泰律师事务所的委托代理人朱彬向山东省济南市泉城公证处申请保全证据公证。同日，公证员及公证辅助人员与委托代理人来到济南市龙驰路东侧水库（高德地图显示位于孟家庄水库）周边道路上的部分路灯进行拍照和录像，取得照片20张、视频文件1个，公证处对上述过程出具公证书予以公证。山东鲁班公司认可上述取证路段的生态提升工程系其中标项目，其中被控侵权产品系由济南映山红公司购自济南千影公司，济南千影公司认可被控侵权产品系由其生产制造。2019年6月30日，济南映山红公司作为需方签订产品购销合同，约定由济南千影公司根据济南映山红公司提供的图纸（具体如右上图）要求生产灯具，数量为50、单价为3300元，金额共计165000元。2019年7月1日、7月12日，济南映山红公司向济南千影公司支付上述货款165000元。公证书所附照片所载被控侵权产品具体如右下图。经当庭比对，承泽公司主张被控侵权产品与案涉外观专利构成相同侵权；济南千影公司、周旦尔、济南映山红公司、山东鲁班公司比对意见则主要围绕被控侵权产品与专利产品之间的所用材质、加工工艺等方面存有差异。 济南千影公司成立于2018年10月19日，系自然人独资有限责任公司，周丹尔系其股东，注册资本100万元，经营范围包括灯具、灯饰、五金交电、开关、LED灯、灯具配件、日用品等批发、零售。济南映山红公司成立于2013年3月25日，注册资本1300万元，经营范围包括市政公用工程施工总承包、建筑工程施工总承包、城市及道路照明工程专业承包等。山东鲁班公司成立于2001年5月15日，注册资本4999万元，经营范围包括建筑工程总承包、市政公用工程总承包、公路路面工程专业承包等。 承泽公司主张本案支出律师费10000元、公证费5000元。另，承泽公司提交诉状中周旦尔的性别误写为“男”，但所列身份证号码与济南千影公司法定代表人周旦尔身份证号码一致。

此外，承泽公司提供证明、加工合同及银行电汇回单各一份，用以证实案涉专利产品12米产品售价为36000元/套，据此，承泽公司在本案中主张按照每套15000元×50套×利润率20%计算损失数额为15万元，对上述证据及相关意见，在一审法院认为部分予以分析。 一审法院认为，承泽公司系名称为“景观路灯（Ｄ155）”（专利号为ＺＬ20153001××××.Ｘ）的外观设计专利权人，该专利权现处于合法有效的法律状态，其享有的权利应受法律保护。根据《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第十条、第十一条的规定，外观设计专利侵权与否的判定，首先应当根据外观设计产品用途认定被诉侵权产品与专利产品是否属于相同或相近种类产品。同时，以一般消费者的知识水平和认知能力，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断，判定被诉侵权设计与涉案专利是否构成相同或相近似。本案中，被诉侵权产品为路灯，与涉案外观设计专利产品属相同种类产品。经比对，被诉侵权路灯的整体设计与案涉专利设计从视觉效果来看并无明显差异，构成实质性相似，被诉侵权产品外观设计落入案涉专利权的保护范围，侵害了承泽公司外观设计专利权。承泽公司案涉专利设计的创新点在于整个产品的外形，产品材质及加工工艺的异同不会对产品外形产生直接影响，对济南千影公司、济南映山红公司、山东鲁班公司基于此提出不相同或近似的比对意见，一审法院不予采信。 《中华人民共和国专利法》第十一条第一款规定，外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品。本案中，济南千影公司未经许可制造、销售被诉侵权路灯产品，应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。济南映山红公司提供与案涉专利设计相似度极高的图片，并约定由济南千影公司按照所提供图片生产路灯产品，其并非单纯的采购被控侵权路灯，而系实质性参与被控侵权产品的生产制造，应当与济南千影公司承担连带责任。山东鲁班公司作为涉案路段工程项目的中标单位，最终由其将包括被控侵权路灯在内的整体工程项目交付发包人，属于销售被控侵权路灯的行为，其未提供证据证明侵权路灯具有合法来源，亦应承担停止侵权及赔偿损失的民事责任。济南千影公司系自然人独资有限责任公司，周旦尔作为济南千影公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产，周旦尔应当对济南千影公司的债务承担连带责任。 至于侵权赔偿数额，承泽公司仅提供授权济南三星灯饰有限公司使用案涉专利的证明并未提供相应许可合同，且证明开具时间晚于济南三星灯饰有限公司对外签订的加工合同时间，加工合同亦未载明系案涉专利产品，同时承泽公司主张的侵权实际损失计算方式中并未包含专利贡献度等因素，故对承泽公司提供的上述证据及基于此提出的侵权赔偿数额不予采信。由于权利人的损失、侵权人获利和专利许可使用费均无法确定，一审法院综合考虑涉案专利权的类型、济南千影公司、济南映山红公司、山东鲁班公司主观过错程度、销售规模、外观设计专利对产品价值的实际贡献度以及权利人为制止侵权行为所支出的合理费用等因素酌情确定本案侵权赔偿数额。

本院认为，本案二审当事人争议的焦点问题是：一是济南千影公司、济南映山红公司、山东鲁班公司是否构成侵权，应否承担侵权责任；二是一审法院确定的赔偿数额是否适当。 一、关于济南千影公司、济南映山红公司、山东鲁班公司是否构成侵权，应否承担侵权责任的问题 首先，关于被控侵权产品设计特征是否落入涉案专利权的保护范围的问题。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十条规定，人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似。第十一条规定，人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。本案中，将被控侵权产品与涉案专利进行比对，二者均由灯头、灯柱和底座三部分构成；灯头部分均为上下结构由大小椭圆组成的莲花盛开形状的灯具，灯柱均为整体宽度一致镂空设计的四条加强筋结构。以一般消费者的知识水平和认知能力，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断，两者的整体外观，包括灯体的形状、结构、各组成部件之间的连接、位置等设计要素基本一致，在整体视觉效果上无实质性差异，故被控侵权产品设计特征落入涉案专利权的保护范围。 其次，关于济南映山红公司、山东鲁班公司是否构成侵权的问题。根据法院查明的事实，济南千影公司依据济南映山红公司提供的图纸制造了被控侵权产品，也即济南映山红公司参与了被控侵权产品的设计、制造过程，因此一审法院认定济南映山红公司参与了被控侵权产品的生产并无不当。山东鲁班公司系使用被控侵权产品工程项目的总承包方，在其将承包的工程发包给济南映山红公司后，济南映山红公司将被控侵权产品使用在涉案工程项目中交付给山东鲁班公司，山东鲁班公司再将包含被控侵权产品的涉案工程项目交付给发包方，因此，山东鲁班公司虽然没有实施单独的销售被控侵权产品的行为，但其将作为整个工程项目不可分离部分的被控侵权产品随着整体工程交付发包方的行为，属于销售行为。《中华人民共和国专利法》第十一条第一款规定，外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品。济南映山红公司制造被控侵权产品、山东鲁班公司销售被控侵权产品的行为均未经过专利权人许可，构成专利侵权，应当承担侵权责任。 再次，关于周旦尔是否应该承担侵权责任的问题。本案一审中，承泽公司虽在提交诉状中将周旦尔的性别误写为“男”，但所列身份证号码与济南千影公司法定代表人周旦尔身份证号码一致，据此，可以确定诉讼主体身份是明确的，故对周旦尔应裁定驳回起诉的主张不予支持。《中华人民共和国公司法》第六十三条规定：“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。”本案中，济南千影公司为一人有限公司，周旦尔为该公司股东，但济南千影公司及周旦尔均未提交证据证明二者财产独立，故一审法院确定周旦尔应当对济南千影公司的债务承担连带责任并无不当。 二、关于一审法院确定的赔偿数额是否适当的问题。《中华人民共和国专利法》第六十五条规定，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。本案中，因承泽公司未能举证证明其因侵权所受到的实际损失或被控侵权人的侵权获利，一审法院综合考虑涉案专利权的类型、主观过错程度、销售规模、外观设计专利对产品价值的实际贡献度以及权利人为制止侵权行为所支出的合理费用等因素，酌情确定赔偿数额并无不当。济南千影公司、济南映山红公司虽主张赔偿数额过高，但均未提供证据证明其主张，本院不予支持。 综上所述，济南千影公司、周旦尔、济南映山红公司、山东鲁班公司上诉请求不能成立，依法应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：

本案二审期间，当事人均未提交新的证据。本院对一审法院查明的事实予以确认。

驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费4900元，济南千影照明工程有限公司、周旦尔共同负担2300元，济南映山红园林市政工程有限公司负担2300元，山东鲁班工业设备安装工程有限公司负担300元。 本判决为终审判决。

审判长　　刘晓华 审判员　　柳维敏 审判员　　张金柱

书记员　　邢晓宇