江苏省南京市中级人民法院
民 事 判 决 书
(2012)宁知民初字第1023号
原告宝钢集团有限公司,住所地上海市浦东新区浦电路370号宝钢大厦。
法定代表人徐乐江,该公司董事长。
原告宝山钢铁股份有限公司,住所地上海市宝山区富锦路885号。
法定代表人何文波,该公司董事长。
两原告共同委托代理人杨军、刘一舟,上海市华城律师事务所律师。
被告靖江市宝钢空调设备厂,住所地江苏省靖江市孤山镇镇南村。
法定代表人夏晓宏,该公司董事长。
委托代理人毛依星、顾冶青,江苏致邦律师事务所律师。
原告宝钢集团有限公司(以下简称宝钢集团公司)、宝山钢铁股份有限公司(以下简称宝钢股份公司)诉被告靖江市宝钢空调设备厂(以下简称靖江空调厂)侵害商标权及不正当竞争纠纷一案,本院于2012年11月1日立案受理后,依法组成合议庭审理本案。被告靖江空调厂在答辩期内提出管辖权异议申请,本院依法裁定驳回。被告靖江空调厂不服该裁定,提起上诉。2013年5月28日,江苏省高级人民法院裁定驳回上诉,维持原裁定。本院于2013年9月25日公开开庭进行了审理。原告宝钢集团公司、宝钢股份公司的委托代理人刘一舟,被告靖江空调厂的委托代理人毛依星、顾冶青到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告宝钢集团公司和宝钢股份公司诉称,原告宝钢集团公司是国有独资公司,是中国现代化大型钢铁联合企业,前身是于1978年筹建并于1983年成立的上海宝山钢铁总厂。1993年7月15日,上海宝山钢铁总厂更名为宝山钢铁(集团)公司。1998年11月7日,重组并更名为上海宝钢集团公司。2005年10月,改制并更名为宝钢集团有限公司。原告宝钢股份公司是宝钢集团公司的控股子公司,成立于2000年2月3日。
宝钢集团公司的“宝钢”字号因前身——“上海宝山钢铁总厂”的企业名称而得名。从筹建至今,两原告一直在经营、对外宣传中将“宝钢”作为企业的名称或简称。1978年,宝钢出版的《宝钢战报》就开始使用“宝钢”,此后中央、地方各级部门发布的文件,各级领导讲话、批示、题词,各类媒体报道中都将两原告称为“宝钢”。此外,原告投资设立的众多子公司均冠以“宝钢”的字号或在经营中使用“宝钢”作为名称。其中,宝钢股份公司的股票就命名为“宝钢股份”。可见,宝钢集团公司的字号来源于自身的历史,宝钢集团公司对“宝钢”享有企业字号权,而且是最早使用“宝钢”字号的企业;“宝钢”作为宝钢股份公司的简称也已为相关社会公众所熟知成为公众对宝钢股份约定俗成的称呼。
宝钢项目自1985年正式投产以来,形成普碳钢、不锈钢、特钢三大产品系列,钢铁精品广泛应用于汽车、家电、石油、化工、机械制造、能源交通、建筑装潢、金属制品等众多行业。宝钢产品畅销国内外市场。多年来,原告公司各项经济指标名列前茅,获得了许多奖励和荣誉称号,也得到各级领导的关心和指导。可见,“宝钢”企业名称在相关公众中被广为知晓并具有很高的声誉和知名度。“宝钢”不仅是宝钢集团公司的字号、宝钢股份公司的简称,而且已经具有识别经营主体的作用,是两原告具有很高市场知名度的企业名称。长期以来,各地部分不法企业为获得不正当的商业利益将“宝钢”作为自己的企业字号进行注册实施不正当竞争行为。为此,两原告采取了积极的维权措施,获得了各地司法部门的支持,获得良好的维权记录。
除企业名称外,两原告还将“宝钢”注册为商标。1997年4月14日,宝钢集团公司向国家商标局申请注册“宝钢”商标,1998年4月28日核准注册,注册号为1171126,商品类别第6类,核定使用商品“未加工普通金属;半加工的普通金属;铸钢;钢板;钢条;钢管;金属建筑材料”,专用权有效期至2018年4月27日。2003年,宝钢集团公司向国家商标局申请将商标注册人变更为宝钢股份公司。2003年11月,宝钢股份公司与宝钢集团公司签订《商标使用许可协议》,将包括该商标在内的一系列商标许可宝钢集团公司继续使用。2004年1月,该商标的注册人变更为宝钢股份公司,而宝钢集团公司则作为被许可人继续使用该商标。宝钢集团公司、宝钢股份公司又先后在36个类别上注册了64个“宝钢”商标,并在中国香港、中国台湾、澳大利亚、美国、日本、法国等国家和地区注册“宝钢”商标。两原告是前述商标的权利人,享有注册商标专用权,依法受法律保护。
原告公司通过遍布全球的销售网络,畅销国内外市场,不仅保持国内钢材市场的主导地位,而且钢铁精品出口至日本、韩国、欧美、非洲等四十多个国家和地区。宝钢产品上大量使用了“宝钢”商标。宝钢的销售收入、利润总额逐年快速上升。90年代中期以来,宝钢的各项经济指标在行业中名列前茅。1994年冶金行业指标排序中,宝钢吨钢综合能耗排名第一;2004年至2009年,宝钢连续六年进入《财富》杂志评选的世界500强企业;2009年,国际钢铁协会排名第二。
多年来,“宝钢”商标及其产品、宝钢集团公司、宝钢股份公司获得了许多奖励和荣誉称号。如,1992年,宝钢二号高炉工程项目被评为一九九二年全国十大科技成就;1994年,宝钢“造船用热连轧结构钢钢板”获得第五届亚洲及太平洋国际贸易博览会金奖;1999年,宝钢商标荣获上海著名商标;2006年“宝钢”品牌荣登“2006中国十大世界影响力品牌”、“2006世界市场中国(钢铁)十大年度品牌”榜首;2006年宝钢汽车板项目获国家科技进步一等奖。为推广和宣传“宝钢”品牌及其产品,两原告每年投入几千万的宣传资金,在北京、上海、广州、成都等各大城市的机场、大楼、电视、报纸杂志刊登广告。
综上,经过多年奋斗,第1171126号“宝钢”商标在相关公众中被广为知晓并具有很高的声誉,已成为驰名商标,该商标曾被中国商标局、中国台湾经济部智慧财产局认定为驰名商标予以保护。基于上述事实,两原告请求法院在本案中对第1171126号“宝钢”商标构成驰名商标的事实作出认定。
据调查发现,被告靖江空调厂在公司网站、户外大型广告、名片、产品宣传册等处标注了“靖江市宝钢空调设备厂”的企业名称,在企业名称中将“宝钢”文字作为字号使用;被告在户外大型广告、经营场所内外、产品宣传册、公司网站中存在大量使用“宝钢”、“宝钢空调”、“宝钢中央空调”、“宝钢制造”、“宝钢科技”、“江苏宝钢”、“江苏宝钢空调”、“走进宝钢”、“宝钢人”、“宝钢全体职工”、“全体宝钢员工”、“新宝钢”等突出使用“宝钢”文字的行为;同时,被告在公司网站首页、户外大型广告、经营场所内外、产品宣传册(封面封底、页眉页脚页边、产品照片)中存在大量以“宝钢”、“宝钢空调”、“宝钢中央空调”等作为商标使用的行为。为维护原告的合法权益,保护市场公平竞争,诉至法院,请求判令被告:1、停止在企业名称中使用“宝钢”文字的不正当竞争行为;2、停止侵害“宝钢”注册商标专用权的行为。
被告靖江空调厂辩称,1、被告早在1995年8月就依法取得了“宝钢”企业字号,并一直使用至今。被告经过多年的经营和努力,在空调行业已经成为知名企业,而原告宝钢集团公司和宝钢股份公司分别于1998年和2000年才使用现有企业名称,被告取得企业字号的时间早于两原告,不存在侵害企业名称权的行为;2、被告的经营范围是“空调设备及配件、五金工具、保温材料、电动工具等”,原、被告分属不同的经营领域,被告使用“宝钢”字号在空调设备领域不可能导致公众混淆,且被告于1999年就申请了“绿乐”商标,该商标于2000年获得注册并一直使用至今;3、原告公司1998年才取得“宝钢”注册商标的核准,晚于被告企业成立时间,因此不存在侵害注册商标专用权的行为。综上,请求法院判令驳回原告的诉讼请求。
本院经审理查明:
一、原告及其享有的权利
宝钢集团公司系国有独资公司,其前身为成立于1983年的上海宝山钢铁总厂,1993年7月上海宝山钢铁总厂更名为宝山(集团)公司,1998年11月重组更名为上海宝钢集团公司,2005年10月,改制并更名为宝钢集团有限公司,公司类型为有限责任公司,注册资本人民币51082621000元,经营范围为国务院授权范围内的国有资产,并开展有关投资业务;钢铁、冶金矿产、化工(除危险品)、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务,外经贸部批准的进出口业务,国内外贸易(除专项规定)及其服务。宝钢股份公司系宝钢集团公司的控股子公司,成立于2000年2月3日,公司类型为股份有限公司(上市),注册资本人民币17512048088元,经营范围为钢铁冶炼、加工,电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等钢铁相关的业务,技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务,汽车修理,商品和技术进口等。
1997年4月14日,宝山钢铁(集团)公司向国家商标局申请注册“宝钢”商标,1998年4月28日核准注册,注册号第1171126号。2004年1月21日,该商标注册人变更为宝钢股份公司。该商标核定使用商品为第6类:未加工普通金属、半加工普通金属、铸钢、钢板、钢条、钢管、金属建筑材料。该商标专用权有效期自1998年4月28日至2008年4月27日,后经核准续展至2018年4月27日。宝钢集团公司作为被许可人继续使用该商标。
二、涉案商标的使用、宣传和商品销售情况
两原告在经营期间,销售收入、利润总额逐年快速上升,各项经济指标在行业中名列前茅,1995年世界大公司销售量排序中,原告列第15位,2004年至2009年,宝钢连续六年进入《财富》杂志评选的世界500强企业,2009年,国际钢铁协会排名第二名。多年来,两原告及其商标和产品获得了大量的荣誉,如1992年宝钢二号高炉工程项目被评为一九九二年全国十大科技成就,1999年“宝钢”商标荣获上海著名商标,2003年“宝钢”商标荣获上海名牌产品100强,2006年“宝钢”品牌荣登“2006中国十大实际影响力品牌”,2006年宝钢汽车板项目获国家科技进步一等奖等。
为推广和宣传“宝钢”品牌及其产品,两原告投入大量资金进行宣传,在北京、上海、广州、成都等各大城市的机场、大楼、电视、报纸杂志刊登广告。《人民日报》、《光明日报》、《解放日报》、《文汇报》、中央电视台、新华网等各大媒体对“宝钢”品牌及其产品进行了持续、深入、广泛的宣传报道。两原告还热心于社会公益事业,先后设立了宝钢教育基金、中华宝钢环境奖基金,2001年以来,两原告为教育、扶贫、救灾等累积捐赠款项超过8.3亿元。经过长期推广、大量投入、广泛宣传、持续经营,两原告在全国树立了良好的企业形象和品牌信誉,在相关公众中享有较高的知名度。
三、原告涉案商标受保护的情况
2005年,国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的《关于第1113809号“宝钢及图形”商标争议裁定书》撤消了齐齐哈尔和平冶金设备制造厂于1996年9月18日申请,于1997年9月28日核准注册的“宝钢及图形”商标。商标评审委员会认为,原告在先使用并已获得注册的第1171126号“宝钢”注册商标,经过原告长期广泛的使用与宣传,已经建立起了很高的知名度,为社会公众所普遍知晓并享有很高声誉,认定“宝钢”商标为驰名商标。齐齐哈尔和平冶金设备制造厂理应知晓“宝钢”是原告的字号、商标的事实,却将该文字以及图形在相关商品上进行注册,损害了原告就其驰名商标所享有的利益,侵害了原告就其字号、“BG图形”作品所享有的在先权利。因此,撤消了第1113809号“宝钢及图形”商标。
此外,国家工商行政管理总局商标局作出的(2009)商标异字第10641号《“宝钢B及图”商标异议裁定书》、(2009)商标异字第14629号《“宝钢”商标异议裁定书》均以被异议商标与原告在先注册的第1171126号“宝钢”注册商标构成近似,易误导公众,致使原告利益可能受到损害为由,不予核准注册。
四、被告及其被诉侵权行为
被告前身是靖江市宝钢建材机电供应站,系个人独资企业,由投资人夏晓宏于1995年8月16日向靖江市工商行政管理局申请并办理了相关手续,于1995年8月17日获准注册,资金数额为人民币680000元,经营范围为建筑材料、五金工具、机械设备、化工原料(除化学危险品)、电器仪表、电动工具、水暖器材、装潢材料、电线电缆、电动门窗、空调配件,经营方式为购销、零售。
1998年7月8日,靖江市宝钢建材机电供应站更名为现名称靖江市宝钢空调设备厂,经营范围及方式为中央空调设备设计、制造、安装;空调机组、信封机组、除尘机组、风机盘管、电机、防火阀、消防风机、电动门窗、净化设备、空调配件制造、加工;保温材料、金属材料购销。1999年6月22日,被告向国家商标局申请注册“绿乐及图”商标,2000年获准注册,核定使用商品为第11类通风柜、空气冷却装置、空气调解设备等,目前仍处于有效法律状态。被告在其制造、销售的相关产品上实际使用了“绿乐及图”注册商标。相关产品亦获得一系列荣誉证书。
2012年1月10日,原告代理人张惠萍向上海市徐汇公证处申请网页保全证据公证,通过截屏和打印的方式,对被告公司网站www.bgkongtiao.com、www.bgkt.net、www.jjbgkt.com、www.bgzykt.com和www.bgkongtiao.org进行了网页证据保全,上海市徐汇公证处于2012年1月10日出具了(2012)沪徐证经字第121号公证书,于2012年1月11日出具了(2012)沪徐证经字第122、122、123、124、125、126号公证书,上述公证书及附件粘连的打印件和光盘显示:被告在其上述网站中存在大量“宝钢”、“宝钢空调”、“宝钢中央空调”、“走进宝钢”、“宝钢科技”“宝钢人”、“新宝钢”、“宝钢制造”、“宝钢全体职工”、“全体宝钢员工”等突出使用“宝钢”文字的行为。
2012年7月19日,原告代理人向上海市黄浦公证处申请证据保全公证。2012年7月20日,在上海市黄浦公证处公证员魏方和公证人员高敏的监督下,原告代理人拆封了“顺风速运”快递包裹一件(快递单编号为515066814139),取出该包裹中的“宝钢空调”介绍册共20份及“宝钢科技资料袋”1个。随后,原告代理人对该快递包裹外包装上的编号为515066814139的“顺风速运”快递单、该快递包裹中取出的“宝钢空调”介绍册共20份及“宝钢科技资料袋”1个进行拍照,形成照片7张。2012年8月1日,该公证处出具了(2012)沪黄证经字第6432号公证书,根据附件内容显示:被告介绍册上突出使用了“宝钢空调”、“宝钢中央空调”的字样。
2012年7月20日,原告代理人向上海市黄浦公证处申请证据保全公证。2012年7月24日,该公证处公证员魏方和公证人员宋邦瑜和原告代理人来到位于“G2京沪高速”的“江阴大桥”收费站出口处(往江苏省靖江市方向),原告代理人对高速公路边巨幅广告牌进行拍摄,形成照片2张。在前往靖江市宝钢设备厂途中,对看到的两幅“宝钢中央空调”指路牌进行拍摄,形成照片2张。随后,在靖江空调厂,原告代理人对该厂大门、办公楼进行拍摄,形成照片7张。原告代理人在与该厂工作人员洽谈过程中,取得卢灿明名片1张及介绍册1套。2012年7月29日,上海市黄浦公证处出具了(2012)沪黄证经字第6532号公证书,公证书附件包含名片、介绍册的扫描件以及上述照片。根据附件内容显示:被告在大型户外广告、厂区大门、外墙体、经营场所门头、室内墙体、介绍册等多处突出使用了“宝钢中央空调”、“宝钢空调”的字样。此外,公证取得的员工名片上也印有“宝钢空调、四季如春”的宣传文字。
以上事实有原告提供的商标注册证明、商标使用许可协议;工商登记资料、宝钢年度报告、财务报表、各项证书、奖状、广告合同、杂志摘录、领导照片和题词;国家工商行政管理总局商标评审委员会《关于第1113809号“宝钢及图形”商标争议裁定书》、国家工商行政管理总局商标局(2009)商标异字第10641号《“宝钢B及图”商标异议裁定书》和(2009)商标异字第14629号《“宝钢”商标异议裁定书》;(2012)沪黄证经字第6532号公证书、(2012)沪黄证经字第6432号公证书、(2012)沪徐证经字第121、122、122、123、124、125、126号公证书;被告提供的《企业名称预先登记申请书》、《私营企业申请开业登记注册书》、《私营企业申请变更登记注册书》、荣誉证书、第1471270号商标查询表;当事人陈述及庭审笔录等证实。
本案的争议焦点是:1、被告的行为是否侵害了原告第1171126号注册商标专用权;2、被告企业名称中使用“宝钢”文字是否构成企业名称侵权的不正当竞争行为;3、若侵权成立,被告应承担何种民事责任。
本院认为:
一、关于被告的行为是否侵害了原告第1171126号“宝钢”注册商标专用权的问题
1、原告享有的第1171126号“宝钢”注册商标,可以认定为驰名商标而加以特别保护。
根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条规定,类似商品是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同,或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。本案中,原告“宝钢”注册商标核定使用商品主要为第6类未加工普通金属、半加工普通金属、铸钢、钢板、钢条、钢管、金属建筑材料。被告经营范围及方式为,中央空调设备设计、制造、安装;空调机组、信封机组、除尘机组、风机盘管、电机、防火阀、消防风机、电动门窗、净化设备、空调配件制造、加工;保温材料、金属材料购销。两者在《类似商品和服务区分表》上不属于同一类别商品或服务。同时,两者在消费者实际消费过程中,功能、用途、生产部门、销售渠道等方面都不相同,针对普通商标的商品或服务,消费者均能加以区分,不易造成混淆,故两者也不属于类似商品。
依据《中华人民共和国商标法》第五十一条规定,注册商标专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。商标侵权判定一般是以在同一种或类似商品上使用与注册商标相同或者近似的商标为基本原则,但对于驰名商标而言可以跨类扩大保护。本院基于原告的请求,根据《中华人民共和国商标法》第十四条的规定和以下事实,认定两原告享有的第1171126号“宝钢”注册商标为驰名商标而加以特别保护。
(1)相关公众对该商标的知晓程度。宝钢工程自1985年正式投产以来,立足于生产高科技含量、高附加值的钢铁产品,两原告享有的第1171126号“宝钢”注册商标广泛用于其产品上,随着两原告生产销售规模的扩大,其产品畅销国内外市场。并且,两原告对其品牌和产品在全国范围内进行了大量的宣传,树立了良好的品牌形象,消费者从报纸、杂志、网络、户外广告等多种媒体上都可以获知原告品牌及产品的相关信息。两原告享有的第1171126号“宝钢”注册商标享有较高的知名度,被广大消费者所熟知。
(2)商标使用的持续时间。1998年4月宝钢集团公司在第6类商品上注册了第1171126号“宝钢”商标,至今已持续使用了15年时间。这期间原告将上述注册商标广泛用于汽车、家电、石油、化工、机械制造、能源交通、建筑装潢、金属制品、航天航空、核电、电子仪表等行业,至今,该注册商标已经累积了巨大的商业价值。
(3)该商标宣传工作的持续时间、程度和地理范围。本案中,自“宝钢”商标注册以来,两原告投入了较大数额的广告费用,开展了方式多样的宣传活动,在全国及各地区的多种类媒体上,进行了广泛深入的大力度宣传,且原告部分列举的报纸、杂志、数字媒体等广告的时间跨度均长达数年。如原告在《人民日报》、《光明日报》、《解放日报》、《文汇报》等报刊杂志上,对“宝钢”商标进行了全方位、多角度的介绍,并通过展会、电视、网络、户外广告等形式让更多的消费者了解、熟悉了原告的商标品牌,在广大消费者心目中建立了较高的认同感和满意度。
(4)该商标受保护的记录。多年来,两原告十分重视对其商标品牌的管理和维护,并积极通过各种方式来维护自身的权益。2005年,国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的《关于第1113809号“宝钢及图形”商标争议裁定书》撤消了齐齐哈尔和平冶金设备制造厂于1996年9月18日申请,于1997年9月28日核准注册的“宝钢及图形”商标。此外,国家工商行政管理总局商标局作出的(2009)商标异字第10641号、(2009)商标异字第14629号商标异议裁定书,均以被异议商标与原告在先注册的“宝钢”商标构成近似,易误导公众,致使原告利益可能受到损害为由,不予核准注册。
(5)该商标驰名的其他因素。两原告热心于社会公益事业,先后设立了宝钢教育基金、中华宝钢环境奖基金,为教育、扶贫、救灾等公益事业捐赠了大量的财物,宝钢品牌在全国树立了良好企业形象和品牌信誉。
2、被告在经营中突出使用“宝钢”标识的行为侵害了原告的注册商标专用权。
两原告认为,被告在其经营活动中大量使用了“宝钢”标识:如在被告生产经营场所使用“宝钢空调”、“宝钢中央空调”、“宝钢科技”、“宝钢”、“宝钢制造”;在靖江高速公路广告牌上使用“宝钢中央空调”;在参加的展会上使用“宝钢中央空调”;在宣传册上使用“宝钢空调”、“宝钢中央空调”、“宝钢科技”、“宝钢制造”;在企业网站上使用“宝钢空调”、“宝钢中央空调”、“宝钢科技”、“宝钢”等。被告主观恶意明显,使消费者对原被告的产品产生了混淆,构成商标侵权。
被告认为,被告企业早在1995年8月就依法取得“宝钢”字号并一直使用至今,早于第1171126号“宝钢”商标1998年核准注册的时间,两原告主张被告商标侵权的权利基础存在明显瑕疵。此外,被告的主营业务为空调配件的制造和销售,而两原告主张的“宝钢”商标注册类别为第6类金属材料等,被告将“宝钢”标识使用在空调产品上,其类别与原告“宝钢”商标的核准注册类别不同,不会造成消费者的混淆,因此不构成商标侵权。
本院认为,虽然被告于1995年依法获得了靖江市宝钢建材机电供应站的企业名称,后变更为靖江市宝钢空调设备厂,早于原告“宝钢”注册商标的核准时间,但被告在其生产经营和宣传过程中,使用的并非是“靖江市宝钢空调设备厂”企业名称的全称,而是大量使用“宝钢”、“宝钢空调”、“宝钢制造”、“宝钢科技”等宣传语或标识,其突出使用的“宝钢”文字与原告“宝钢”注册商标的文字、读音完全相同,足以造成相关公众的混淆和误认。此外,被告在已经注册了第1471270号“绿乐”商标的情况下,未使用该商标进行产品宣传,而是使用“宝钢”标识,可见被告具有明显利用第1171126号“宝钢”商标知名度的故意。
《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第(二)项规定,复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,属于侵犯注册商标专用权行为。本案中,被告突出使用“宝钢”文字,对驰名商标权利人的合法权益造成了损害,这种可能的损害主要表现为:1、普通消费者在选择商品时会产生误认,原告经多年经营而拥有相对固定消费群体,该群体容易为被告的商品所吸引,以为是原告扩大经营范围和拓展经营项目的行为,或是认为被告与原告之间具有商标许可使用、关联企业的特定联系;2、如果被告的产品出现质量问题,会产生消费者和相关公众对“宝钢”注册商标评价贬损的后果,原告也会因此而丧失相应的市场份额;3、即使相关公众在事后得知被告的商品与原告没有任何联系,被告的商标侵权行为也在一定程度上减弱了原告商标的显著性,削弱了“宝钢”商标与原告之间的特定联系,降低原告商标对消费者的吸引力,从而损害原告商标的商业价值。因此,被告的涉案行为侵害了原告涉案注册商标专用权。
二、关于被告企业名称中使用“宝钢”文字是否构成企业名称侵权的不正当竞争的问题
两原告认为,“宝钢”是宝钢集团公司的简称,源自于其前身上海宝山钢铁总厂的企业名称。原告在长期经营、对外宣传中一直使用“宝钢”简称,社会公众、媒体以及官方也已经习惯使用“宝钢”来指代原告,所以“宝钢”是具有很高市场知名度并为公众认知的原告企业简称。根据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》以及《反不当竞争法》的相关规定,被告擅自将原告具有极高知名度的“宝钢”简称注册为企业名称,具有明显攀附原告商声誉的主观意图,足以误导公众将其产品与原告发生混淆、误认或建立联系,构成对原告的不正当竞争。
被告认为,被告于1995年已经开始使用“宝钢”字号,其企业名称依法取得行政机关的核准登记,在十八年的经营过程中,已为相关公众和消费者所熟知,且被告经营领域主要是空调设备,与原告完全属于不同经营领域,公众和消费者不可能对两者产生误认或混淆,所以被告企业名称中使用“宝钢”文字不构成对原告企业名称权的侵犯。
本院认为,根据《中华人民共和国民法通则》第九十九条规定,法人享有名称权,企业法人有权使用、依法转让自己的名称,被告依法取得的企业名称,受到法律的保护。首先,被告前身是靖江市宝钢建材机电供应站,1995年8月17日经核准注册,1998年7月8日更名为靖江市宝钢空调设备厂。原告宝钢集团公司前身为上海宝山钢铁总厂,1993年7月更名为宝山钢铁(集团)公司,1998年11月重组更名为上海宝钢集团公司,2005年10月改制并更名为宝钢集团有限公司,原告宝钢股份公司成立于2000年2月。可见,两原告的企业名称中出现“宝钢”文字是在1998年之后,均晚于被告企业登记注册时间。
其次,企业名称是企业进行经营活动时,用来标示自己并区别于他人的一种标志,在规定的范围内享有专用权。企业简称的权利源自于企业名称权,为了语言交流方便,简称会省去正式名称中某些具有限定作用的要素,可能会不适当地扩大正式名称所指代的对象范围。所以,对企业简称的保护应划定合理的权利范围,不应过度扩大。本案中,原告提供证据证明,早在1978年项目立项之时原告就开始使用“宝钢”简称,并一直使用至今。但原、被告企业经营范围分属不同领域,差别较远,且原告至今仍没有从事与被告所核定的第11类商品相同的生产经营业务,相关公众和消费者很难将被告企业名称中的“宝钢”文字与原告企业建立起稳定联系,不符合《中华人民共和国反不当竞争法》第五条第(三)项之规定,所以,原告认为被告侵犯了其企业简称的主张本院不予以支持。
最后,庭审中,两原告认为被告前身靖江市宝钢建材机电供应站设立时,经营方式为购销和零售,销售范围主要包括“建筑材料、五金工具、机械设备、化工原料等”,1998年被告变更企业名称为靖江市宝钢空调设备厂,经营范围包括“空调设备配件制造、五金工具、保温材料、电动工具、化工原料等”,经营方式在原有基础上增加了制造和加工,经营范围和经营方式都进行了扩大,即使被告对1995年注册的企业名称享有在先权利,其在先的权利也应当以当时经工商核准的经营范围、经营地域和经营方式为限,如突破上述限制,其行为就侵犯了原告享有的权利,属于不正当竞争。本院认为,从被告提交的一整套企业变更手续来看,被告前身是靖江市宝钢建材机电供应站,企业负责人是夏晓宏,1998年6月30日,该企业向靖江市工商局提出申请:“……为适应市场的变化,本企业由原来的纯经营型,改变加工生产型,更好地服务于市场,为此特具报告申请将‘靖江市宝钢建材机电供应站’变更为‘靖江市宝钢空调设备厂’,原‘靖江市宝钢建材机电供应站’作‘靖江市宝钢空调设备厂’的分支机构……”。经核准变更后,被告的经营地址、负责人、注册资金均未发生变化,虽然在经营范围和经营方式上有所扩大,但被告的经营行为处于延续状态,被告企业名称“靖江市宝钢空调设备厂”中的“宝钢”文字是对“靖江市宝钢建材机电供应站”原企业名称的继承,且被告企业名称变更行为发生在1998年,应当适用当时的法律规定来判断该行为的性质,但根据1998年相关的法律规定,被告的上述行为属于正常的市场行为,无法得出侵犯原告权利的结论。
综上,被告于1995年依法取得的企业名称早于两原告企业名称核准注册的时间,根据当时法律,被告在企业名称中使用“宝钢”文字的行为不够成对原告企业名称或企业简称权利的侵犯,原告认为被告不正当竞争的主张缺乏事实和法律依据,本院不予以支持。
三、被告应当立即停止侵害原告注册商标专用权的行为
被告靖江空调厂在其经营场所、户外广告、网站宣传、产品宣传册以及名片上大量使用“宝钢”、“宝钢空调”、“宝钢中央空调”、“宝钢科技”、“宝钢制造”等文字,侵害了原告宝钢集团公司和宝钢股份公司享有的第1171126号“宝钢”注册商标专用权,依法应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。
由于两原告在诉讼请求中未向被告提出赔偿经济损失的主张,故被告只承担停止侵权的民事责任,即被告靖江空调厂应立即停止在其经营场所、户外广告、网站宣传、产品宣传册以及名片上使用“宝钢”标识的行为。
综上,依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条、《中华人民共和国商标法》第十三条第二款、第十四条、五十一条、五十二条、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第(二)项、第二十二条第一、二款、《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条第(一)项、第九条第二款、《中华人民共和国反不当竞争法》第五条第(三)项之规定,判决如下:
一、被告靖江市宝钢空调设备厂自本判决生效之日起立即停止侵害原告的涉案“宝钢”注册商标专用权,即停止在其经营场所、户外广告、网站宣传、产品宣传册以及名片等处突出使用“宝钢”标识的行为;
二、驳回原告宝钢集团有限公司、宝山钢铁股份有限公司的其他诉讼请求。
案件受理费800元,由原告宝钢集团有限公司、宝山钢铁股份有限公司负担300元,由被告靖江市宝钢空调设备厂负担500元(两原告预交的诉讼费中超出其应负担数额的部分由本院退还,被告应负担的诉讼费由其于本判决生效之日起十日内向本院交纳)。
如不服本判决,原告可在判决书送达之日起三十日内,被告可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状及副本两份,上诉于江苏省高级人民法院。同时,根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定,预交上诉案件受理费(户名:江苏省高级人民法院;开户行:南京市农业银行山西路支行;账号:10×××75)。
审 判 长 徐 新
审 判 员 梁永宏
代理审判员 龚 震
二〇一四年三月七日
书 记 员 邢 芳