安宁连然建筑有限公司、某某侵害外观设计专利权纠纷二审民事判决书

云南省高级人民法院

民事判决书

（2018）云民终638号

上诉人（原审被告）：安宁连然建筑有限公司。

法定代表人：*尤金。

被上诉人（原审原告）：***，男。

委托诉讼代理人：牟迅，山东众成清泰律师事务所律师。

委托诉讼代理人：**，山东众成清泰（济南）律师事务所律师。

原审被告：安宁宁湖新城管理委员会。

负责人：***。

委托诉讼代理人：***，安宁连然建筑有限公司法定代表人。

上诉人安宁连然建筑有限公司因与被上诉人***及原审被告安宁宁湖新城管理委员会侵害外观设计专利权纠纷一案，不服云南省昆明市中级人民法院（2017）云01民初2009号民事判决，向本院提起上诉。本院于2018年6月20日立案后，依法组成合议庭，开庭进行了审理。上诉人安宁连然建筑有限公司法定代表人***、被上诉人***特别授权的委托诉讼代理人牟迅、原审被告安宁宁湖新城管理委员会特别授权诉讼委托代理人*尤金到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

安宁连然建筑有限公司上诉请求：1、依法撤销原审判决；2、对一审判决第二项改判，由上诉人对被上诉人的赔偿额不超过人民币2万元；3、被上诉人承担一、二审诉讼费用。事实和理由：一、一审法院事实认定不清，被上诉人没有举证证明上诉人侵权的灯头数量，也没有举证证明其损失有多少，一审判决支持被上诉人的全部诉讼请求是不对的。二、一审判决过重，显失公平公正。每个灯头的成本几十元，而被上诉人提出每个灯头侵权损失600元，没有证据证明。请求二审改判合理赔偿。

贾亚强辩称：一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院维持原判。

安宁宁湖新城管理委员会述称：与上诉人的意见一致。

原审原告向一审法院起诉请求：1.被告立即停止制造、销售、许诺销售侵权产品，拆除在安宁市宁湖公园提升改造工程项目中安装的侵权产品，销毁库存产品，销毁生产侵权产品的专用模具；2.被告赔偿原告经济损失及其他制止侵权的合理支出共计20万元；3.被告承担本案诉讼费用。

一审法院认定事实：2012年7月25日，原审原告向国家知识产权局申请名为“灯头（led-j123b）”的外观设计专利权，外观设计产品的用途为照明。2012年12月26日，获得公告授权，专利号为201230339715.1，该专利至今有效。该外观设计的设计要点为产品的外形：整体上均呈略扁的蛇头状，底部存在一个矩形凹槽，内设光源，两侧边板呈两端收紧的椭圆形，边板上设计有多个平行的条状凸起。原审原告发现云南省安宁市宁湖公园存在被诉侵权产品,其代理人遂申请山东省济南市泉城公证处对被诉侵权产品进行了保全证据公证。2017年6月20日，该公证处指派公证人员来到云南省安宁市宁湖公园，对该公园内部分路灯的相关情况进行拍摄。经比对，原审原告认为被诉侵权产品的设计与授权的专利设计构成相同。原审被告认为被诉侵权产品的设计与授权的专利设计不相同，也不近似。另查明，原审被告新城管委会就安宁市宁湖公园提升改造工程进行招标，招标内容及范围为施工图范围内的场地整理、行道树及景观林木的种植及养护、栈道、道路及广场、电气照明系统、给排水系统及附属构筑物。2016年1月22日，公开开标并公示3个工作日后确定的中标单位为原审被告连然公司。该工程于2017年1月10日通过竣工验收。在原审被告提供的宁湖公园提升改造工程招标文件中未确定照明系统所应使用的灯具样式。被诉侵权产品上未标注生产商标识。原审被告连然公司主张，其与案外人***签订《路灯采购安装合同》，委托其采购和安装宁湖公园提升改造工程的全部路灯，包括灯具的采购、安装与调试、移装、电缆电线铺设。原审原告认为即便案外人***与原审被告连然公司存在委托合同关系，两原审被告也构成共同制造被诉侵权产品的行为，原审被告连然公司还存在销售及许诺销售行为。两原审被告否认制造、销售、许诺销售了被诉侵权产品。

一审法院认为，一、被诉侵权设计是否落入原审原告涉案专利权的保护范围。《最高人民法院关于审理侵害专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条规定：“在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。”第十条规定：“人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似。”第十一条规定：“人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：（一）产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；（二）授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。”一审法院认为，判断授权外观设计与被诉侵权外观设计是否相同或近似应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。将被诉侵权设计与授权外观设计相比对，两者整体上均呈略扁的蛇头状，底部存在一个矩形凹槽，内设光源，两侧边板均为两端收紧的椭圆形，边板上有多个平行的条状凸起。两者的设计特征和整体形状基本相同，在整体视觉效果上无差异，构成相同设计，被诉侵权设计已落入原审原告主张的专利权的保护范围。两原审被告提出的光源数量、边板上条状凸起的数量的区别等属于产品局部的细微变化，不足以对产品外观设计的整体视觉效果产生显著影响，一审法院对其不侵权的抗辩观点不予采纳。二、原审被告是否制造、销售、许诺销售了被诉侵权产品。原审被告连然公司虽主张其委托案外人***采购、定制、安装被诉侵权产品，若采购、定制、安装行为涉嫌侵权，相应责任应由***个人承担，但并未提交确实有效的证据加以证实，且被告连然公司系宁湖公园提升改造项目工程的承揽人，在施工中处于主导地位，即便其委托案外人处理承揽范围内的事务，也不能免除其应尽的注意义务，受托人按照委托人的指示处理委托事务，其行为结果直接约束委托人。进而，原审被告连然公司定制被诉侵权产品的行为，属于制造行为，同时其随工程成果的交付，将被诉侵权产品的所有权转移给原审被告新城管委会的行为，属于销售行为。原审原告提交的证据不足以证实被告连然公司存在许诺销售被诉侵权产品的行为，故对原审原告的该项主张一审法院不予支持。此外，无证据显示原审被告新城管委会指定了被诉侵权产品的样式或对被诉侵权产品样式的确定起到了决定作用，故原审原告关于原审被告新城管委会与原审被告连然公司存在共同生产行为的主张，无事实依据，对原审原告的该项主张一审法院不予支持。三、本案民事责任的承担。根据法律规定，外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。否则，应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。本案中，原审原告未提供证据证明原审被告新城管委会实施了侵权行为，故对原审原告要求原审被告新城管委会承担相应民事责任的诉讼请求，一审法院不予支持。原审被告连然公司未经原审原告许可，为生产经营目的制造、销售落入原审原告涉案专利权保护范围的产品，构成对原审原告享有的外观设计专利权的侵害，应当承担相应的民事责任。对于原审原告要求原审被告连然公司立即停止制造、销售侵权产品的请求，属于制止侵权行为的合理要求，一审法院予以支持。对于原审原告要求原审被告连然公司立即停止许诺销售侵权产品的请求，因原审原告未提供证据证明原审被告连然公司存在许诺销售行为，故对原审原告的该项请求，一审法院不予支持。对于原审原告要求原审被告连然公司立即销毁库存侵权产品及生产侵权产品的专用模具的请求，因原审被告连然公司是为涉案工程定制灯具，而原审原告未提供证据证实原审被告连然公司处现在仍存在库存侵权产品及生产侵权产品的专用模具，故对原审原告的该项请求，一审法院不予支持。对于原审原告要求按法定赔偿方式判令原审被告连然公司赔偿其经济损失及为制止侵权支付的合理费用共计20万元的请求，因原审原告未提供其因侵权所受到的损失或原审被告因侵权所获得的利益的确切依据，一审法院综合考虑本案专利权的类别、侵权的性质和情节等，对原审原告的该项请求予以支持。对于原审原告要求连然公司拆除在安宁市宁湖公园提升改造工程项目中安装的侵权产品的请求，由于宁湖公园系公众活动场所，大面积拆除照明设施有悖于公共利益，并会造成当事人之间利益的巨大失衡，故一审法院在已经判处原审被告充分切实的全面赔偿情况下，对原审原告的该项请求不予支持。一审法院判决：一、被告安宁连然建筑有限公司自本判决发生法律效力之日起立即停止生产、销售侵犯原告***201230339715.1号“灯头（led-j123b）”外观设计专利的侵权产品；二、被告安宁连然建筑有限公司自本判决发生法律效力之日起十日内赔偿原告贾亚强经济损失及为维权支出的合理费用共计人民币20万元；三、驳回原告贾亚强其他诉讼请求。案件受理费人民币4300元，由被告安宁连然建筑有限公司负担。

本院二审期间，各方当事人均未提交新的证据。各方当事人对一审判决认定的事实无异议，本院依法予以确认。

本院认为，本案系侵害外观设计专利权纠纷一案。上诉人对一审法院认定其所安装的灯头侵害了被上诉人的外观设计专利没有异议，本院予以确认。上诉人对一审法院完全支持被上诉人的侵权赔偿诉讼请求持有异议，认为过高。关于侵权赔偿数额是否过高的问题。被上诉人在一审中是基于估算得出的20万元侵权赔偿，一审法院支持被上诉人的一审侵权赔偿金额，是综合考虑本案专利权的类别、侵权的性质和情节等，同时，也考虑了上诉人有制造、销售侵权产品的行为。二审中，各方当事人均确认，上诉人在宁湖公园工程中所安装的涉及侵权的路灯是190盏，本案中所涉及的侵害外观设计专利权的是灯头，该涉案专利只是一盏路灯的组成部分，且该专利只是外观设计专利，并不涉及重要技术革新。上诉人在建设过程中定购涉案侵权产品的行为不能认定是制造，上诉人向原审被告移交建设完毕的路灯不能认定是销售。一审法院以此认定上诉人有制造、销售涉案侵权产品的行为，显属不当，本院予以纠正。考虑到涉案侵权产品的数量较少，且主要是用于公共地方，因此，一审法院判决侵权赔偿20万元人民币确实过高，应予调整。本院综合侵权的实际情况和数量、专利的技术含量及继续使用等各方面因素，调整为由上诉人赔偿被上诉人5万元人民币。

综上所述，一审判决认定事实清楚，但判决赔偿数额过高，本院予以适当调整。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：

一、维持云南省昆明市中级人民法院（2017）云01民初2009号民事判决第一项、第三项；

二、撤销云南省昆明市中级人民法院（2017）云01民初2009号民事判决第二项；

三，由上诉人安宁连然建筑有限公司自本判决发生法律效力之日起十日内赔偿被上诉人贾亚强人民币5万元。

一审案件受理费人民币4300元由上诉人安宁连然建筑有限公司承担3010元；由被上诉人***承担1290元。二审案件受理费4300元由上诉人安宁连然建筑有限公司承担3010元，由被上诉人***承担1290元。

本判决为终审判决。

审判长***

审判员***

审判员*姣

二〇一八年九月十七日

书记员**