***与北京***岩土工程有限公司专利合同纠纷一审民事判决书

北京知识产权法院 民 事 判 决 书 （2020）京73民初745号 原告：***，男，1955年7月20日出生，汉族，住黑龙江省虎林市。 委托诉讼代理人：***，北京市博圣律师事务所律师。 委托诉讼代理人：***，虎林市东方法律服务所法律工作者。 被告：北京***岩土工程有限公司，住所地北京市门头沟区潭柘寺镇鲁家滩大街28号。 法定代表人：***，董事长。 委托诉讼代理人：***，男，该公司员工。 原告***与被告北京***岩土工程有限公司（以下简称***公司）专利实施许可合同纠纷一案，本院受理后依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告***及其委托诉讼代理人***、被告***公司的委托诉讼代理人***到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告***向本院提出诉讼请求：1.判令被告赔偿原告违约金人民币32万元；2.被告承担案件受理费用。事实和理由：2006年5月8日，原告与被告签订《独家代理合同》（以下简称涉案合同），约定原告为被告“载体桩专利施工技术”（具体发明专利分别为第98101041.5号“混凝土桩的施工方法”、第98101332.5号“底端带有夯扩头的混凝土桩的施工设备”、第99100566.X号“现场浇注砼桩的施工方法及采用的施工设备”、第00106288.3号“混凝土桩基础的施工方法”）在黑龙江省鸡西市行政区域内的独家代理人，有效期限自2006年5月8日至上述专利权保护有效期限内。根据涉案合同及双方随之签订的《专利设备使用协议》，原告向被告支付了专利成果入门费、两台专利设备使用押金以及设备使用费。在涉案合同履行期间，被告已先后四次违约。2008年7月6日，被告在向虎林市人民法院出具的证明中自认其在授予原告独家代理权期间又授予***在鸡西市密山县实施涉案专利。2011年3月1日，被告授予**为鸡西市辖区的牡丹江农垦分局所辖农场区域的涉案专利独家代理人。2016年7月30日，被告授权***代表其公司在牡丹江农垦鑫**858农场粮食仓储库房打桩施工。2016年8月25日，被告再次授权***在原告独家代理区域内的中运集装箱运输有限公司粮食仓储***农场18连和兴凯湖农场两处打桩施工。被告上述行为已构成违约，应依照约定赔偿原告违约金人民币32万元。 被告***公司辩称：一、原告提出本案诉讼的时间已超过诉讼时效期间。二、原告未按照涉案合同第二条履行付款义务，涉案合同已于2014年失效。三、被告授权***在密山地区使用涉案专利的时间早于对原告的授权时间。被告授予**使用的范围不属于鸡西市行政辖区。四、***系被告公司员工，其所涉行为是代理被告公司进行推广，不属于对涉案合同的违约行为。综上，请求驳回原告的诉讼请求。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证， 原告为证明其已按约定履行合同义务，提交了以下证据：被告出具的关于原告2006年-2018年入门费和代理费全部交齐的证明。被告对该项证据真实性不予认可。 原告为证明被告存在违约行为，提交了以下主要证据：1、被告向虎林市人民法院出具的有关原告取得涉案专利在鸡西市行政区域内独家代理权的证明，其中载明被告将涉案专利在密山市的代理权授予案外人***；2、被告向案外人**出具的授权其为“载体桩”专利施工技术在黑龙江省牡丹江农垦局独家代理人的证书及相关声明；3、被告授权***代理“黑龙江省牡丹江农垦鑫**八五八农场粮食仓储”项目、“中运集装箱运输有限公司粮食仓储”项目施工、结算等事务的授权委托书、营业执照；4、（2017）黑0381民初1332号民事判决书。对于上述证据，被告的质证意见为：对于证据的真实性没有异议，但是对于原告所据以主张的证明目的不认可。 被告为证明其行为不构成对涉案合同的违约行为，提交了以下主要证据：1、原告与被告于2014年2月21日签订的《交纳专利保护费协议》及代理费人民币贰万元收据一张，其中《交纳专利保护费协议》载明“一、经双方协商，***在上述两地区拖欠的专利保护费共计6万元整，上交北京***岩土工程有限公司，其中于2014年2月21日交纳2万元，剩余4万元于2014年5月1日前一次性交清。二、***将上述6万元专利保护费交清后，北京***岩土工程有限公司确认，上述两地区的专利保护费已交纳至2013年年底。三、如***未按本协议第一条约定的时间和金额交纳专利保护费，北京***岩土工程有限公司将立即终止双方独家代理协议，废除***在上述两地区的专利独家代理权，发展其他代理人。***对此无任何异议”。2、被告与***于2006年2月16日签订的关于“复合载体夯扩桩施工技术”的独家代理合同；3、《黑龙江省农垦总局、牡丹江管理局及行政管理条例》，其中载明八五八农场系由牡丹江管理局管辖。《黑龙江垦区条例》，其中有“垦区范围内的经济和社会行政管理活动，适用本条例”之规定；4、被告与***签订的劳动合同书。对于上述证据，原告的质证意见为：1、对证据1的真实性没有异议，但证明目的不予认可；2、对证据2的真实性不认可；3、对证据3的真实性认可，但证明目的不予认可；4、对证据4的真实性不予认可。 本院经审理查明： 一、关于双方合同签订情况 2006年5月8日，***与***公司签订《独家代理合同》（以下简称涉案合同），约定***公司许可***实施“载体桩”专利施工技术，***式为独家代理，许可范围为黑龙江省鸡西市行政区域内，合同有效期自2006年5月8日至专利保护有效期限内。涉案“载体桩”专利施工技术包含4项发明专利，分别为：第98101041.5号“混凝土桩的施工方法”、第98101332.5号“底端带有夯扩头的混凝土桩的施工设备”、第99100566.X号“现场浇注砼桩的施工方法及采用的施工设备”、第00106288.3号“混凝土桩基础的施工方法”（以下统称涉案专利技术），***为***公司、北京***岩土技术开发有限公司、***。 涉案合同第一条“名词和术语”约定“独家许可，指***许可代理方在合同约定的期限、地区、技术领域内实施该专利技术，除***外其他任何单位或个人未经授权都不得实施该专利技术”；第五条第1项约定“本合同采用入门费加提成的支付方式：合同正式签订当日，代理方应先向***支付专利成果使用入门费?0?680000元（大写：人民币捌万元整）。本合同有效执行期限内，代理方根据每个桩基工程实际结算总产值的3%向***交纳专利保护费”；第十条第1项约定“***保证本合同在黑龙江省（区、市）鸡西市（区、县）行政区域范围内为独家许可地区。如***在上述范围内多许可一家，向代理方赔偿人民币捌万元，并立即取消本合同以外的任何许可”。 二、关于涉案合同履行情况 2014年2月21日，***与***公司签订《交纳专利保护费协议》，其中第一条约定“经双方协商，***在上述两地区拖欠的专利保护费共计6万元整，上交北京***岩土工程有限公司，其中于2014年2月21日交纳2万元，剩余4万元于2014年5月1日前一次性交清”，第三条约定“如***未按照本协议第一条约定的时间和金额交纳专利保护费，北京***岩土工程有限公司将立即终止双方独家代理协议，废除***在上述两地区的专利独家代理权，发展其他代理人。***对此无任何异议”。***于该协议签署当日向***公司支付2万元。***公司主张此后***再未向其支付任何费用，涉案合同已依据该协议第三条自然解除。 2014年5月16日，***公司出具《证明》，证明***为***公司授权在鸡西市行政区及黑龙省农垦牡丹江管理局的合法代理人。 2014年6月3日，***公司出具《声明》，证明自2012年5月28日起，由***一人独家代理黑龙省农垦牡丹江管理局。 ***提交***公司于2017年6月8日**出具的《证明》，内容为“鸡西“载体桩”独家代理人***2006年-2018年入门费荷代理费全部交齐”。对此，***公司主张经其内部核实没有出具该证明的任何记录，故对该证明的真实性不予认可。 此外，***另出具2017年6月9日向***公司法定代表人***的8万元银行汇款单，以及***手书的对应《收据》一份，内容：“予（预）收***交来新专利研发费捌万元整”。***公司主张其法定代表人***不了解***拖欠代理费的情况，误以为是研发费用，故出具了此份收据。 三、关于***主张的违约行为 （1）2006年2月16日，***公司、北京***岩土技术开发有限公司、***与***签订《独家代理合同》，约定独家许可***在黑龙江省密山市区域内实施涉案专利技术。 因***任职法定代表人的牡丹江市北亚基础工程有限责任公司（以下简称北亚公司）在黑龙省虎林市实施涉案专利技术，***以虎林市和兴打桩有限公司（以下简称和兴公司）的名义将其诉至黑龙江省虎林市人民法院（以下简称虎林法院）。***公司应***的要求于2008年7月6日向虎林法院出具《证明》，其中载明“……***取得的是鸡西市行政区域内的独家代理权，该权力范围包括：鸡西市及市管辖的六个区、鸡东县、密山市和虎林市以及鸡西行政区域内的农垦和林区。……密山市的代理权虽授予***，但管理权属于***，由***按每个工程的2%向***交缴管理费。……”。 （2）2011年3月1日，***公司授权**为涉案专利技术在黑龙省农垦牡丹江管理局的独家代理人。2011年5月17日，***公司改授权***、**为涉案专利技术在黑龙省农垦牡丹江管理局的独家代理人。2012年5月28日，***公司再次改授权***为涉案专利技术在黑龙省农垦牡丹江管理局的独家代理人。 另查，黑龙省农垦牡丹江管理局所辖部分农场位于鸡西市行政区域内。 （3）***提交了两份授权委托书，内容分别为***公司授权***为本公司合法代理人，就黑龙江省牡丹江农垦鑫**八五八农场粮食仓储项目、中运集装箱运输有限公司粮食仓储项目的施工、结算款项以及执行一切与此有关的事项。 2017年7月14日，***任职法定代表人的和兴公司以***未经授权在虎林市实施涉案专利技术为由将***诉至虎林法院。2018年12月20日，虎林法院作出（2017）黑0381民初1332号民事判决书，其中和兴公司诉称部分记载“……2016年9月4日，***在中运公司现场使用“载体桩”施工技术打桩施工，和兴打桩公司现场制止其侵权行为却拒不停工，……”；法院认定事实部分记载“……2016年8月22日，***与***签订夯成孔混凝土灌注桩施工合同……甲方将中运集装箱运输公司仓储桩基基础工程承包给乙方施工，……”；法院认为部分记载“***在2016年8月22日派出所执法视频中明确叙述其有与和兴打桩公司相同的代理合同、***授权其施工、并为其指派的专门人员，且和兴打桩公司提供的***与***签订的夯成孔混凝土灌注桩施工合同，故可以认定***在中运集装箱运输有限公司实施打桩使用的技术与和兴打桩公司的专利技术确系同一技术。” 上述事实，有《独家代理合同》、《设备使用协议书》、《交纳专利保护费协议》、被告出具的证明及声明以及庭审笔录等证据在案佐证。 本院认为： 一、关于涉案合同的专利授权类型 ***认为其于涉案合同获得的系区域独占专利许可，即***公司在授权区域内亦不得实施相关专利。***公司认为其于涉案合同授权***的系区域排他专利许可，即除***、***公司外其他第三方在授权区域内亦不得实施相关专利。对比，本院认为，根据涉案合同第一条“名词与术语”条款对于“独家许可”的解释，被告（***）已排除在禁止区域内实施该专利技术的行列之外。因此，涉案合同在许可合同类型应属于排他许可合同。 二、关于涉案合同是否已经解除 ***公司主张根据双方签订的《交纳专利保护费协议》，***未在该协议约定的2014年5月1日前一次性交清剩余4万元专利保护费，故涉案合同已经根据《交纳专利保护费协议》第三条之约定已经解除。对此，本院注意到，首先，《交纳专利保护费协议》第三条所约定的系***公司对涉案合同享有的合同解除权，该解除权的行使需要***公司在约定解除条件成就时向***明示。然而，事实上***公司未举证证明其已向***明示通知解除涉案合同。其次，***提供的***公司于2017年6月8日出具《证明》载明***2006-2018年入门费和代理费已全部交齐，***据此认为其不存在拖欠入门费和代理费的情况。***公司主张其经内部核实未发现出具此份证明的记录，并据此否认该证明的真实性。再次，在《交纳专利保护费协议》约定的最后付款日2014年5月1日之后，***公司于2014年5月16日、6月3日分别出具《证明》、《声明》重申其授权***在鸡西市与黑龙省农垦牡丹江管理局的涉案专利技术授权。最后，***公司法定代表人***于2017年6月9日收到***8万元汇款后，于当日出具“新专利研发费”收据。综合以上三点事实，本院认为，虽然***公司主张涉案合同已于2014年5月解除，但缺乏***公司对***有关解除合同的相关通知，且***公司对2017年6月8日《证明》真实性的否定理由较为牵强，缺乏客观证据佐证，而***公司在2014年5月1日后两次为***出具授权证明以及***在2017年6月9日收取***“新专利研发费”的行为显示当时双方的相关合作仍在进行。综上，本院对***公司关于涉案合同已解除的主张不予采纳。 三、关于***主张的违约行为是否成立及是否应当承担违约责任 （1）关于***公司对***的授权行为 根据***公司与***就黑龙江省密山市区域签订的《独家代理合同》显示，***公司在与***就鸡西市签订涉案合同前，已经将***所获授权的鸡西市所属区域内的密山市单独授权于***。涉案合同的授权范围涵盖整个鸡西市行政区域，且无证据显示***在签订涉案合同时知晓并认可***公司在密山市区域的重复授权行为，且在和兴公司与北亚公司的民事纠纷诉讼中，***公司向法院确认密山市属于***的授权区域。因此，***公司授权***在密山市区域内实施涉案专利的行为构成涉案合同第十条第1项约定的违约行为，故***公司应当承担向***支付该条款约定的违约金8万元。 关于该违约责任之主张是否超过诉讼时效。涉案合同第十条第1项约定“如***在上述范围内多许可一家，向代理方赔偿人民币捌万元，并立即取消本合同以外的任何许可”，该违约条款约定了违约条件、违约金数额，但未明确约定违约金的支付期限。本院认为，结合“立即取消本合同以外的任何许可”的约定，该违约金的支付期限亦应当是立即的，即应自代理方知道或者应当知道***存在约定违约行为之日起算。具体而言，根据2008年7月6日《证明》的记载，***至迟于2008年7月即已知晓***公司存在将涉案专利技术在密山市授权***实施，此时***应当知晓***公司存在涉案合同第十条第1项约定之违约行为，但***至本案立案之日长达12年时间未向***公司主张过该违约金，已明显超过《中华人民共和国民法通则》规定的二年诉讼时效。因此，***公司关于该违约金已超过诉讼时效的抗辩主张成立。 （2）关于***公司对**的授权行为 ***公司主张黑龙江省牡丹江农垦分局对于鸡西市行政区域内的属于该分局的农场具有行政管理权，故***公司对***对鸡西市的授权范围不包含黑龙江省牡丹江农垦分局在鸡西市的农场，因此***公司将黑龙江省牡丹江农垦分局所辖区域授权**与***的授权区域不存在重叠，亦不构成违约行为。对此本院认为，首先，根据黑龙江省的行政区划，前述农场在鸡西市的行政区划内，即便根据《黑龙江垦区条例》，前述农场实际行政管理权属于黑龙江省牡丹江农垦分局，但不构成对行政区划调整。其次，涉案合同的授权区域为黑龙江省鸡西市行政区域内，且无例外区域的约定。最后，***公司在2010年5月31日出具的《证明》中明确记载***的授权范围包含鸡西市行政区域内的农垦和林区。综上，本院认为***依据涉案合同所获得的授权区域包含黑龙江省牡丹江农垦分局在鸡西市行政区域内的农场。进而，***公司在未征得***同意的情况下，将涉案专利技术在鸡西市的部分区域授权他人实施，已构成涉案合同第十条第1项约定的违约行为，故***公司应当承担向***支付该条款约定的违约金8万元。 关于该违约责任之主张是否超过诉讼时效。如前所述，该违约金的支付期限应当自代理方知道或者应当知道***存在约定违约行为之日起算。具体而言，根据***公司于2011年5月17日向***、**出具授权《证书》，***至迟于2011年5月即已知晓***公司给予**的授权区域黑龙江省牡丹江农垦分局与***的授权区域鸡西市存在重叠，此时***应当知晓***公司存在涉案合同第十条第1项约定之违约行为，但***至本案立案之日长达9年时间未向***公司主张过该违约金，已明显超过《中华人民共和国民法通则》规定的二年诉讼时效。因此，***公司关于该违约金已超过诉讼时效的抗辩主张成立。 （3）关于***主张***公司分别于2016年7月、8月对***的授权行为 ***公司主张涉案合同属于排他授权，故***公司有权在鸡西市区域内实施涉案专利技术，其授权的***系该公司员工，并出具《劳动合同书》***证。对此本院认为，根据（2017）黑0381民初1332号民事判决查明事实，该案被告***与***就位于鸡西市所辖密山市火车道以南的中运集装箱运输有限公司粮食仓储项目签订打桩施工合同，施工过程中***获得了***公司、***的授权使用了涉案专利技术，因此在该工程中实施涉案专利技术的主体系***，而非***公司或***。因此，***公司在涉案合同有效期内另授权他人在鸡西市区域内实施涉案专利技术，已构成涉案合同第十条第1项约定的违约行为，故***公司应当承担向***支付该条款约定的违约金8万元。 关于该违约责任之主张是否超过诉讼时效。如前所述，该违约金的支付期限应当自代理方知道或者应当知道***存在约定违约行为之日起算。具体而言，根据和兴公司在（2017）黑0381民初1332号案件的起诉自述，和兴公司在2016年9月4日以侵权为由到***的该工程项目现场制止施工，故和兴公司的法定代表人***至迟于该日已知晓***公司存在涉案合同第十条第1项约定之违约行为，至本院立案之日已超过《中华人民共和国民法总则》规定的三年诉讼时效。因此，***公司关于该违约金已超过诉讼时效的抗辩主张成立 关于黑龙江省牡丹江农垦鑫**八五八农场粮食仓储项目。***仅提供了***公司对***的授权委托书及营业执照，未提供该项目的相关施工合同，无法确定施工主体。故对于***关于该项目的违约主张，本院不予支持。 综上，***的诉讼请求均已超过法定的诉讼时效，其已丧失胜诉权。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、《中华人民共和国合同法》第九十四条第（四）项、第九十六条、第九十七条之规定，判决如下： 驳回原告***的诉讼请求。 案件受理费六千一百元，由告***负担（已交纳）。 如不服本判决，各方当事人可在本判决书送达之日起十五日内向本院提交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费，上诉于北京市高级人民法院。 审　判　长　宋　堃 人民陪审员　李　建 人民陪审员　姚　彤 二〇二二年九月二十九日 法官　助理　李　适 书　记　员　***