上海可赛装饰有限公司与上海建工一建集团有限公司等侵害外观设计专利权纠纷二审民事判决书

上海市高级人民法院

民 事 判 决 书

（2021）沪民终1302号

上诉人（原审原告）：上海可赛装饰有限公司，住所地上海市松江区新闵经济开发区（新北街402号3B02室）。

法定代表人：蔡燕玲，执行董事。

委托诉讼代理人：杨东明，上海弼兴律师事务所律师。

委托诉讼代理人：李梦园，上海弼兴律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：上海建工一建集团有限公司，住所地中国（上海）自由贸易试验区福山路33号25-27楼。

法定代表人：徐飚，董事长。

委托诉讼代理人：张慧，公司员工。

委托诉讼代理人：顾敏慧，公司员工。

被上诉人（原审被告）：上海强荣建设集团有限公司，住所地上海市浦东新区新场镇古丹路15弄2号。

法定代表人：丁雪云，总经理。

委托诉讼代理人：徐松婷，上海徐松婷律师事务所律师。

二审第三人：上海前滩实业发展有限公司，住所地上海市浦东新区杨新路88号1幢108A室。

法定代表人：周翔，董事长。

委托诉讼代理人：傅春明，上海市锦天城律师事务所律师。

委托诉讼代理人：贾咏华，上海市锦天城律师事务所律师。

上诉人上海可赛装饰有限公司（以下简称可赛公司）因与被上诉人上海建工一建集团有限公司（以下简称建工一建公司）、上海强荣建设集团有限公司（以下简称强荣公司）侵害外观设计专利权纠纷一案，不服上海知识产权法院（2021）沪73民初1881号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年12月29日立案后，依法组成合议庭，于2022年2月28日公开开庭进行了审理，于2022年3月24日依法追加上海前滩实业发展有限公司（以下简称前滩实业公司）作为本案第三人参加诉讼，并于2022年8月25日再次公开开庭进行了审理。上诉人可赛公司的委托诉讼代理人杨东明、李梦园，被上诉人建工一建公司的委托诉讼代理人张慧，被上诉人强荣公司的委托诉讼代理人徐松婷，二审第三人前滩实业公司的委托诉讼代理人贾咏华到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

可赛公司上诉请求：撤销一审判决，改判支持上诉人一审全部诉讼请求。事实和理由：1.原审判决认定两被上诉人主张的先用权抗辩成立，属于事实认定错误。第一，原审法院认为两被上诉人已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件是错误的。原审法院认定主要技术图纸时援引的图纸均为概念图、效果图、示意图等需要进一步细化的图纸，不是完备的、详细的、可立即付诸实施的技术图纸或工艺文件。两被上诉人从未明确先用权图纸究竟为何，也并未举证被诉侵权产品依据何图纸制造。第二，原审法院认为两被上诉人在原有范围内继续制造、使用是错误的。在没有明确何为在先设计图纸的情况下，无从认定何为原有范围。即便能够明确其主张先用权的图纸，两被上诉人还需证明在涉案专利申请日前原有生产规模。2017年4月涉案项目仅开展了“标准层精装样板”层的招标工作，对于业主而言，其能够主张的原有范围至多仅为“精装样板”层；两被上诉人从未就涉案专利申请日前已完成必要的生产准备进行举证，不能主张其制造被诉侵权产品属于在原有生产范围、规模内继续制造、使用；根据两被上诉人于2019年1月签订的涉案工程的分包协议，预计开工及完成时间为2018年11月30日至2019年10月30日，实际施工日期在涉案专利申请日之后，故两被上诉人制造被诉侵权产品的行为无法适用先用权抗辩。第三，原审法院认为两被上诉人作为分包商，可以主张业主前滩实业公司所享有的先用权抗辩存在错误。本案即便存在先用权也应属于设计单位，两被上诉人并非先用权抗辩的适格主体。2.两被上诉人侵害了上诉人依法享有的专利权，应当依法承担相应的侵权责任。第一，两被上诉人主观上均存在侵权故意、客观上均实施了侵权行为。两被上诉人对上诉人的样板房蓄意破坏和切割，并模仿上诉人产品，在收到上诉人的律师函后不仅没有停止侵权行为，甚至在一审诉讼期间仍然持续其侵权行为，侵权行为性质恶劣，主观恶意明显，且涉案工程具有较高的知名度，被诉侵权产品位于涉案工程大厅及各个楼层，侵权范围大，影响恶劣，故两被上诉人应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。第二，强荣公司作为分包方，是被诉侵权产品的制造、使用、销售者，应就其侵权范围承担赔偿责任。建工一建公司作为涉案工程的总承包方，有义务对分包方的产品质量、知识产权等进行全面监督、管理和把关，客观上应对整个工程中使用的产品承担责任，且其明知分包方自行制造、使用被诉侵权产品而没有及时制止，应当与分包方构成共同侵权，承担连带责任。

建工一建公司答辩称：1.建工一建公司与强荣公司系合法的承包关系，不存在侵权行为；2.建工一建公司作为涉案工程项目的总承包单位，在分包合同中对专利侵权责任有明确的约定，其无需承担任何法律责任；3.工程图纸等资料均由建设单位前滩实业公司直接提供，KohnPedersenFoxAssociatesPC（以下简称KPF公司）在涉案专利申请日前已出具相关设计方案。在可赛公司涉案专利申请日前，建设单位前滩实业公司已完成相关制造和使用的必要准备。

强荣公司答辩称：一审法院认定事实清楚，适用法律正确，请求法院驳回可赛公司的上诉请求。

二审第三人前滩实业公司答辩称：1.前滩实业公司2016年12月2日就掌握了被诉侵权产品设计图纸，作好了制造、使用的必要准备，早于涉案专利申请日。被诉侵权产品外观系前滩实业公司委托KPF公司设计，本地设计公司为同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司（以下简称同济设计院）。2016年12月2日，KPF公司即将该设计发送给前滩实业公司，前滩实业公司掌握了实施被诉侵权设计所必需的图纸。2017年4月，上海建津建设工程咨询有限公司代表前滩实业公司与涉案项目装修的分包商中建八局装饰工程有限公司就涉案工程的样板层精装修进行了交流，发送了涉案工程样板层的精装修全套图纸，在该日期涉案工程样板层精装修工程已经开展。2.前滩实业公司是在涉案工程委托设计的范围内进行施工，属于专利法规定的“原有范围”。3.2017年1月18日，KPF公司工作人员把涉案设计发送给可赛公司的员工，该行为并未经过前滩实业公司的同意，后可赛公司将涉案设计申请了专利，前滩实业公司保留对可赛公司诉讼的权利。

上诉人可赛公司向一审法院起诉请求：1.判令两被告立即停止制造、销售侵害专利名称为“装饰墙板（小波浪-实木纹）”、专利号为ZL201730306120.9的专利权的产品；2.判令两被告承担连带赔偿责任，赔偿原告经济损失及因维权支付的合理费用共计人民币（以下币种相同）5,155,492元。事实和理由：原告系涉案“装饰墙板（小波浪-实木纹）”外观设计专利的专利权人，专利号为ZL201730306120.9，该专利目前仍在保护期内。原告经调查发现，在位于上海市东育路、海阳西路交叉口的一幢在建建筑内（施工牌显示其为前滩中心）存在由两被告共同制造、销售、许诺销售的涉嫌侵害涉案专利权的侵权产品。原告认为，两被告的行为已经构成专利侵权，严重损害了原告的合法权益，给原告造成了极大的经济损失。

一审法院认定事实：

一、涉案专利情况

名称为“装饰墙板（小波浪-实木纹）”的外观设计专利，申请日为2017年7月12日，授权公告日为2017年12月26日，专利号为ZL201730306120.9，专利权人为原告，设计人为蔡燕玲、陆明、吴春凌。专利简要说明记载：本外观设计产品的用途为用于作为墙体面板、隔板；本外观设计产品的设计要点在于产品的形状；最能表明本外观设计设计要点的图片或照片为主视图。专利图片显示产品外形整体类似长方体，厚度较薄，正面设有沿纵向延伸的若干凹凸条纹，相邻条纹没有交汇，间距时大时小，疏密交错排布，条纹间距总体相对较窄，从俯仰视图看，呈规则波浪形。

2018年8月8日，国家知识产权局就涉案专利出具外观设计专利权评价报告，初步结论为全部外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。

二、被诉侵权事实

2019年4月1日，原告向上海市松江公证处申请保全证据公证，其委托代理人于次日来到位于上海市浦东新区东育路海阳西路交叉口（东育路以西、海阳西路以北）的前滩中心25-1南区（除桩基）项目施工现场，对项目内部的相关部位装修现状进行了拍照。公证书所附照片显示施工铭牌中记载，建设单位前滩实业公司，监理单位上海建科工程咨询有限公司，总包单位建工一建公司，开工日期2015年6月30日，设计单位上海市同济设计院。

2019年12月18日，原告向上海市徐汇公证处申请保全证据公证，其委托代理人来到位于上海市东育路、海阳西路交叉口的一幢在建建筑内（该幢建筑施工牌显示该幢楼为前滩中心），对该建筑的外观、外围环境、标示信息、部分楼层的装潢和堆放在该场所内的装修材料等进行了拍照。公证所附照片显示，建筑工人维权告示牌中记载，建设单位前滩实业公司，施工总承包企业建工一建公司，分包企业包括上海市建筑装饰工程集团有限公司、强荣公司、上海海华建筑装饰工程有限公司、上海秋元华林建设集团有限公司等；32、33、35、38楼墙面装饰有小波浪面板，39楼堆放有众多小波浪型面板。

经现场勘验，相应楼层施工均已结束，各方当事人均确认33层系强荣公司施工，墙面装饰有小波浪纹面板。

经比对被诉侵权面板与涉案专利，各方当事人均确认被诉侵权产品表面存在实木纹，原告认为两者相同，被告则认为被诉侵权产品不存在涉案专利小波浪曲线造型。

三、被告主张的先用权相关事实

2020年6月5日，前滩实业公司向上海市闵行公证处申请办理保全证据公证，在公证员和公证处工作人员的监督下，其委托代理人杨晨在上海市黄浦区马当路119号，使用该场所的办公电脑及网络，打开Outlook软件，查看帐户信息，查看“2227_木饰面样品”邮件及附件“170117_FeatureWall–SampleUpdate-

CurvePanel-50-1.3dm”的相关内容，显示KPF杨晨于2017年1月18日向“力量（287587451@qq.com）”发送邮件，邮件内容为3150长的模型，附件包括众多图片，涉及一长方形面板，设有沿纵向延伸的若干凹凸条纹。查看“Re:2227QiantanCenter_Interior”邮件的相关内容，显示2016年12月16日，KPF杨晨发给业主方的邮件中记载：非常感谢业主团队在百忙之中听取我们的室内设计汇报。会议中我们的设计团队与业主团队有非常好的沟通，并获取了业主宝贵的意见，基于这些意见，我们将会更新文本及材料样板用于向李总汇报，具体内容如下及附件……我们理解接下来给李总的汇报主要关注的是标准层，会议中我们也探讨了关于首层大堂的一些设计议题，具体如下：基于与电梯厅设计的结合，业主接受首层大堂背景墙使用低饱和度的棕色调木皮与整体设计的色调更加匹配……各方倾向于方案1，但波浪木板需要更好的技术策略，倾向于更浅色调的材料组合……通道、厕所及茶水间更倾向于使用有立体感并有肌理的木皮，不喜欢平板木皮……打开“NewformaProjectCenter”软件，进入“InfoExchange”页面，查看主题为“2227_QTInteriorpresentation”内“161223_Concept-ClientPresentation_Mid.pdf”文件的相关内容，显示杨晨发送的邮件附件中包含“上海前滩中心SHANGHAIQIANTANCENTERINTERIORDESIGNCONCEPTPRESENTATION12.23.2016”的文档，包含有墙面大波浪面板和小波浪面板的造型。

2020年6月5日，前滩实业公司向上海市闵行公证处申请办理保全证据公证，其委托代理人陈霜林在上海市浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心二期D栋1618室，使用该场所的办公笔记本电脑及网络进行操作，进入陆家嘴企业邮局页面，显示有2019年5月20日，陆明〈287587451@qq.com〉发送给多人包括陈霜林的邮件，发件人的署名系“上海可赛装饰有限公司陆明”。2017年4月11日，上海建津建设工程咨询有限公司熊金玲发送给中建八局装饰龚永全的邮件中记载，附件为前滩办公楼样板层精装全套图纸（0405版）。2018年5月8日，中建八局装饰工程有限公司王石磊发送给建津黄经理的邮件“前滩中心25-02地块办公楼项目精装样板后续调整回复”中记载，请查收我司整改安排回复，该邮件附件涉及首层大堂大波浪面板的安装，其中包含“可赛回复：我司是产品生产供应商，仅可按照所提供给我司的图纸基础上根据自身工艺细化深化图纸”。2020年5月14日，陈霜林向黄微发送的邮件附件涉及2017年1月5日的专题会议纪要，其中记载“样板层的电梯厅、电梯轿厢、走道按照方案一（木皮墙面）制作”。

四、其他相关事实

2017年11月7日，原告（乙方）与中建八局装饰工程有限公司（甲方）签订《物资采购合同》，就甲方承包的前滩中心25-02地块办公楼样板间精装专业分包工程所用大小波浪墙板及平墙板和平墙板配套暗门采购与供应事宜签订本合同条款，本合同所采购的物资应符合前滩样板间精装工程设计规范及图纸设计要求。2017年12月14日，中建八局装饰工程有限公司签署的上海前滩中心样板房产品加工下单尺寸确认单及总价结算单中记载，小波浪单价为4,800元每平方米。原告提供的由同济设计院2017年9月11日绘制的两张前滩中心25-2地块办公楼7层电梯图纸显示墙面要求装饰有小波浪纹，以及小波浪纹的具体外观，即纵向延伸的若干规则凹凸条纹。

一审庭审中，原告明确前述图纸系中建八局装饰工程有限公司在签订前述《物资采购合同》之后提供给原告，图纸上的小波浪纹外观与原告涉案专利外观一致，但认为前述设计系原告提供给中建八局装饰工程有限公司。

被告建工一建公司与被告强荣公司就前滩中心25-02地块办公楼2标（除桩基）之室内精装修专业分包工程（6F-35F不含设备层）签订有合同，业主/建设单位为前滩实业公司，项目管理公司为上海建津建设工程咨询有限公司，设计单位为KPFArchitectureDesignConsulting（Shanghai）Co、同济设计院，总承包单位为建工一建公司，分包单位为强荣公司。分包单位同意按照和根据合同文件规定、有关附加的合同条款及合同图纸和技术规范所示的工程进行施工和完成工程；分包合同总价77,557,399元，包含工程价款70,506,726.36元，增值税款为7,050,672.64元；预计开工时间2018年11月30日，预计完工时间2019年10月30日；在进行工程单价表所说明或提及的工程中，所有专利权税或因提供和使用任何专利物品、工艺或发明而须支付的其他金额应被视为已包括在合同金额内，而且分包单位应保障业主/建设单位免于因分包单位侵犯或者被认为侵犯有关物品、工艺和发明的专利权所引起的诉讼、赔偿、诉讼费和其它费用；惟在进行工程中，当分包单位遵照业主/建设单位的指令而提供和使用任何专利品、工艺或发明时，分包单位需支付该专利权的受益人的所有专利权税，损害赔偿或者其它金额应列入合同结算价内。

原告为包括本案在内的四个案件支付了律师费10万元，为包括本案在内的11个案件支付了公证费15,420元、打印费72元，在本案中主张合理费用115,492元。

一审法院认为，原告是涉案ZL201730306120.9号“装饰墙板（小波浪-实木纹）”外观设计专利的专利权人，该专利目前处于有效期内，任何单位或者个人未经专利权人许可，不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其专利产品，否则属于侵害外观设计专利权的行为，依法应当承担相应的民事责任。

结合各方当事人的诉辩意见，本案争议焦点主要在于：一是被诉侵权产品是否落入原告涉案外观设计专利权的保护范围；二是被告主张的先用权抗辩能否成立。

关于争议焦点一。根据《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）及其司法解释的规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计，在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上,采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，应当认定被诉侵权设计落入外观设计专利权的保护范围。被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。外观设计近似的判断应以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响。

本案中，被诉侵权产品与涉案专利产品均为装饰墙板，系相同种类产品。经比对，被诉侵权产品和涉案专利整体均呈长方体，正面设有沿纵向延伸的若干凹凸条纹，相邻条纹没有交汇，条纹间距总体相对较窄，间距时大时小，疏密交错排布，整体类似波浪形，也即两者整体形状基本一致。此外，一审法院还注意到，涉案专利名称为“装饰墙板（小波浪-实木纹）”，装饰墙板对应于该专利产品的用途，小波浪对应于产品的形状，实木纹对应于产品的图案，也即该专利名称系对专利设计的简要概括，而该专利名称与专利图片亦具有对应关系，从专利图片中可以反映出其形状与图案。由此可见，涉案专利名称和专利图片相互结合，共同限定了涉案专利权的保护范围。本案中，被诉侵权产品表面贴有木皮，各方当事人均确认被诉侵权产品表面存在实木纹。综上，可以认定被诉侵权产品与涉案专利外观设计在整体视觉效果上无实质性差异，构成近似设计，被诉侵权产品落入原告涉案外观设计专利权保护范围。

关于争议焦点二。根据专利法及其司法解释的规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权；已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件，应当认定属于专利法规定的已经作好制造、使用的必要准备；专利法规定的原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。

本案中，首先，涉案工程的业主前滩实业公司已经作好了制造、使用的必要准备。在案证据显示，涉案前滩中心25-02地块办公楼的业主/建设单位为前滩实业公司，设计单位为KPFArchitectureDesignConsulting（Shanghai）Co、同济设计院，KPF杨晨于2016年12月23日、2017年1月18日发送的邮件均已涉及上海前滩中心内部设计的图片，其中涉及墙面小波浪面板。尤其是2017年1月18日的邮件，涉及小波浪面板的多个视图，可见长方形面板设有沿纵向延伸的若干凹凸条纹，相邻条纹没有交汇，条纹间距总体相对较窄，间距时大时小，疏密交错排布，整体类似波浪形，邮件主题记载“2227_木饰面样品”，也即面板应装饰有木饰面，与邮件图片的颜色相符。此外，原告提供的由同济设计院2017年9月11日绘制的两张前滩中心25-2地块办公楼7层电梯图纸显示墙面要求装饰有小波浪纹，以及小波浪纹的具体形状，即纵向延伸的若干规则凹凸条纹，相邻条纹没有交汇，条纹间距总体相对较窄，间距时大时小，疏密交错排布，整体类似波浪形，同时标注“波浪实心铝，2mm枫木贴面”。经比对前述邮件附图、图纸与涉案专利图片，可见三者外观基本一致。一审法院注意到，涉案工程设计单位已于2017年1月18日将前述小波浪面板图片发送给原告员工陆明，早于涉案专利申请日2017年7月12日，而涉案专利的设计人之一也为陆明，原告虽主张前述图纸系由其设计提供给中建八局装饰工程有限公司，对此并未提供任何证据予以证明。在此情况下，可以认定该图纸与前述邮件能够相互印证，证明涉案工程的设计单位设计了前述小波浪纹面板。一审法院还注意到，在案证据显示，2017年4月，上海建津建设工程咨询有限公司与中建八局已就涉案工程楼样板层精装进行交流，发送了前滩办公楼样板层精装全套图纸，也即早在2017年4月，涉案工程的样板层精装工程已经展开。综上，可以认定在涉案专利申请日2017年7月12日前，涉案工程的设计单位KPFArchitectureDesignConsulting（Shanghai）Co、同济设计院已经接受业主前滩实业公司委托，完成了实施发明创造所必需的主要技术图纸，因此可以认定涉案工程业主前滩实业公司在申请日前已经作好制造、使用的必要准备。

其次，被诉侵权行为属于仅在原有范围内的继续制造、使用行为。涉案设计图纸系为前滩中心25-02地块办公楼工程设计，无论该图纸著作权归属于哪方主体，工程业主前滩实业公司均享有在涉案工程中对于该图纸的使用权，即依据图纸进行施工的权利。鉴于建筑工程的施工特性，该工程室内精装修并非由业主实施，而系由业主总承包给被告建工一建公司，再由被告建工一建公司分包给包括被告强荣公司在内的多家主体，由具体分包单位根据业主提供的图纸进行施工，本案被诉侵权产品的小波浪形外观与在先设计图纸的产品外观一致，属于在原有范围内的继续制造、使用行为，前滩实业公司作为业主对此享有先用权。两被告作为分包商，可以主张业主前滩实业公司所享有的先用权抗辩。

综上，鉴于两被告主张的先用权抗辩成立，原告关于两被告构成侵权的指控不能成立，原告的诉讼请求缺乏事实和法律依据，一审法院不予支持。据此，依照《中华人民共和国专利法》第六十四条第二款、第七十五条第（二）项，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第十五条规定，判决如下：驳回原告上海可赛装饰有限公司的诉讼请求。本案一审案件受理费人民币47,888元，由原告上海可赛装饰有限公司负担。

二审中，上诉人可赛公司向本院提交了四份新证据：证据1.专利号为ZL201821138375.4，专利名称为“一种小型波浪造型结构”的实用新型专利证书；证据2.专利号为ZL201821138375.4，专利名称为“一种小型波浪造型结构”的专利权评价报告，证据1-2证明仅靠效果图不能制造出被诉侵权产品；证据3.东易日盛家居装饰集团股份有限公司2020年年度报告，证明华东地区装修装饰行业的合理毛利率为35%左右；证据4.国家知识产权局第57562号无效宣告请求审查决定书，证明涉案专利权维持有效，且决定中认定无效宣告请求人建筑装饰公司不具备无效宣告请求人的主体资格，其并非涉案外观设计权利人，也不足以证明前滩实业公司和KPF公司是被诉侵权设计图纸的著作权人。被上诉人建工一建公司、强荣公司，二审第三人前滩实业公司对证据1、2、4的真实性认可，但认为无法达到其证明目的；对证据3的真实性不予认可，且和本案没有关联。

二审第三人前滩实业公司向本院提交了六份新证据：证据1.前滩实业公司与KPF公司签订的《“前滩中心”项目25-02地块委托设计咨询合同》及四份补充协议，证明前滩实业公司委托KPF公司作为涉案工程所在的前滩中心办公楼设计咨询单位；证据2.前滩实业公司与同济设计院签订的《前滩中心25-02地块办公楼工程委托设计合同》，证明前滩实业公司聘请同济设计院担任涉案项目办公楼本地设计院，负责落实KPF公司设计方案；证据3.施工图出图图纸，证明同济设计院在2017年4月30日即已根据KPF公司的设计方案完成涉案项目的施工图纸，供前滩实业公司招标使用；证据4.2016年12月2日，KPF杨晨发送给前滩实业公司员工的邮件，证明被诉侵权产品设计系由前滩实业公司委托KPF公司设计，并由KPF公司提供给前滩实业公司；证据5.前滩实业公司与上海建津建设工程咨询有限公司签订的《前滩中心25-02地块办公楼项目项目管理服务协议书》，证明上海建津建设工程咨询有限公司接受前滩实业公司委托为前滩中心25-02地块办公楼项目提供项目管理服务；证据6.KPF公司、康沛甫建筑设计咨询（上海）有限公司（KPFArchitectureDesignConsulting（Shanghai）Co.Ltd）（以下简称KPF上海公司）出具的情况说明，证明KPF公司接受前滩实业公司委托，设计了前滩中心25-02地块办公楼的主要公共空间室内设计，KPF公司在2016年12月2日涉案专利申请日前即将被诉侵权产品设计发送给前滩实业公司。可赛公司发表质证意见认为，对于证据1、2的真实性认可，但不能证明前滩实业公司对涉案设计享有相应权利，且作好了制造、使用的必要准备；证据3没有盖章，真实性不予认可；证据4真实性不予认可，勘验邮件的内容与证据并不完全一致；证据5真实性认可，但和本案没有关联；证据6不满足证据要件，域外证据应当进行公证认证，并由有资质的翻译机构提供翻译文件，且签章单位是康沛甫建筑设计咨询（上海）有限公司，该公司和本案的关联性无法确认。被上诉人建工一建公司、强荣公司对证据1-6的真实性、合法性及关联性均无异议。

本院认为，上诉人可赛公司提交的证据1-3均和本案没有关联，证据4国家知识产权局仅就无效宣告请求人建筑装饰公司提交的证据进行审查，不能达到可赛公司的证明目的，故本院对该四份证据均不予采纳。对于二审第三人前滩实业公司提交的证据1、2、5，前滩实业公司提供了原件，各方当事人对其真实性均无异议，故本院对该三份证据的真实性予以认可；证据3施工图出图图纸显示时间为2017年4月30日，建设单位为前滩实业公司，设计顾问单位KPF公司，设计单位为同济设计院，在无相反证据的情况下，本院对该份证据的真实性予以认可；对于证据4的邮件，本院组织了现场勘验，对该份证据真实性予以认可；证据6有KPF公司与前滩实业公司的往来邮件进行印证，故对该份证据真实性均予以认可。对于前述证据的证明力，本院将结合案件事实予以综合认定。

两被上诉人建工一建公司、强荣公司未向本院提交新的证据。

经审理查明，一审法院查明的事实属实，本院依法予以确认。

本院经审理另查明，2013年11月，前滩实业公司（甲方）与KPF公司（乙方）签订《“前滩中心”项目25-02地块委托设计咨询合同》，合同1.1条项目名称为前滩中心项目25-02地块，2.2条为设计工作范围和设计成果，其中设计工作范围包括概念方案设计，建筑方案设计，外立面总体设计、审核幕墙总体设计文件、办公和商业公共区域的室内概念设计方案等；设计成果包括办公公共大堂、电梯厅、公共走道等室内概念设计效果图，包括解释设计概念的参考图片、分析图和概念说明、平面布置示意图、效果图或彩色立面示意图、主要饰面材料说明。11.2条约定在甲方已向乙方全额付清了相应阶段的设计服务费用（包括所产生的相关费用和支出）的前提下，由乙方及/或其他顾问（包括本地设计院）基于乙方的图纸、规格参数和其他文件为甲方准备的该阶段图纸、规格参数和其他文件（包括电子格式的文件）（“技术文件”），甲方仅可用于本项目的施工、宣传、广告、运营、重新施工、装修、保养、使用和入住，不得将技术文件用于任何其他项目。前述工作成果的版权将由甲方和乙方共同所有，但乙方享有完全的署名权。未经甲方同意，乙方不得将本合同项下乙方向甲方提交的设计成果（不包括常规细节）用于非本项目的其他任何目的。之后，前滩实业公司与KPF公司分别陆续签订了《“前滩中心”项目25-02地块建筑设计咨询合同补充协议》（一）——（四），其中补充协议（四）后附文件中载明“本地设计院将根据KPF完成的初扩设置编制所有建筑施工图及塔冠部分的样板区图纸并与顾问团队进行协调，确保整合并协调各专业的设计要求”。

2014年8月，前滩实业公司（甲方）与同济设计院（乙方）签订《前滩中心25-02地块办公楼工程委托设计合同》，1.1条约定项目名称为前滩中心25-02地块办公楼工程项目。2.1条设计服务工作范围约定，乙方为本项目设计总包单位，全面负责本项目概念设计、方案设计、总体设计文件、施工图设计、施工配合及在设计过程中与其他设计单位和顾问单位的配合工作。11.2条约定本合同项下乙方向甲方提交的成果文件及过程文件的知识产权及其载体的所有权归甲方所有。

2014年11月，前滩实业公司（甲方）与上海建津建设工程咨询有限公司（乙方）签订《前滩中心25-02地块办公楼项目项目管理服务协议书》，约定前滩实业公司委托上海建津建设工程咨询有限公司为其提供前滩中心25-02地块办公楼项目的施工项目管理服务。

前滩实业公司提供的两张施工图出图图纸均显示，日期2017年4月30日，建设单位前滩实业公司，设计顾问单位KPF公司，设计单位为同济设计院，项目名称前滩中心25-02地块办公楼。两张图纸所示墙面装饰有纵向延伸的若干规则凹凸条纹，相邻条纹没有交汇，条纹间距总体相对较窄，间距时大时小，疏密交错排布，整体类似波浪形。

另经本院现场勘验，2016年12月2日，杨晨发送给前滩实业公司员工陈霜林的电子邮件，内容显示“附件请查收今天早上室内汇报的文件，谢谢”；落款显示杨晨、KPF、KPF上海公司。打开附件可见若干张图片，包括载有“上海前滩中心、2016年12月2日”字样并以小波浪纹图样为背景的图片，带有小波浪纹的电梯厅等图片。该小波浪纹为有纵向延伸的若干规则凹凸条纹，相邻条纹没有交汇，条纹间距总体相对较窄，间距时大时小，疏密交错排布，整体类似波浪形。

前滩实业公司在二审庭审中确认，涉案工程委托设计合同系前滩实业公司与KPF公司之间签订，KPF上海公司负责与前滩实业公司的具体设计沟通和联系。

本院认为，根据专利法第七十五条规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。综合诉辩意见，本案二审的争议焦点为先用权抗辩是否成立。主要争议在于三个方面：一是涉案工程业主前滩实业公司是否享有先用权；二是先用权的行使是否超过了“原有范围”；三是两被上诉人是否有权主张先用权抗辩。

一、涉案工程业主前滩实业公司是否享有先用权

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条规定，被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持。有下列情形之一的，人民法院应当认定属于专利法规定的已经作好制造、使用的必要准备：（一）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；（二）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。本院认为，先用人是否享有先用权涉及先用权产生条件的问题。我国对于专利采用先申请制，首先提出专利申请的人，并不一定是首先作出或实施发明创造的人。先用权制度的意义之一即在于平衡先申请人和先发明人或先设计人之间的利益。故判断先用人是否享有先用权，首先要考察被诉侵权设计的来源，被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，不应予以支持；其次要判断先用人是否在涉案专利申请日前已经作好制造、使用的必要准备。

（一）关于被诉侵权设计的来源

本案中，被诉侵权设计系前滩实业公司针对前滩中心25-02地块办公楼工程，委托KPF公司及同济设计院进行的设计。通过KPF公司与前滩实业公司及相关公司间的往来邮件及所附图纸可以判断，在2016年12月2日、2016年12月23日、2017年1月18日等电子邮件中均已涉及被诉侵权设计图片，邮件的发送人均为KPF杨晨。前滩实业公司提供的两张2017年4月30日施工图出图图纸均显示，建设单位前滩实业公司，设计顾问单位KPF公司，设计单位为同济设计院，项目名称前滩中心25-02地块办公楼。前述图片、图纸均显示墙面装饰有沿纵向延伸的若干凹凸条纹，相邻条纹没有交汇，条纹间距总体相对较窄，间距时大时小，疏密交错排布，整体类似波浪形。该些设计与涉案专利形状基本一致，仅颜色有所区别。故被诉侵权设计系来源于前滩中心25-02地块办公楼工程委托设计的受托人KPF公司及同济设计院。

（二）关于前滩实业公司在涉案专利申请日前是否已经作好了制造、使用的必要准备

首先，关于“已经作好制造、使用的必要准备”含义的理解。根据文义和体系解释，专利法第七十五条及《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条规定的“制造”“使用”应与专利法第十一条的含义相同，即对于产品专利来说，能够产生先用权的行为仅包括“已经制造相同产品或者已经作好制造的必要准备”；对于方法专利来说，能够产生先用权的行为仅包括“使用相同方法”或者为其作好必要准备的行为。因本案涉及的是外观设计专利，属于产品专利，故本案应当审查涉案工程业主前滩实业公司是否已经作好制造的必要准备。而“必要准备”，应当是先用人已经对该设计方案进行了实质性准备，可以通过先用人在涉案专利申请日前是否已经实际获知、掌握了该项设计，在涉案专利申请日前是否就实施该设计已经开始实质性的实际准备工作，包括是否已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件、已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料等进行综合判断。

其次，关于前滩实业公司在涉案专利申请日前是否已经作好了制造的必要准备。本案中，前述提及的电子邮件及图纸显示，在涉案专利申请日2017年7月12日前，被诉侵权设计图纸已经由KPF公司设计完成并发送给前滩实业公司。且除图纸外，2017年4月，上海建津建设工程咨询有限公司与中建八局装饰工程有限公司已就涉案工程楼样板层精装进行交流，发送了前滩办公楼样板层精装全套图纸，也即早在2017年4月，涉案工程的样板层精装工程已经展开，故在涉案专利申请日前，前滩实业公司已经进行了实质性的实际准备工作。关于可赛公司主张的原审法院认定主要技术图纸时援引的图纸均为概念图、效果图、示意图等需要进一步细化的图纸，不是完备的、详细的、可立即付诸实施的技术图纸或工艺文件的意见，本院认为，外观设计专利有别于发明和实用新型专利，其保护范围系以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准。无论采取何种技术或工艺，只要在相同或相近种类产品上实施的设计与该外观专利相同或近似，均落入该外观设计专利的保护范围，故外观设计专利的主要设计图纸应当包括效果图、3D示意图等能够全面反映外观设计特征的图纸；再者，同济设计院于2017年4月30日，也已经形成了被诉侵权设计的施工图纸。故可赛公司的该项上诉主张不能成立，本院不予支持。

综上，被诉侵权设计系来源于前滩中心25-02地块办公楼工程委托设计的受托人KPF公司和同济设计院，前滩实业公司在涉案专利申请日前已经作好了制造的必要准备，故前滩实业公司享有涉案专利先用权。

二、先用权的行使是否超过了“原有范围”

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条规定，专利法规定的原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。本院认为，前述“原有范围”的实质是将先用权人权利范围限制在专利申请日前已有的生产规模或者根据已有的生产设备或准备可以达到的生产规模。如果被诉侵权设计系专门为涉案工程进行的委托设计，且委托设计合同签订以及设计图纸的形成均在涉案专利申请日前，那么先用权人在委托设计项目工程范围内使用该设计，应认为并未超过专利法规定的“原有范围”。本案中，根据2013、2014年前滩实业公司分别与KPF公司和同济设计院签订的委托设计合同可知，前滩实业公司委托KPF公司和同济设计院设计被诉侵权设计的目的即为在前滩中心25-02地块办公楼工程中使用。根据合同约定，前滩实业公司系被诉侵权设计的共有权利人，有权在前滩中心25-02地块办公楼工程中使用被诉侵权设计，且该设计于2016年12月2日已经设计完成，系在涉案专利申请日前，故前滩实业公司在涉案工程中使用被诉侵权设计图纸进行施工，并未超出“原有范围”。可赛公司关于在没有明确何为在先设计图纸的情况下，无从认定何为原有范围；对于业主而言，其能够主张的原有范围至多仅为“精装样板”层；两被上诉人从未就涉案专利申请日前已完成必要的生产准备进行举证，不能主张其制造被诉侵权产品属于在原有生产范围、规模内继续制造、使用等主张均缺乏事实和法律依据，本院不予支持。

三、两被上诉人是否有权主张先用权抗辩

本院认为，先用权本身并非一项独立的权利，先用权人不能主张他人实施相同设计侵犯了其先用权，其实质是一种基于专利合理使用的抗辩，故提出先用权抗辩的主体并不局限于先用权人，还包括其他基于合理理由或合法途径实施该专利的人。本案中，涉案工程业主前滩实业公司系先用权人，但鉴于建筑工程的施工特性，该工程室内精装修并非由前滩实业公司实施，而系由前滩实业公司总承包给建工一建公司，再由建工一建公司分包给包括强荣公司在内的多家主体，由具体分包单位根据业主提供的图纸进行施工，故本案建工一建公司作为总包方、强荣公司作为分包商，可以依据业主前滩实业公司所享有的先用权主张先用权抗辩。可赛公司关于两被上诉人并非先用权抗辩的适格主体的上诉主张不能成立，本院不予支持。

综上所述，可赛公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第（一）项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费人民币47,888元，由上诉人上海可赛装饰有限公司负担。

本判决为终审判决。

审 判 长　　唐　震

审 判 员　　张　莹

审 判 员　　陶　冶

二〇二二年九月三十日

法官助理　　陈健淋

书 记 员　　黄心怡

附：相关法律条文