东道品牌创意集团有限公司

东道品牌创意集团有限公司与国家知识产权局其他一审行政判决书

来源:中国裁判文书网
"北京知识产权法院
行政判决书
(2020)京73行初15631号
原告:东道品牌创意集团有限公司,住所地北京市朝阳区和平里西街3号15号楼4层401室。
法定代表人:解建军,执行董事。
委托诉讼代理人:张晓旭,北京天驰君泰律师事务所律师。
委托诉讼代理人:张鸿烨,北京天驰君泰律师事务所律师。
被告:国家知识产权局,住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。
法定代表人:申长雨,局长。
委托诉讼代理人:赵婷婷,国家知识产权局审查员。
第三人:庄永练。
原告东道品牌创意集团有限公司(简称东道公司)因商标权无效宣告请求行政纠纷一案,不服国家知识产权局于2020年9月16日作出的商评字[2020]第0000238198号关于第20417095号“东道DONGDAO”商标无效宣告请求裁定(简称被诉裁定),于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院依法受理后,组成合议庭进行了审理,并通知于被诉裁定有利害关系的庄永练作为第三人参加本案诉讼,于2021年10月22日依法公开开庭审理了本案。原告东道公司的委托诉讼代理人张晓旭,被告国家知识产权局的委托诉讼代理人赵婷婷到庭参加诉讼。第三人庄永练经本院依法传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼,本院依法按照缺席进行审理。本案现已审理终结。
被诉裁定系国家知识产权局针对东道公司就庄永练获准注册的第20417095号“东道DONGDAO”商标(简称争议商标)提出的商标无效宣告请求而作出。该裁定认定:鉴于本案争议商标在2019年11月1日《中华人民共和国商标法》(简称商标法)修改条款实施前已核准注册,根据法不溯及既往原则,本案实体问题应适用2013年商标法,相关程序问题适用2019年商标法。东道公司主张争议商标属于对东道公司第3530231号“东道DONGDAO”商标(简称引证商标)的复制摹仿。认定商标享有为相关公众广为知晓的知名度,应当遵循按需认定原则,本案中,东道公司提交的在案证据虽可以证明其引证商标经过宣传使用享有一定知名度,但是争议商标核定使用的纽扣等商品与东道公司“东道DONGDAO”商标主张知名的包装设计等服务在功能用途、销售渠道、消费对象等方面存在较为明显的差异,并且“东道”本身具有固有含义,争议商标在上述商品上的注册和使用应不致误导公众致使东道公司的利益可能受到损害。故争议商标的注册和使用未构成商标法第十三条所指的情形。综上,东道公司无效宣告理由不成立。依照2019年商标法第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定,国家知识产权局裁定如下:争议商标予以维持。
原告东道公司诉称:一、争议商标指定的“衣服装饰品、装饰徽章(扣)、纽扣”等全部商品与引证商标主张知名的“电脑图文设计与制作”服务在功能用途、消费群体等方面存在较大关联性。争议商标的注册和使用容易使相关公众认为争议商标和引证商标之间具有许可使用、关联企业关系等特定联系,从而减弱引证商标的显著性、贬损引证商标的市场声誉,进而致使原告的利益可能受到损害。二、虽然“东道”本身具有固定含义,但其在电脑图文设计与制作及衣服装饰品行业上具有较强的显著性。三、原告引证商标在争议商标申请日前已经具有较高知名度,构成驰名商标。综上,被诉裁定认定事实不清,适用法律错误,依法应当予以撤销。
被告国家知识产权局辩称,其坚持被诉裁定中的认定意见,被诉裁定认定事实清楚,适用法律正确,作出程序合法,原告的诉讼请求和理由不能成立,请求法院依法驳回原告的诉讼请求。
第三人庄永练未向本院提交书面意见。
本院经审理查明:
争议商标系第20417095号“东道DONGDAO”商标,于2016年6月24日提出注册申请,核定使用在第26类“编带;饰带(缝纫用品);衣服装饰品;装饰徽章(扣);纽扣;拉链;服装扣;针;服装垫肩;纺织品装饰用热粘合补片(缝纫用品)”商品上,经核准,商标权专用期限至2027年8月13日,现商标权人为庄永练。
引证商标系第3530231号“东道DONGDAO”商标,于2003年4月17日提出注册申请,核定使用在第42类“计算机软件设计;城市规划;室内装饰设计;工业品外观设计;包装设计;服装设计;研究与开发(替他人);电脑图文设计与制作;法律服务;无形资产评估”服务上,经核准,商标权专用期限至2025年5月6日,现商标权人为东道公司。
2019年9月17日,东道公司向国家知识产权局提出无效宣告申请,认为争议商标违反了商标法第十三条第三款等的规定。为了支持其主张,东道公司向国家知识产权局提交了以下证据(光盘形式):
1、东道公司基本情况,其中包括官方网站、百度百科截屏等;
2、所获奖项情况,包括2017年中国商标金奖“商标创新奖”、2012十大中国著作权人、2014年度中国工业设计十佳设计公司、2016年商标品牌建设卓越奖等,其设计服务自2013年开始还获得了国外授予的“红点设计传达大奖”“德国IF奖”“瑞士商业设计至尊奖”等;
3、引证商标使用情况,其中包括品牌管理办法、管理使用细则;
4、引证商标提供的服务及其网站图片,其中显示东道公司为G20峰会官方综合用品设计服务商,其网站中的LOGO设计案例展示包括“一带一路”国际合作高峰论坛、2019北京世园会、金砖国家领导人厦门会晤会、苏宁易购、新东方、美的、潭柘寺、吉利汽车等;
5、引证商标最早使用证据,国家图书馆检索得出的2004年载于《中国包装工业》杂志中的《“东道”的设计观》一文,其中显示东道公司1998年在国际商标节中获得商标设计金奖;
6、国家图书馆关于“东道设计”1990年1月1日至2019年1月9日在中国大陆报纸、期刊中相关报道的检索报告,共计149篇,其中争议商标申请日前的文章中包括“国内顶尖设计公司东道品牌创意集团”“东道设计等国内一流设计及品牌运营企业”“比如三星堆博物馆、西泠印社都是与东道设计公司合作开发文创产品”等内容;
7、引证商标生产销售情况,其中包括中国广告协会2019年8月12日出具的证明函,显示东道公司2013-2018年,“东道DONGDAO”商标在“电脑图文设计与制作”服务上的营业收入和市场占有率均位列同类服务的前三名,自2016年起,其市场占有率位列第一,2018年起,其营业收入及市场占有率均位列第一;
8、2011-2016年东道公司年度审计报告,其中显示该公司年度营业收入分别为0.5亿元、0.58亿元、0.81亿元、0.98亿元、1.24亿元、1.65亿元;2013-2016年部分服务合同及发票,服务内容包括2014青岛世界园艺博览会园区导向标识系统规划与施工图设计、2014年亚太经合组织会议等;
9、2013-2018年引证商标专项审计报告,其中显示东道公司使用“东道”商标从事创意设计服务的营业额及地区情况,2013年度-2016年度营业额共计42.7亿元,2013年度-2016年度广告宣传投入额共计2945万元,广告宣传载体包括光明日报、北京商报、消费日报、艺术与设计杂志等,使用地域包括北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、江西、安徽、福建、山东等地;2013-2015年部分广告宣传合同及发票;
10、调研公证书、侵权情况资料等。
庄永练在规定期限内未予答辩。
国家知识产权局于2020年9月16日作出被诉裁定。
诉讼过程中,东道公司向本院提交了以下证据(复印件形式):
1、东道公司成为北京冬奥会官方品牌设计服务独家供应商的新闻报道;
2、东道公司与中新天津生态城、中国民航空中警察总队、民生财富、公安部常备维和警队、桂林银行股份有限公司、国家教育行政学院学校、国家市场监督管理总局发展研究中心等主体签订的设计、制作胸徽、会徽、行徽、标识的合同等。
庭审过程中,原告主张引证商标达到驰名程度的服务为“电脑图文设计与制作、工业品外观设计、包装设计”。
另查一,2021年11月9日,北京市高级人民法院作出(2021)京民终554号民事判决书,认定在2016年7月1日之前,东道公司第3530231号“东道DONGDAO”商标在核定使用的第42类电脑图文设计与制作服务上已具有较高知名度并达到驰名程度,可以认定为驰名商标。
另查二,东道公司于1997年9月16日成立,原名为北京东道形象设计制作有限责任公司,2017年5月15日变更为现名。
以上事实,有争议商标和引证商标的商标档案、东道公司向国家知识产权局及本院提交的证据、庭审笔录等在案佐证。
本院认为:
商标法第十三条第三款规定,就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。商标法第十四条规定,认定驰名商标应当考虑下列因素:(一)相关公众对该商标的知晓程度;(二)该商标使用的持续时间;(三)该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围;(四)该商标作为驰名商标受保护的记录;(五)该商标驰名的其他因素。
本案中,根据评审阶段证据2、5可知,东道公司成立于1997年,1998开始多次获得“商标创新奖”“红点设计传达大奖”等国内外各类荣誉;根据评审阶段证据7、8可知,东道公司自2011年开始营业收入超5000万,2013-2016年营业收入达4.68亿元。2013-2018年,“东道DONGDAO”商标在“电脑图文设计与制作”服务上的营业收入和市场占有率均位列同类服务的前三名,且自2016年起,其市场占有率位列第一。根据评审阶段证据4、8、9以及诉讼阶段证据2可知,东道公司先后为2014年APEC峰会、2014年青岛世园会、2016年杭州G20峰会等项目提供品牌创意设计服务,同时还为大量政府机关、大型国企、事业单位、知名企业、公益事业提供品牌创意设计,并且其提供服务的区域遍布我国主要省市。此外,东道公司2013年度-2016年度广告宣传投入大、时间长、范围广,且“东道”亦为该公司商号,因此东道公司本身的经营情况及商号使用情况亦能对“东道DONGDAO”商标的知名度产生作用。综上,东道公司提交的证据可以形成完整的证据链,足以证明在争议商标申请日前,引证商标在“电脑图文设计与制作”服务上经过广泛宣传使用,已经在相关公众中具有广泛的知晓程度并享有较高声誉,为相关公众熟知,达到商标法第十三条第三款所要求的驰名程度。
争议商标由中文“东道DONGDAO”构成,与东道公司达到驰名程度的“东道DONGDAO”商标在文字组成上完全一致,在引证商标在“电脑图文设计与制作”服务上已经具有较高知名度的前提下,争议商标构成对“东道DONGDAO”商标的复制、摹仿。
根据诉讼阶段证据2可知,东道公司所从事的“电脑图文设计与制作”服务不仅包括VI设计、LOGO设计,还包括胸徽、会徽的制作,争议商标核准使用的商品为“衣服装饰品;装饰徽章(扣);纽扣”等服装类商品的组成部分,二者的相关公众存在重合。在东道公司“东道DONGDAO”商标知名度较高的情况下,争议商标在“编带;饰带(缝纫用品);衣服装饰品;装饰徽章(扣);纽扣;拉链;服装扣;针;服装垫肩;纺织品装饰用热粘合补片(缝纫用品)”商品上的注册申请足以使相关公众认为争议商标与东道公司的驰名商标具有相当程度的联系,从而减弱驰名商标的显著性,属于商标法第十三条第三款规定的“误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的”的情形。故争议商标在“编带;饰带(缝纫用品);衣服装饰品;装饰徽章(扣);纽扣;拉链;服装扣;针;服装垫肩;纺织品装饰用热粘合补片(缝纫用品)”商品上的申请注册违反商标法第十三条第三款的规定,被诉裁定的相关认定有误,应予纠正。东道公司的该项主张具有事实和法律依据,本院予以支持。
综上,国家知识产权局作出的被诉裁定认定事实不清,适用法律错误,本院予以纠正。原告东道公司的诉讼主张及理由具备事实及法律依据,对其诉讼请求本院予以支持。但鉴于本院采纳了东道公司诉讼阶段的部分证据,故本案诉讼费用应当由东道公司承担为宜。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第(一)项、第(二)项之规定,本院判决如下:
一、撤销国家知识产权局于2020年9月16日作出的商评字[2020]第0000238198号关于第20417095号“东道DONGDAO”商标无效宣告请求裁定;
二、国家知识产权局于本判决生效后针对东道品牌创意集团有限公司就第20417095号“东道DONGDAO”商标提出的无效宣告请求重新作出裁定。
案件受理费一百元,由原告东道品牌创意集团有限公司负担(已交纳)。
如不服本判决,各方当事人可于判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,按对方当事人人数提交副本,并预交上诉案件受理费一百元,上诉于北京市高级人民法院。
审  判  长   袁 伟
人 民 陪 审 员   黎 红
人 民 陪 审 员   郭丽丽
二〇二一年十一月二十六日
法 官 助 理   肖俊逸
书  记  员   王 帅
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