某某、雅安发展投资有限责任公司等侵害实用新型专利权纠纷民事二审民事判决书

中华人民共和国最高人民法院

民 事 判 决 书

（2021）最高法知民终1499号

上诉人（原审原告）：***，男，1958年4月20日出生，汉族，住四川省成都市武侯区。

委托诉讼代理人：庞启芙（系***之妻），住四川省成都市金牛区。

委托诉讼代理人：孙德兴（系***之子），住四川省成都市武侯区。

被上诉人（原审被告）：雅安发展投资有限责任公司。住所地：四川省雅安市雨城区沙湾路149号。

法定代表人：谭克强，该公司董事长。

委托诉讼代理人：赵纪川，四川发现（雅安）律师事务所律师。

委托诉讼代理人：秦明友，四川发现（雅安）律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：中国水利水电第五工程局有限公司。住所地：四川省成都市双流区西航港街道锦华路三段13号。

法定代表人：贺鹏程，该公司董事长。

委托诉讼代理人：赵洴，男，该公司员工。

委托诉讼代理人：杨全全，男，该公司员工。

上诉人***因与被上诉人雅安发展投资有限责任公司（以下简称雅安发展公司）、中国水利水电第五工程局有限公司（以下简称水利水电五局）侵害实用新型专利权纠纷一案，不服四川省成都市中级人民法院于2020年12月18日作出的（2019）川01知民初454号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年8月9日立案后，依法组成合议庭，并于2021年10月26日询问当事人，上诉人***及其委托诉讼代理人庞启芙、孙德兴，被上诉人雅安发展公司的委托诉讼代理人赵纪川，被上诉人水利水电五局的委托诉讼代理人杨全全到庭参加询问。本案现已审理终结。

***上诉请求：撤销原审判决，改判支持***的全部诉讼请求。事实与理由：（一）原审法院关于“被诉侵权产品在技术特征H上既不相同也不等同”的认定错误。1.原审法院在分析技术特征H“辅助固定结构”时夹杂与该技术特征无关的技术特征，没有以专利号为20102026XXXX.7、名称为“组合式绿化体”实用新型专利（以下简称涉案专利）权利要求书的内容为准，违反法律规定。2.原审法院认定“辅助固定结构”的设置是有利于安装和施工的标准化，与涉案专利说明书记载的发明目的相同，在权利要求10未将发明目的作为技术方案限定时，凡是能够实现涉案专利记载技术方案的方法就是标准化生产制造绿化体的方法，其包括了施工人员自行打孔连接的技术手段，原审法院实际上承认了被诉侵权产品具有涉案专利技术特征H。3.涉案专利权利要求10要求保护的技术特征H是一种预备的“辅助固定结构”技术特征，即空置的“辅助固定结构”技术特征，被诉侵权产品横向构件背面存在的一条空置的凹槽与之相同。（二）雅安发展公司与水利水电五局共同制造、销售、使用被诉侵权产品，并未约定侵权责任由四川城胤城建筑工程有限公司（以下简称城胤城公司）承担，雅安发展公司并无证据推翻合同约定的“由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外”情形，应当承担侵权责任。（三）责令雅安发展公司、水利水电五局提供财务资料，并判令其承担惩罚性赔偿责任。（四）二审应当围绕***的上诉请求进行审理，***没有提出请求的，不应予以审理。***的上诉请求及理由只针对涉案专利权利要求10，而水利水电五局提交的视频是针对权利要求1，二审不应超出***的上诉请求对权利要求1所涉技术特征进行审理。

雅安发展公司辩称：***并未举证证明雅安发展公司存在过错，故其不应承担侵权责任。

水利水电五局辩称：被诉侵权产品未落入涉案专利权的保护范围，水利水电五局不构成侵权，请求驳回上诉，维持原判。（一）（2020）最高法知民终1843号生效判决已经确认被诉侵权产品并未侵犯涉案专利权。（二）涉案专利权利要求1中的“支撑”与被诉侵权产品所使用的插销完全不同，插销不能起到支撑作用，两者既不相同也不等同。（三）涉案专利权利要求10中的“辅助固定机构”并未具体说明是何种结构以及如何固定，而被诉侵权产品的固定方法是具体的，两者既不相同也不等同。

***向原审法院提起诉讼，原审法院于2019年9月3日立案受理。***起诉请求：1.雅安发展公司、水利水电五局停止制造（包括组装制造）、销售、使用被诉侵权产品的行为；2.雅安发展公司、水利水电五局销毁被诉侵权产品；3.雅安发展公司、水利水电五局共同赔偿***经济损失60万元及公证费3000元。主要事实与理由：雅安发展公司、水利水电五局未经***许可，以生产经营为目的，制造、销售、使用被诉侵权产品，其行为构成侵权。

雅安发展公司原审辩称：雅安发展公司与水利水电五局签订的合同约定由水利水电五局承担知识产权侵权责任；雅安发展公司所使用的被诉侵权产品来源合法，不构成侵权；被诉侵权产品的技术特征与涉案专利的技术特征不相同，未落入涉案专利权的保护范围。

水利水电五局原审辩称：水利水电五局系工程总承包商，承包的工程项目是严格按照设计图纸及发包人雅安发展公司的要求施工，使用的材料、产品经过了建设单位、设计单位的定量；被诉侵权产品由工程分包单位城胤城公司采购、安装和施工，城胤城公司向案外人采购被诉侵权产品时已审查过专利证书。

原审法院认定如下事实：

（一）涉案专利的相关事实

2010年7月13日，***向国家知识产权局申请涉案专利，并于2011年9月14日获得授权。根据涉案专利权利要求书的记载，权利要求1为：A组合式绿化体，B包括支撑和种植空间，其特征在于：C横向构件是种植承载部分，种植承载部分是承载种植植物的介质或花盆，D支撑和横向构件上有相互匹配的凸头与孔、凹槽或燕尾槽作为定位拼接结构，支撑与横向构件通过相互匹配的凸头与孔、凹槽或燕尾槽拼接构成具有种植空间的绿化基体，E拼接形成的绿化基体上还具有继续进行拼接支撑或横向构件的凸头、孔、凹槽或燕尾槽，绿化基体连续拼接支撑或横向构件构成绿化体，其支撑和横向构件是交替拼接构成绿化体，F绿化体至少有两个种植面。权利要求3为：根据权利要求1所述的组合式绿化体，其特征在于：G所述的支撑在不同的面拼接不同结构、大小的横向构件，横向构件在不同的面拼接不同结构、大小的支撑。权利要求10为：根据权利要求1或3所述的组合式绿化体，其特征在于：H所述的横向构件的侧面或下方或者在支撑上有使绿化体固定在被绿化物体上的辅助固定结构。涉案专利说明书第[0003]段记载：“本实用新型克服上述缺点……更重要的是能够使生产、安装、施工、种植和管理的标准化……”2020年8月5日，国家知识产权局针对涉案专利作出无效宣告请求审查决定，宣告涉案专利权利要求1、2（仅包含技术特征F-K中的一种或几种时）、3-9、11-12无效，在权利要求2（包含技术特征A-K中的一种或几种的组合，除去仅包含技术特征F-K中一种或几种的情况之外的其他并列方案）、10的基础上继续维持该专利有效。

（二）被诉侵权行为的相关事实

2016年9月27日，水利水电五局、中电建建筑集团有限公司自愿组成“中水五局·电建建筑”联合体，共同参加雅安综合客运枢纽建设项目2标段施工投标，水利水电五局为牵头人负责本项目的市政部分施工，中电建建筑集团有限公司负责本项目的建筑部分施工。2016年10月18日，雅安发展公司（发包单位）与水利水电五局（承包单位）签订《雅安综合客运枢纽建设项目2标段施工合同》，主要约定：1.6.2按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人；1.11.1承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。2017年5月5日，水利水电五局与城胤城公司签订《雅安综合客运枢纽建设项目2标段地下空间及站前广场安装绿化工程施工分包合同》，主要约定：将雅安综合客运枢纽建设项目2标段地下空间及站前广场安装绿化工程分包给城胤城公司；工程定于2017年5月10日开工，并于2018年1月28日竣工；合同总价32349426元。合同附表显示涉及垂直墙体绿化种植价格为606508.80元，栽植容器材质为塑料花砖、规格为500*114*168mm，花砖的安装均包含在单价内。2018年11月21日，包括雅安发展公司、水利水电五局在内的五家单位对雅安综合客运枢纽建设项目2标段进行了竣工验收，结论合格。2018年5月24日，水利水电五局在其官网上发布一条动态，载明：“公司承建的雅安综合客运枢纽工程总平挡土墙饰面工程绿植开始‘生发’……设计采用容器式植物生态墙法，工程设计量为4960平方米。施工采用的钢管架搭建作为施工平台，花盆容器一层一层分组固定组装，花盆容器用膨胀螺丝固定于墙面，辅设浇灌水管测试，摆放植物完成整体植物生态墙造型五个施工步骤……”原审庭审中，双方一致认可***当庭提交的绿化体与在雅安综合客运枢纽雅安站绿化墙中使用的绿化体技术特征相同。结合实物与公证书照片显示涉案绿化体的技术特征为：a组合式绿化体，b包括支撑和种植空间，其特征在于：c横截面呈梯形的中空横向构件，横向构件内可容纳种植介质或花盆，d横向构件左右两侧及背面外部有纵向凹槽，左右两侧各两条，背面一条，两侧凹槽内有与之凹凸相匹配的支撑条，支撑条可延伸出横向构件的外缘，e伸出外缘的支撑条或支撑条凸出横向构件表面的凸起部分，可嵌入另一横向构件侧面的凹槽，将两个横向结构拼接为一体，该拼接体还可采用相同方式与其他横向构件继续拼接，f前述拼接体至少有两个种植面。

原审法院认为，***主张按照从属权利要求10确定保护范围，故权利要求10所引用的权利要求1、3记载的技术特征需纳入比对。将被诉侵权产品与涉案专利技术特征进行比对，被诉侵权产品未包含涉案专利技术特征H，即横向构件的侧面或下方或者在支撑上有使绿化体固定在被绿化物体上的辅助固定结构。结合权利要求的限定和说明书对发明效果的表述，可以认定该处的“辅助固定结构”是连接绿化体与被绿化物体的结构，而非连接绿化基体与绿化基体的结构，且该结构的设置是有利于安装与施工的标准化。被诉侵权产品的横向构件左右两侧布置的凹槽，已嵌入支撑，该支撑又连接了其他横向结构；横向构件背面还存在一条空置的凹槽，该凹槽的结构、大小与前述凹槽相同，因此该处的凹槽依然是解决横向构件互联的作用，并非技术特征H所要求的“辅助固定结构”。结合施工现场照片，可以发现有一个被诉侵权产品的横向构件是通过在其背面打孔，穿入螺栓的方式连接绿化体与墙体，这种由施工人员自行打孔连接的技术手段，至少难以基本实现该项技术特征所要求的施工标准化的技术效果。因此被诉侵权产品在技术特征H上既不相同也不等同，被诉侵权产品不落入涉案专利权的保护范围。对该产品的制造、销售、使用均不构成侵权，原审法院对***的诉讼请求不予支持。

原审法院判决：驳回***的全部诉讼请求。一审案件受理费9800元，由***负担。

原审查明的事实基本属实，本院予以确认。

本院另查明：1.涉案专利说明书第[0004]段记载，本实用新型所要解决的技术问题是：（1）提供一种结构非常简单，能够标准化生产制造、使用简单、施工容易，并且稳定性好、安全性好、运输和仓储成本低、土壤容纳空间大、种植孔开口大、种植效果好、浇灌管理方便容易的组合式绿化体建造方法；（2）提供一种只需改变支撑和横向构件中任何一个的几何尺寸或结构即可改变种植空间的大小和深度以及结构，就可以达到不同的实际使用要求。

2.涉案专利权已于2020年7月13日期限届满。

本院认为，本案为侵害实用新型专利权纠纷，因被诉侵权行为发生在2009年10月1日之后、2021年6月1日之前，故本案应适用2008年修正的《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）。根据二审期间双方当事人的诉辩意见以及查明的事实，本案二审的争议焦点是：（一）被诉侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围；（二）雅安发展公司与水利水电五局是否实施了共同侵权行为，是否应承担侵权责任。

（一）关于被诉侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围

专利法第五十九条第一款规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第一条第二款规定：“权利人主张以从属权利要求确定专利权保护范围的，人民法院应当以该从属权利要求记载的附加技术特征及其引用的权利要求记载的技术特征，确定专利权的保护范围。”第七条规定：“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。”

本案中，***请求保护涉案专利权利要求10，该权利要求为从属权利要求，引用了权利要求1或3，***在二审中明确其不主张引用权利要求3的技术方案，故本案仅需要审查被诉侵权产品是否具有与涉案专利权利要求1、10所有技术特征相同或等同的技术特征。双方主要争议的技术特征在于被诉侵权产品是否具有“支撑与横向构件通过相互匹配的凸头与孔、凹槽或燕尾槽拼接构成具有种植空间的绿化基体”“所述的横向构件的侧面或下方或者在支撑上有使绿化体固定在被绿化物体上的辅助固定结构”这两个技术特征。

1.关于被诉侵权产品是否具有“支撑与横向构件通过相互匹配的凸头与孔、凹槽或燕尾槽拼接构成具有种植空间的绿化基体”这一技术特征

***主张被诉侵权产品横向构件侧面的凸头与凹槽匹配构成“支撑”。雅安发展公司、水利水电五局主张被诉侵权产品横向构件两侧壁面上的凸条是插销，比横向构件高度低，无法起到固定支撑作用，不能对应涉案专利中的“支撑”。对此，本院认为，根据涉案专利说明书第[0004]段记载，涉案专利所要解决的技术问题之一是：“提供一种只需改变支撑和横向构件中任何一个的几何尺寸或结构即可改变种植空间的大小和深度以及结构，就可以达到不同的实际使用要求。”结合涉案专利说明书及附图，本领域技术人员可知：首先，涉案专利权利要求1中的支撑和横向构件是彼此独立的部件，进而才能通过相互匹配的凸头与孔、凹槽或燕尾槽进行拼接；其次，涉案专利权利要求1的支撑与横向构件共同构成了完整的种植空间，改变支撑的几何尺寸或者结构就可以改变种植空间的大小、深度和结构；最后，支撑为绿化基体、绿化体提供了纵向的支撑力量，使之可以稳定放置。经比对，被诉侵权的花盆（即绿化基体）为一体成型，其两侧壁面有凹槽，凸条通过插入两侧壁面凹槽连接横向构件，但既没有为绿化基体提供纵向支撑力量，也没有参与构成种植空间，与涉案专利“支撑”的手段、功能、效果均不相同，也不等同。原审判决将该凸条认定为“支撑条”，认为被诉侵权产品具有涉案专利“支撑与横向构件通过相互匹配的凸头与孔、凹槽或燕尾槽拼接构成具有种植空间的绿化基体”的技术特征，该认定错误，本院予以纠正。

2.关于被诉侵权产品是否具有“所述的横向构件的侧面或下方或者在支撑上有使绿化体固定在被绿化物体上的辅助固定结构”这一技术特征

***主张该技术特征保护的是结构，限定的是功能、效果，“辅助固定结构”可以是孔、槽、挂钩、卯榫结构，也可以是突出部，只要在绿化体上能够构成连接即可，被诉侵权产品上的孔、螺栓、凹槽即是“辅助固定结构”。雅安发展公司、水利水电五局则主张被诉侵权产品是通过螺栓连接固定在被绿化物体上，不属于涉案专利的“辅助固定结构”。对此，本院认为，结合涉案专利权利要求书和说明书的内容，本领域技术人员可知晓“辅助固定结构”是设置在横向构件的侧面或下方或者在支撑上固有的使绿化体固定在被绿化物体上的结构。被诉侵权产品通过在花盆背面打孔、使用螺栓将绿化体固定在被绿化物体上，不属于产品本身固有的结构，目前也没有证据表明被诉侵权产品存在其他固有的结构使绿化体固定在被绿化物体上，故被诉侵权产品不具有该技术特征。

综上，被诉侵权产品不具有涉案专利“支撑与横向构件通过相互匹配的凸头与孔、凹槽或燕尾槽拼接构成具有种植空间的绿化基体”“所述的横向构件的侧面或下方或者在支撑上有使绿化体固定在被绿化物体上的辅助固定结构”这两个技术特征，未落入涉案专利权利要求10的保护范围。***的该项上诉主张不能成立，本院不予支持。

（二）关于雅安发展公司与水利水电五局是否实施了共同侵权行为，是否应承担民事侵权责任

如前所述，被诉侵权产品未落入涉案专利权利要求10的保护范围，雅安发展公司、水利水电五局不构成侵权，亦不存在共同侵权的认定基础，不应承担民事侵权责任。

此外，***还主张其仅针对“所述的横向构件的侧面或下方或者在支撑上有使绿化体固定在被绿化物体上的辅助固定结构”这一技术特征提出上诉，二审不应对被诉侵权产品是否具有其他技术特征进行审理。对此，本院认为，审查被诉侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围是认定被诉侵权人是否实施侵权行为、应否承担民事责任的前提和基础。***上诉请求撤销原审判决，改判支持其全部诉讼请求，即请求判令雅安发展公司、水利水电五局停止侵权，赔偿损失，则二审必然要对被诉侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围进行审查，在各方当事人对相关技术特征存在争议且该争议影响侵权认定的情况下，二审对被诉侵权产品是否落入涉案专利权保护范围的审查不能仅囿于***提出异议的技术特征。***该项上诉理由没有法律依据，本院不予支持。

综上，***的上诉请求不能成立，应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费9800元，由***负担。

本判决为终审判决。

审 判 长　　傅　蕾

审 判 员　　李　丽

审 判 员　　周桂荣

二〇二二年三月十五日

法官助理　　左金鹤

书 记 员　　谢思琳

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