山东天汇木业有限公司、山东天汇防水股份有限公司侵害商标权纠纷民事二审民事判决书

山东省高级人民法院

民事案件判决书

（2021）鲁民终1102号

上诉人山东天汇木业有限公司（以下简称天汇木业公司）因与上诉人山东天汇防水股份有限公司（以下简称天汇防水公司）侵害商标权及不正当竞争纠纷一案，不服山东省聊城市中级人民法院（2020）鲁15民初485号民事判决，向本院提起上诉。本院立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。

天汇木业公司上诉请求：撤销一审判决第二项，改判天汇防水公司立即变更企业字号，变更后的企业字号不得含有“天汇”字样，天汇防水公司赔偿天汇木业公司经济损失及合理开支共计50万元；一、二审诉讼费由天汇防水公司承担。事实和理由：一、天汇木业公司与天汇防水公司均从事“防水卷材”行业，双方属于同业竞争关系，天汇防水公司在其字号、产品及网站宣传中突出使用天汇木业公司的“天汇”商标字样，极易使消费者误认为天汇木业公司与天汇防水公司之间存在某种特定的关联关系。一审法院以涉案“天汇”商标未形成充分知名度、难以认定天汇防水公司攀附的主观意图及会造成混淆误认为由，驳回天汇木业公司要求天汇防水公司变更企业名称的诉讼请求，认定事实错误。1.天汇木业公司的“天汇”商标注册于2003年3月21日，经过多年使用，已经具有一定影响力。天汇防水公司成立于2013年11月21日，成立时间远晚于天汇木业公司涉案商标注册时间，天汇防水公司作为同地域同行业竞争者，不可能不知晓天汇木业公司“天汇”商标，其主观上具有搭便车的故意，客观上易使相关公众将其产品误认为是天汇木业公司的产品或认为与天汇木业公司存在某种特定联系，有违公平、诚实信用的市场竞争原则，违反了公认的商业道德。2.天汇木业公司一审提交的合同、发票、视频、公证书、包装材料加工合同、商标授权使用第三方的发票、转账等证据，能够证明天汇木业公司具有一定的知名度。二、一审法院确定的赔偿数额过低。天汇木业公司一审合理支出费用为5万元，且已举证证明天汇防水公司持续侵权且获利巨大，一审法院确定的赔偿数额过低。

天汇防水公司辩称，一、天汇木业公司的“天汇”商标并未在防水卷材领域真实使用，其提供的证据没有一份可以证明其“天汇”品牌在防水卷材领域内具有知名度。二、天汇木业公司一审提交的生产视频中显示近端是“天汇”品牌防水卷材，远端为其他品牌防水卷材，存在明显摆拍的情形。天汇木业公司并未取得防水卷材生产许可证，也未提交任何一份“天汇”防水卷材产品的检测报告，其生产的产品系三无产品，根本无法从市场上销售。天汇防水公司一审调取了天汇木业公司的工商经营情况，可以证明天汇木业公司经营规模较小，多年处于停摆状态，根本没有进行防水卷材的生产销售。天汇木业公司一审中虽提交了两份销售证据，但仅提供了发票、合同，未提供物流单据，因天汇木业公司本身不具备生产能力，其没有提供生产采购或者委托加工的相关证据，销售合同中也没有附注检测报告、产品合格证等，无法证明天汇木业公司的产品实际销售，更无法证明天汇木业公司的防水卷材产品具有一定的市场影响力和知名度。三、天汇防水公司一审中提供了大量的证据证明，天汇防水公司的产品市场销售良好是基于诚信经营、产品质量安全可靠而获得，并非基于天汇木业公司“天汇”商标的知名度。 天汇防水公司上诉请求：撤销一审判决第一项、第二项，依法改判驳回天汇木业公司的诉讼请求；一、二审诉讼费由天汇木业公司承担。事实和理由：一、天汇木业公司未对其“天汇”注册商标在“防水卷材”上进行使用，天汇防水公司的使用不会导致天汇防水公司的防水卷材产品与天汇木业公司的防水卷材产品混淆，不构成商标侵权，不应承担侵权责任。1.天汇木业公司一审仅提交了许可使用合同和销售合同，在未提交产品合格证书、物流单据等其他证据予以佐证的情形下，无法证明许可使用行为和销售交易行为的实际发生。2.天汇木业公司一审提交的山东郓城安居新型建材有限公司（以下简称郓城安居公司）生产过程的公证文书及视频材料，只能证明在公证日郓城安居公司的生产线上存在相应的产品，不能证明“天汇”防水卷材作为商品的销售流通。二、天汇防水公司生产的产品与天汇木业公司产品存在明显区别，不会导致混淆。1.天汇防水公司的产品标识为“图形+英文：TECWAY+公司字号：天汇防水+宣传口号：创新统领未来”，产品左侧标有公司全称及电话、地址等信息，“天汇防水”是对公司字号的合法善意使用。天汇防水公司的经营范围包括防水卷材、防水涂料及防水工程设计施工，经过多年宣传使用，相关公众已将“天汇防水”对应于天汇防水公司。天汇防水公司的被诉行为主观上没有获取不当利益的目的，客观上也不会导致相关公众对商品来源产生混淆。2.天汇木业公司“天汇”商标没有较高的显著性和知名度。天汇木业公司未举证证明涉案“天汇”商标具有显著性和知名度。而天汇防水公司的“天汇防水”字号具有较高的知名度和影响力。天汇防水公司在第2类、19类、38类、42类已注册“天汇防水”商标，一审提交的专利证书、商标证书、生产许可证及获得的各项奖励证书等证据可以证明“天汇防水”字号的知名度和影响力。三、一审判决天汇防水公司赔偿天汇木业公司经济损失8万元于法无据。天汇木业公司没有提供证据证明其涉案注册商标已实际使用，也未举证证明其因天汇防水公司销售防水卷材产品所造成的损失，一审判决天汇防水公司赔偿天汇木业公司经济损失及合理开支于法无据，天汇防水公司不应承担赔偿责任。 天汇木业公司辩称，一、天汇木业公司一审中提交的商标许可使用合同及相应的销售发票、转账记录和视频等证据，可以证明天汇木业公司授权许可郓城安居公司使用“天汇”商标，天汇木业公司实际使用了“天汇”商标，“天汇”商标具有一定知名度。二、天汇防水公司使用的“天汇防水”标识完整包含天汇木业公司的“天汇”商标，构成近似。天汇防水公司提供的相关知名度的证据与本案均无关联性，也不足以证明其使用“天汇防水”具有合法依据。三、天汇木业公司一审诉请100万元，一审法院仅对经济损失支持8万元明显过低。天汇防水公司仅依据其查询的天汇木业公司企业工商档案相应数据就认定天汇木业公司停摆两年、未进行生产经营，并单方推测认为天汇木业公司以及被许可方未生产经营“天汇”牌防水卷材产品，没有事实依据。

天汇木业公司向一审法院起诉，请求判令天汇防水公司：1.立即停止侵犯天汇木业公司第1929225号、第27011280号“天汇”注册商标专用权的行为，即立即停止在产品外包装、企业官网、阿里巴巴销售平台、线上线下广告宣传中使用与天汇木业公司“天汇”商标相同或近似的商标标识，移除其使用的被诉侵权标识并销毁载有被诉侵权标识的所有广告宣传资料及网页信息等；2.立即变更企业字号，变更后的企业字号不得含有“天汇”字样；3.在《齐鲁晚报》《聊城日报》《聊城晚报》正文版面的显著位置，就其侵害天汇木业公司商标权及不正当竞争行为连续30日发表公开声明、消除影响；4.向天汇木业公司赔偿经济损失及诉讼合理开支共计100万元，其中经济损失95万元，诉讼合理支出5万元；5.承担本案全部诉讼费用。

天汇木业公司提交了山东省济南市高新公证处出具的（2019）鲁济南高新证经字第1180号公证书、（2019）鲁济南高新证经字第1181号公证书，证明天汇防水公司在官网中突出使用“天汇”字样，且在阿里巴巴平台销售的防水卷材在中间位置突出标有“图形+TECWAY+天汇防水”（上下结构）标识。一审庭审中天汇防水公司辩称其在防水卷材上使用的“天汇防水”是其公司字号的简称，属于正常行使权利，但企业字号的使用应当避让在先的合法权利，不得与他人在先的注册商标相冲突，以免造成混淆。本案中被诉侵权标识属于中英文图形组合标识，从中国境内相关公众一般认知的角度，汉字的显著性更强，也就是说该标识中起主要识别作用的是“天汇防水”，其中“天汇防水”中“防水”不具有识别性，故被诉侵权标识的显著识别部分为“天汇”，与天汇木业公司第1929225号“天汇”商标相同，使用被诉侵权标识的防水卷材与第1929225号“天汇”商标的核定使用商品“防水卷材”为相同商品。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第一项规定，将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于侵犯注册商标专用权的行为。本案中，天汇防水公司将与天汇木业公司第1929225号“天汇”商标相同的文字“天汇”作为企业字号突出使用在与“天汇”商标核定使用商品相同的防水卷材上，足以使相关公众误认为该商品来源于天汇木业公司或者与天汇木业公司有关联。因此，天汇防水公司的行为侵犯了天汇木业公司第1929225号“天汇”注册商标专用权，应当立即停止侵权。 关于焦点问题二，依据《中华人民共和国商标法》第五十八条规定，将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。天汇木业公司主张天汇防水公司将与其第1929225号“天汇”商标相同的“天汇”文字作为字号使用构成不正当竞争，应当证明其注册商标的知名度以及容易导致相关公众混淆的因素。本案中，天汇木业公司提交了其公司生产天汇防水卷材的视频、照片、产品照片以及将注册在“防水卷材”上的第1929225号“天汇”商标授权给其他公司使用的情况，结合以上证据可以证明天汇木业公司使用了涉案商标，但天汇木业公司没有提交证据证明其持续使用的情况及涉案商标的知名度。一审庭审中，天汇木业公司承认自身目前生产规模较小，因此天汇木业公司主张的第1929225号“天汇”注册商标未形成充分的知名度，天汇防水公司将“天汇”作为企业名称中的字号使用的行为，难以认定其具有攀附天汇木业公司“天汇”注册商标的主观意图，亦难认定足以造成公众混淆误认，故不能认定天汇防水公司对天汇木业公司构成不正当竞争。 关于焦点问题三，天汇木业公司要求天汇防水公司在《齐鲁晚报》等正文版面的显著位置发表公开声明、消除影响，但天汇木业公司并未提交证据证明天汇防水公司的侵权行为给天汇木业公司的声誉和商誉造成了严重损害，故天汇木业公司请求判令天汇防水公司在有关媒体上公开声明、消除影响，没有充分的事实和法律依据，一审法院不予支持。 根据《中华人民共和国商标法》第六十三条第三款规定，权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿。本案中，因天汇木业公司未能提交证据证明其实际损失以及天汇防水公司的侵权获利，故一审法院综合考虑第1929225号“天汇”商标的知名度情况（未提交知名度证据），天汇防水公司的经营规模（参照其在网站上的宣传）、主观恶意程度、侵权行为的情节等因素，将赔偿数额酌定为8万元。 综上，一审法院依照《中华人民共和国商标法》第五十八条、第六十三条第三款，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第一项，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十九条之规定，判决：一、天汇防水公司立即停止侵犯天汇木业公司第1929225号“天汇”商标专用权的行为；二、天汇防水公司于判决生效之日起十日内赔偿天汇木业公司经济损失及合理开支共计8万元。三、驳回天汇木业公司其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费13800元，由天汇木业公司负担8800元，天汇防水公司负担5000元。

一审法院认定如下事实： 一、涉案商标具体情况 第1929225号“天汇”商标注册于2003年3月21日，核定使用商品第19类：木材；耐火材料；防水卷材，商标注册有效期至2023年3月20日。天汇木业公司成立于2009年5月27日,天汇木业公司经受让取得第1929225号“天汇”注册商标专用权。2015年2月12日该商标以无正当理由连续三年不使用为由被申请撤销，2015年9月28日国家工商行政管理总局商标局决定第1929225号“天汇”商标在第19类“防水卷材”部分核定使用商品上的注册不予撤销。2017年6月26日该商标再次以无正当理由连续三年不使用为由被申请撤销，2018年3月13日国家工商行政管理总局商标局决定第1929225号“天汇”商标在第19类“防水卷材”部分核定使用商品上的注册不予撤销。 2018年12月7日，天汇木业公司注册第27011280号“天汇”商标，核定使用商品第19类：建筑用沥青制成物；防水卷材；沥青等，商标注册有效期至2028年12月6日。 二、天汇木业公司使用涉案商标情况 一审庭审中，天汇木业公司提交了生产“天汇”防水卷材的车间生产流水线视频和照片、产品照片以及天汇木业公司宣传彩页。 2018年7月1日，天汇木业公司与郓城安居公司签订商标许可使用合同，将已注册在第19类防水卷材；耐火材料商品项目上的第1929225号“天汇”商标许可郓城安居公司使用，许可使用期限自2018年7月1日起至2021年12月30日止。2020年11月19日，郓城安居公司法定代表人杨际斌来到山东省郓城县公证处，申请对该公司的生产车间现状进行证据保全。下午16时20分，公证员郭某与祝某来到郓城县经济开发区写着“山东郓城安居新型建材有限公司”字样的院子大门口，跟随工作人员王成铎、卞林进入院子，由摄像人员张修亮对郓城安居公司院内的生产车间的现状进行了摄像并拍摄，公证员郭某、祝某对整个摄像、拍照过程进行了现场监督。随后，公证员郭某、祝某和现场摄像人员张修亮共同来到郓城县长城摄影总店，依据现场拍摄所取得的录像带母带制作光盘一式四份，并对光盘进行了现场封存。2020年11月20日，山东省郓城县公证处据此出具了（2020）鲁郓城证民字第1324号公证书。一审当庭播放公证处封存的光盘，光盘内容为郓城安居公司正在生产印有“天汇防水”的卷材，卷材上还印有天汇木业公司字样。 2019年9月20日的商标使用许可备案记载2017年8月2日，天汇木业公司将注册在第19类木材；耐火材料；防水卷材商品项目上的第1929225号“天汇”商标许可给山东德诚防水材料有限公司使用，许可期限至2023年3月20日。 2020年5月11日，天汇木业公司与山西正大建筑工程有限公司三分公司签订防水卷材购销合同，合同金额66000元。2020年5月20日，天汇木业公司与山东荣顺电力建设有限公司签订防水卷材供货合同，合同金额为26752元。 三、天汇木业公司指称的天汇防水公司的侵权行为 2019年6月10日，山东千慧律师事务所的委托代理人杨现伟来到山东省济南市高新公证处提出证据保全的申请。下午16时14分，公证员王某1、公证辅助人员王敏与杨现伟在山东省济南市，由公证员王某2作公证处计算机，进行了保全证据的行为。打开“360安全浏览器”，进入阿里1688网站，在搜索栏选择供应商，输入“山东天汇防水股份有限公司”，公证员使用杨现伟提供的用户名和密码登录阿里1688网站。通过“山东天汇防水股份有限公司”销售平台中的链接进入“山东天汇防水股份有限公司”官网，官网中多处地方使用了“天汇防水”、“关于天汇”“天汇产品”“天汇人”“天汇梦”等字样。天汇防水公司阿里巴巴销售平台中显示的“山东天汇防水股份有限公司”的工商注册信息和营业执照与本案天汇防水公司的信息一致，页面中展示的防水卷材商品图片中也显示有“天汇防水”字样。公证员王某3杨现伟的指导下订购了“3ｍｍＳＢＳ弹性体改性沥青类防水卷材”10件，收货人范立伟，收货地址山东省济南市历下区龙洞街道银丰财富广场Ｂ座，电话156××××6616，并使用杨现伟提供的银行卡支付了270元。2019年6月12日上午11时35分，公证员王某1、公证辅助人员王敏随杨现伟及其陪同人员范立伟来到银丰财富广场3号出口南侧，公证员王某4用公证处相机对收货现场及货品的外部包装进行拍照。几人回到位于银丰财富广场Ｂ座的山东省济南市高新公证处，在公证人员的监督下，杨现伟将收到的快递件进行拆封，拆封后的货物为：标有“山东天汇防水股份有限公司”字样的商品一件，后公证人员与杨现伟、范立伟共同将拆封后的商品进行封存。2019年6月15日，山东省济南市高新公证处据此出具了（2019）鲁济南高新证经字第1180号公证书和（2019）鲁济南高新证经字第1181号公证书，天汇木业公司支付公证费3640元。一审当庭拆封公证处封存的商品，内有一卷防水材料，防水材料上标有“图形＋ＴＥＣＷＡＹ＋天汇防水”（上下结构），两边有天汇防水公司名称及其生产许可证号、服务热线等信息。 四、其他事实 天汇防水公司成立于2013年11月21日，法定代表人王超，注册资本5750万，住所地山东省东阿县大桥镇郭口村，经营范围为防水材料、防水卷材、防水涂料的研发、生产、销售等。天汇防水公司在其官网上自称“年综合产值30多亿元人民币，年产防水卷材6000万平米。”在其阿里巴巴销售平台“经营信息”一栏显示“主要市场：全国；厂房面积：40000平方米；月产量：500000平方米；年营业额3001万/年-5000万/年；年出口额201万-300万元”。其企业信息中自称“年综合产值30多亿人民币”“年生产防水卷材3000万平米”。 天汇木业公司为本案支付律师费45000元。

一审法院认为，本案争议的焦点问题是：一、天汇防水公司是否侵犯了天汇木业公司第1929225号“天汇”商标、第27011280号“天汇”商标的商标专用权；二、天汇防水公司是否对天汇木业公司构成不正当竞争；三、天汇防水公司应否承担天汇木业公司主张的消除影响及承担损失的赔偿责任。 关于焦点问题一，天汇木业公司主张的第27011280号“天汇”商标注册于2018年12月7日，其注册日期晚于天汇防水公司的成立日期2013年11月21日，不属于在先权利，故天汇防水公司对天汇木业公司的第27011280号“天汇”商标不构成侵权。 天汇木业公司主张的第1929225号“天汇”商标，注册于2003年3月21日，早于天汇防水公司的成立日期。天汇木业公司系该注册商标专用权人，且该商标在有效期限内，天汇木业公司有权禁止他人擅自在与防水卷材等相同或类似商品上使用与该商标相同或近似的标识。

本院认为，本案二审争议的焦点问题为：一、天汇防水公司的被诉行为是否侵害了天汇木业公司涉案第1929225号“天汇”注册商标专用权；二、天汇防水公司的被诉行为是否构成不正当竞争；三、天汇防水公司应否承担赔偿责任以及一审法院确定的赔偿数额是否适当。 一、关于天汇防水公司的被诉行为是否侵害了天汇木业公司涉案第1929225号“天汇”注册商标专用权的问题。本案中，天汇木业公司主张天汇防水公司在其官网、销售的防水卷材产品上突出使用“天汇”“天汇防水”字样，侵害了其第1929225号“天汇”注册商标专用权。本院认为，《中华人民共和国商标法》第四十八条规定，本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。本案中，天汇防水公司在其官网及生产的防水卷材产品上突出使用“天汇”“天汇防水”字样，客观上起到了识别商品来源的作用，构成商标性使用。《中华人民共和国商标法》第五十七条第一项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的，属于侵犯注册商标专用权的行为。本案中，天汇防水公司生产的被诉侵权产品系防水卷材，与天汇木业公司涉案注册商标核定使用商品类别相同。天汇防水公司在其生产的防水卷材产品以及官网上使用的“天汇”“天汇防水”等被诉标识中起主要识别作用的系“天汇”文字，该“天汇”文字与天汇木业公司涉案第1929225号“天汇”注册商标在文字、读音、含义上完全相同，构成相同商标。综上，一审法院认定天汇防水公司的被诉行为侵犯了天汇木业公司的涉案第1929225号注册商标专用权并无不当。 二、关于天汇防水公司的被诉行为是否构成不正当竞争的问题。天汇木业公司主张，天汇防水公司擅自将其涉案“天汇”注册商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为。本院认为，根据《中华人民共和国商标法》第五十八条规定，将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条第四项规定，经营者不得实施其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。本案中，天汇木业公司的涉案第1929225号商标于2003年3月21日核准注册，天汇防水公司成立于2013年11月21日，晚于涉案第1929225号商标的核准注册时间。但根据一审查明事实，天汇木业公司一审中提交的涉案第1929225号商标授权许可使用以及相关产品销售的证据，大多在2018-2020年期间，天汇木业公司并无充分证据证明天汇防水公司2013年成立时，其涉案第1929225号商标已经具有较高的知名度和影响力，故天汇防水公司将“天汇”文字作为其企业字号注册不存在攀附天汇木业公司涉案第1929225号商标知名度的主观故意，天汇木业公司主张天汇防水公司的被诉行为构成不正当竞争缺乏事实依据，一审法院对天汇木业公司的主张不予支持并无不当。但今后天汇防水公司应当依法规范使用其企业名称全称，不得单独或突出使用其“天汇”企业字号。 三、关于天汇防水公司应否承担赔偿责任以及一审法院确定的赔偿数额是否适当的问题。本案中，天汇防水公司主张天汇木业公司未实际使用涉案商标，其不应承担赔偿责任。本院认为，《中华人民共和国商标法》第六十四条规定，注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。本案中，天汇木业公司一审提交的《商标许可使用合同》《商标使用许可备案公告》、业务凭证、增值税专用发票等证据，可以证明天汇木业公司在2018年、2019年授权许可案外人使用其涉案“天汇”商标生产、销售“天汇”防水卷材产品的事实，故天汇木业公司已经实际使用了涉案“天汇”注册商标。天汇防水公司关于涉案第1929225号商标三年内未实际使用，其不应承担赔偿责任的抗辩主张不能成立，本院不予支持。关于赔偿数额，本案中，天汇木业公司未能提交证据证明其实际损失以及天汇防水公司的侵权获利，故综合考虑涉案第1929225号“天汇”商标的实际使用情况、天汇防水公司的经营规模、主观恶意程度、侵权行为的情节、侵权持续时间等因素，一审法院依法酌定天汇防水公司赔偿天汇木业公司经济损失及合理开支共计8万元，并无不当。 综上所述，天汇木业公司、天汇防水公司的上诉请求均不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：

本院二审期间，双方当事人均未提交新证据。 本院对一审法院认定的事实予以确认。

驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费1800元，由山东天汇木业有限公司负担800元，由山东天汇防水股份有限公司负担1000元。 本判决为终审判决。

审 判 长　柳维敏 审 判 员　于志涛 审 判 员　张金柱

法官助理　陈庆亮 书 记 员　闫旭冉