江西省森湖园艺有限公司、某某侵害实用新型专利权纠纷二审民事判决书

中华人民共和国最高人民法院 民 事 判 决 书 （2020）最高法知民终900号 上诉人（原审被告）：江西省森湖园艺有限公司。住所地：江西省南昌市东湖区。 法定代表人：***，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：**，湖南回归线律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：***，男，1958年4月20日出生，汉族，住成都市武侯区。 委托诉讼代理人：***（系***之子），住四川省成都市武侯区。 委托诉讼代理人：**芙（系***之妻），住四川省成都市金牛区。 原审被告：郴州市城市管理和综合执法局。住所地：郴州市五岭大道。 法定代表人：***，该局局长。 委托诉讼代理人：李***，男，该局工作人员。 上诉人江西省森湖园艺有限公司（以下简称森湖园艺公司）因与被上诉人***，以及原审被告郴州市城市管理和综合执法局（以下简称郴州市城管局）侵害实用新型专利权纠纷一案，不服湖南省长沙市中级人民法院于2019年12月29日作出的（2019）湘01民初2194号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年6月28日受理后，依法组成合议庭,并于2020年9月21日公开开庭审理了本案，森湖园艺公司的委托诉讼代理人**，***及其委托诉讼代理人***，郴州市城管局的委托诉讼代理人李***到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 森湖园艺公司上诉请求：1.请求依法撤销原审判决，改判驳回***的全部诉讼请求，或发回重审；2.一、二审诉讼费用由***承担。 事实与理由：（一）森湖园艺公司并非本案适格的诉讼主体。产品上印的商标并非是森湖园艺公司注册，而是森湖园艺公司的法定代表人注册的，不能据此推断森湖园艺公司制造、销售、使用被诉侵权产品。（二）被诉侵权技术方案不构成对专利号ZL20092024XXXX.4“绿化箱”实用新型专利（以下简称涉案专利）的侵害。被诉侵权产品箱体底部并没有孔，而是设有几个溢水柱，不具有涉案专利向上凸的通孔的技术特征。（三）广州市园科绿化有限公司（以下简称园科绿化公司）是绿化项目中标主体，为便于查明实际侵权人，应追加该公司作为本案必要共同诉讼参加人。在二审期间，森湖园艺公司提交补充上诉意见，被诉侵权技术方案使用的是现有技术，不构成侵权。 ***答辩称，被诉侵权技术方案落入涉案专利权保护范围，构成侵权；森湖园艺公司未经专利权人的许可，制造、销售侵权产品，应当承担民事责任；森湖园艺公司使用其法定代表人注册的商标，不能逃避法律责任；被诉侵权产品未使用现有技术；园科绿化公司与本案无关，无需参与本案诉讼。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。 郴州市城管局述称，同意森湖园艺公司的上诉理由。 ***于2019年9月11日向原审法院起诉，请求判令：1、郴州市城管局（原郴州市城市管理和行政执法局）及森湖园艺公司共同制造（包括组装制造）、销售、使用侵权产品侵害涉案专利权，应立即停止制造（包括组装制造）、销售、使用侵权产品；2、郴州市城管局及森湖园艺公司销毁侵权产品及制造侵权产品专用模具；3、郴州市城管局及森湖园艺公司赔偿***经济损失6万元及维权合理费用1000元；4、郴州市城管局及森湖园艺公司共同承担本案的诉讼费用。 原审法院认定事实：***于2009年10月12日向国家知识产权局申请了“绿化箱”实用新型专利，并于2010年06月23日获得国家知识产权局授予的实用新型专利权，专利号为ZL20092024XXXX.4。***认为被诉侵权产品侵害了涉案专利的权利请求第1、2、4、5。涉案专利权利要求1.绿化箱，包括箱体和箱体底部的孔，其特征是：箱体(1)由壁面和底面构成，箱体(1)底面有向上凸的孔(2)。权利要求2.根据权利要求1所述的绿化箱，其特征是：箱体(1)底面向上凸的孔(2)为通孔或盲孔。权利要求4.根据权利要求1所述的绿化箱，其特征是：箱体(1)的壁面上有溢水孔(4)。权利要求5.根据权利要求1所述的绿化箱，其特征是：箱体垂直截面为长方形或梯形。 2015年3月10日，国家知识产权局就涉案专利出具实用新型专利检索报告，初步结论为全部权利要求不符合授予专利权的条件。 2016年11月7日，***向湖南省郴州市福城公证处申请办理保全证据公证，称其所享有的发明专利和实用新型专利权受到侵犯。当天10时50分，公证员、现场拍摄人员与申请人***的委托代理人***来到郴州市民权路与郴州大道交叉口处郴州大道南门标有“开放包容求实创新”标牌下绿化墙，现场由拍摄人员对该绿化墙、绿化墙周围的环境及绿化墙上所用的花盆砖及连接件进行了摄像和拍照，取得光盘一张、照片16张。照片显示，被诉侵权产品上有“森湖”汉字与SH组合的商标，“森湖”汉字与SH组合商标的所有人系森湖园艺公司的法定代表人***，且在森湖园艺公司的官网首页上有该商标及对该商标历史的说明。在该商标下面有“Senhuyuanyi”，系森湖园艺公司字号的拼音。 另查明，森湖园艺公司成立于2015年4月15日，注册资本1000万元，法定代表人为***，经营范围包括：园林绿化设计及施工；造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉、草坪、盆景、花卉种子的生产及销售；食用农产品的销售；园林景观设计；园林绿化养护；花卉租赁；承办展览展示活动；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让……生态农庄经营等。注册商标“SH森湖”的申请日期为2011年7月8日，申请人为***，国际分类为第31类—3103—花卉，园艺产品，草本植物中的盆栽矮化树（盆景），专用权期限为2012年8月21日至2022年8月20日。 原审法院认为，本案的争议焦点为：（一）本案是否超过诉讼时效；（二）涉案专利是否应予保护；（三）被诉侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围；（四）郴州市城管局及森湖园艺公司是否实施侵权行为；（五）如果侵权成立，责任如何承担。 关于第一个焦点问题。郴州市城管局主张***公证取证是2016年11月7日，***起诉超过了诉讼时效。***主张依照现行民法总则诉讼时效应该是三年。原审法院认为，依照《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条规定“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算”。本案中，***进行证据保全的时间为2016年11月10日，其向原审法院起诉的时间为2019年9月11日，并未超过三年期间，故郴州市城管局关于本案已过诉讼时效的抗辩缺乏法律依据，原审法院不予支持。 关于第二个焦点问题。森湖园艺公司主张根据专利检索报告，***要求保护的权利要求已经全部不具备修改前的专利法第22条有***性或创造性的规定，全部权利要求1—12不符合授予专利权条件。***所诉技术方案被侵权于法无据。***认为，检索报告只是一种参考文件，不具备行政效力，涉案专利仍然具有诉权，本案作为侵权案件，无权确定涉案专利是否合法有效，只能依据专利局的无效决定作为依据。涉案专利合法有效，应当受到法律保护。原审法院认为，根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第八条、第九条，专利检索报告只是初步报告，是法院判定是否应该中止诉讼、等待无效宣告的事实基础，不能直接据此判定实用新型专利是否缺乏新颖性或创造性。在涉案专利没有被宣告无效前，依然合法有效，受到法律保护。故森湖园艺公司的该项主张缺乏法律依据，原审法院不予支持。 关于第三个焦点问题。本案中***主张保护涉案专利的权利要求1、2、4、5，认为被诉侵权产品具有***涉案专利权利要求1、2、4、5的全部技术特征。森湖园艺公司认为，***未提供涉案侵权产品实物，仅凭公证书中的图片不能完整反映被诉侵权产品真实的结构，难以判断侧面、底面、背面的形状，无法判断出向上凸的孔是在涉案产品底面还是其他位置。 原审法院认为，涉案专利的权利要求1的技术特征如下：技术特征A绿化箱，包括箱体和箱体底部的孔，技术特征B箱体由壁面和底面构成，技术特征C底面有向上凸的孔，权利要求2，技术特征D，箱体底部向上凸的***孔或盲孔，权利要求4，技术特征E箱体的壁面上有溢水孔，权利要求5，技术特征F箱体垂直截面为长方形或梯形。 经过与被诉侵权产品比对，被诉侵权产品具有与***专利技术特征A、B、C、D、E、F相同的技术特征，落入了涉案专利权利要求1、2、4、5的保护范围。 关于第四个焦点问题。森湖园艺公司主张被诉侵权产品并非其制造、销售、使用的产品，其中被诉侵权产品壁面上印有森湖园艺公司的注册商标，系实际制造单位对森湖园艺公司的侵权行为。***认为公证书明确记载了被诉侵权产品有森湖的字样，森湖园艺公司也确认了商标的指向且认可商标一致，虽然森湖园艺公司声称是有人仿造，但并无相应证据。原审法院认为，根据***提供的（2016）湘郴福证字第3099号公证书的照片显示，被诉侵权产品上有“森湖”汉字与SH组合的商标。后经查询汉字“森湖”与字母“SH”的组合商标的所有人系森湖园艺公司的法定代表人***，且在森湖园艺公司的官网首页上有该商标及对该商标历史的说明。商标是用于区别一个经营者品牌或服务和其他经营者的商品或服务的标记，在无其他相反证据证明的情况下，应依法认定被诉侵权产品系森湖园艺公司制造销售。森湖园艺公司未经专利权人授权许可，制造销售侵害涉案专利权的产品，对涉案专利权构成侵害，应当承担停止侵害、赔偿经济损失及合理开支等民事法律责任。郴州市城管局主张被诉侵权产品所在地段项目并非其发包，涉案产品与郴州市城管局没有关系。原审法院认为，根据全案证据，无法认定被诉侵权产品系郴州市城管局制造，***主张依照职能范围确定郴州市城管局侵权，但是没有提交相关证据予以证明。综上，***现有证据无法证明郴州市城管局实施了侵害涉案专利权的行为。 关于第五个焦点问题。关于赔偿数额的确定，《中华人民共和国专利法》第六十五条规定，侵犯专利权的赔偿数额按照专利权人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。本案中，***未提供证据证明其因被侵权所受到的实际损失或者森湖园艺公司侵权所获得的利益，亦无专利使用费可供参照。原审法院考虑涉案专利权的类型，森湖园艺公司的经营范围、经营规模、主观恶意及***为本案维权支付的合理费用，确定赔偿数额为20000元（含维权合理开支）。 综上，原审法院依照《中华人民共和国侵权责任法》第十五条、《中华人民共和国专利法》第十一条、五十九条第一款、第六十五条、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第一条、第七条、《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第八条、第九条、《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决：（一）森湖园艺公司于判决生效之日立即停止制造、销售侵害第ZL20092024XXXX.4号实用新型专利权的产品；（二）森湖园艺公司自判决生效之日起十日内赔偿***经济损失20000元（含合理开支）；（三）驳回***其他诉讼请求。一审案件受理费人民币1325元，由***负担500元，**湖园艺公司承担825元。 在二审审理过程中，森湖园艺公司提供申请号200610055152.7、公开号为CN1860845A，名称为“一种种植植物的装置”发明专利申请公开说明书，作为现有技术抗辩的对比文件，主张该专利是与被诉侵权产品最接近的现有技术。***质证认为，该专利申请不能证明待证事实，森湖园艺公司主张的现有技术抗辩不能成立。森湖园艺公司还提交了《绿化施工合同》和《中标通知书》复印件，欲证明被诉侵权产品是由园科绿化公司施工使用，与森湖园艺公司无关。***质证认为上述材料为复印件，不认可其真实性、合法性、关联性。本院根据与审理案件的关联性予以采信。 本院经审理查明，申请号为200610055152.7、公开号为CN1860845A，名称为“一种种植植物的装置”的发明专利，专利申请日2006年2月22日，公开日2006年11月15日。授权公告的权利要求1为：一种种植植物的装置，其特征在于：它包括种植器（1）、储控水装置（2）和基质（3）。所述基质（3）置于种植器（1）中；所述的储控水装置（2）置于种植器（1）中与基质（3）接触，或一部分与主水管或储水箱（4）连接或通入其中，另一部分置于种植器（1）中与基质（3）接触。权利要求2为：根据权利要求1所述的种植植物的装置，其特征在于：所述的种植器（1）为上部或/和侧壁开口具有一定空腔的盛装容器（11），或盛装容器（11）与置于其上或其底部或其中或其上空或其外的一种或多种具有特定功能的构件构成的复合体，所述的特定功能的构件包括间隔装置(113)、护体(114)、支持物(115)、遮盖物(116)、**(117)。所述的盛装容器（11）为一固体物上凹入的盆状物或槽状物或池状物；或由一个或多个的底部（111）与侧壁（112）构成的盆状物或槽状物或池状物；所述的底部（111）为单一或复合材料、截面平直或弯曲或折叠、表面平整或凹凸或/和有**的板状或槽状或盆状物…….所述的**（117）为盛装容器（11）侧壁（112）和/或底部（111）上的各种形状的**或格栅，所述的**或格栅为溢水孔（1173）和/或气孔（1174）和/或进水孔。该专利的说明书及其附图对各部件进行了进一步的描述，如底部（111）为单一或复合材料，……，截面平直（如图28）或弯曲（如图24、26、29）或折叠（如图25、27、32、33），表面平整（如图23-29）或凹凸（如图30、31、34）或/并有**（如图32、33）的板状或配槽状或盆状物。说明书还记载：1、单一材质保温隔热材料或中空结构材料或复合材料结构的底部目的在于增加盛装容器的保温隔热性能，提高种植器抗恶劣环境的能力；2、截面弯曲或折叠的底部目的在于使底部产生凹凸的槽，凹下的槽能储水，而凸起埂上的**又能通风透气（如图32、33）。在说明书附图32、33中，显示底部有向上凸的通孔。附图28中显示盛装容器箱体截面呈长方形。附图31中显示盛装容器箱体截面呈梯形。说明书记载支持物（115）：①调节脚（1151）为固定于底部（111）（如图104）或置于地面上与底部（111）（如图110）构成支持关系，利用机械方式使支持伸长或缩短而改变盛装容器（11）的高度的装置（如图104-110）。附图104-109显示底部有向上凸的盲孔。 另查明，涉案专利说明书背景技术记载：现有技术有些不足，如专利CN2618429没有存储水功能和调节绿化箱底面与屋顶顶面的隔热距离，而且结构复杂，为了解决上述不足在底面设计凸孔，可以安装不同长度的支撑脚，并且设计了溢水孔，因此解决了上述问题，并且降低了生产成本，实现了本实用新型。 原审查明的其他事实属实，本院予以确认。 本院认为，本案二审的争议焦点问题是：（一）被诉侵权产品是否**湖园艺公司制造、销售；（二）被诉侵权技术方案是否落入涉案专利权的保护范围；（三）森湖园艺公司主张的现有技术抗辩是否成立；（四）是否应当追加园科绿化公司参与诉讼。 （一）关于被诉侵权产品是否**湖园艺公司制造及销售的问题。 森湖园艺公司上诉主张其未制造、销售被诉侵权产品，被诉侵权产品印有森湖园艺公司的注册商标系他人对森湖园艺公司的侵权行为；同时主张被诉侵权产品标注的商标所有人为***，与森湖园艺公司无关。本院认为，公证书记载被诉侵权产品上有“森湖”汉字与SH组合的商标。经核，该注册商标所有人为***，系森湖园艺公司的法定代表人，与森湖园艺公司关系密切，在无相反证据的情况下，可以认定被诉侵权产品系**湖园艺公司制造和销售。森湖园艺公司官网对该商标使用历史的说明，可以进一步印证该公司实际使用过该商标。森湖园艺公司称有人冒用其商标仿造其产品，但未提交相关证据，本院不予采信。森湖园艺公司主张其未制造、销售被诉侵权产品的理由不能成立，本院不予支持。 （二）关于被诉侵权技术方案是否落入涉案专利权的保护范围的问题。 《中华人民共和国专利法》第五十九条第一款规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条第二款规定：“被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。” 森湖园艺公司上诉主张被诉侵权技术方案未落入涉案专利权利权的保护范围，主要理由是被诉侵权产品箱体底部只设有溢水柱，不具有涉案专利底部有向上凸的孔的技术特征。经审查，权利要求1的技术特征包括：绿化箱，呈箱体结构；箱体底面有向上凸的孔。被诉侵权产品也是绿化箱，呈箱体结构；底面上有向上凸的通孔。森湖园艺公司辩称被诉侵权产品底部向上凸的通孔是溢水柱，与涉案专利向上凸的孔不同。对此本院认为，权利要求1限定的技术特征箱体底面有向上凸的孔是一个结构特征，根据说明书记载，向上凸的孔有些可以起到溢水孔的作用。被诉侵权产品具有向上凸的孔，能起到排水的作用，结构、功能与涉案专利限定的向上凸的孔的技术特征相同。因此，被诉侵权产品实施的技术方案落入涉案专利权利要求1的保护范围。此外，被诉侵权产品具有的箱体底部向上凸的***孔、箱体的壁面上有溢水孔、箱体垂直截面为长方形等技术特征，相应落入涉案专利权利要求2、4、5的保护范围。原审法院认定被诉侵权技术方案落入涉案专利权保护范围的结论正确。森湖园艺公司主张被诉侵权技术方案未落入涉案专利权保护范围的上诉理由不能成立，本院不予支持。 （三）关于森湖园艺公司主张现有技术抗辩是否成立的问题。 《中华人民共和国专利法》第六十二条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术属于现有技术的，不构成侵犯专利权。”第二十二条第五款的规定：“本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。”《最高人民法院关于审理侵权专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条规定：“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。” 被诉侵权产品被诉落入涉案专利权保护范围的技术特征为：绿化箱，箱体底面有向上凸的孔；箱体底面向上凸的孔中有通孔；箱体的壁面上有溢水孔；箱体垂直截面为长方形。现有技术对比文件为申请号为200610055152.7、公开号为CN1860845A，名称为“一种种植植物的装置”的发明专利。该专利申请日2006年2月22日，公开日2006年11月15日，均早于涉案专利申请日2009年10月12日，可以作为现有技术对比文件。经比对，现有技术方案的种植器为被诉侵权产品绿化箱，包括箱体底面和壁面；现有技术方案“种植器底部的作用：……2、截面弯曲或折叠的底部目的在于使底部产生凹凸的槽，凹下的槽能储水，而凸起埂上的**又能通风透气（如图32、33）”披露了被诉侵权产品“箱体底面有向上凸的孔”和“向上凸的孔中有通孔”的技术特征；现有技术方案“所述的**为盛装容器侧壁和/或底部上的各种形状的**或格栅，所述的**或格栅为溢水孔和/或气孔和/或进水孔”披露了被诉侵权产品“箱体的壁面上有溢水孔”的技术特征；现有技术方案“底部（111）为单一或复合材料，截面平直（如图28）或弯曲（如图24、26、29）或折叠（如图25、27、32、33），表面平整（如图23-29）或凹凸（如图30、31、34）或/并有**（如图32、33）的板状或槽状或盆状物”以及附图40披露了被诉侵权产品“盛装容器箱体截面呈长方形”的技术特征。 综上，被诉侵权产品被诉落入涉案专利权保护范围的全部技术特征与现有技术方案中的相应技术特征相同，本院依法认定被诉侵权产品实施了现有技术，不构成侵权。森湖园艺公司主张现有技术抗辩成立，本院予以支持。鉴于被诉侵权产品实施的技术方案为现有技术，不侵害涉案专利权，无需承担侵权责任，本院对其他焦点问题不再赘述。 综上所述，虽然被诉侵权技术方案落入涉案专利权保护范围，但被诉侵权技术方案为现有技术，不侵害涉案专利权。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，但因二审出现新的证据和事实，本院依法予以改判。 依照《中华人民共和国专利法》第二十二条第五款、第六十二条，《最高人民法院关于审理侵权专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项之规定，判决如下： 一、撤销湖南省长沙市中级人民法院（2019）湘01民初2194号民事判决； 二、驳回***的诉讼请求。 一审案件受理费1325元，二审案件受理费300元，均由***负担。 本判决为终审判决。 审判长　罗　霞 审判员　*** 审判员　*** 二〇二〇年十一月十日 法官助理*** 书记员*** 书记员*** 裁判要点 案　　号 （2020）最高法知民终900号 案　　由 侵害实用新型专利权纠纷 合 议 庭 审判长：罗 霞 审判员：***、*** 法官助理：*** 书记员：***、*** 裁判日期 2020年11月10日 涉案专利 “绿化箱”实用新型专利（ZL20092024XXXX.4） 关 键 词 实用新型专利权；现有技术 当 事 人 上诉人（原审被告）：江西省森湖园艺有限公司； 被上诉人（原审原告）：***； 原审被告：郴州市城市管理和综合执法局。 裁判结果 （一）撤销湖南省长沙市中级人民法院（2019）湘01民初2194号民事判决；（二）驳回***的诉讼请求。 原判决主文：（一）森湖园艺公司于判决生效之日立即停止制造、销售侵害第ZL20092024XXXX.4号实用新型专利权的产品；（二）森湖园艺公司自判决生效之日起十日内赔偿***经济损失20000元（含合理开支）；（三）驳回***其他诉讼请求。 相关法条 《中华人民共和国专利法》第二十二条第五款、第六十二条； 《最高人民法院关于审理侵权专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条； 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项。 法律问题 现有技术抗辩的成立要件 裁判观点 被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。 注：本摘要并非判决书之组成部分，不具有法律效力。