南京厚和机电科技有限公司、南京九竹科技实业有限公司等侵害发明专利权纠纷民事二审民事判决书

中华人民共和国最高人民法院 民 事 判 决 书 （2021）最高法知民终2122号 上诉人（原审被告）：南京厚和机电科技有限公司。住所地：江苏省南京市江宁区秣陵街道爱陵路66号。 委托诉讼代理人：**，男，该公司职员。 被上诉人（原审原告）：南京九竹科技实业有限公司。住所地：江苏省南京市江宁区秣陵街道九竹路2号。 法定代表人：***，该公司董事长。 委托诉讼代理人：**，江苏共盈律师事务所律师。 原审被告：***鸿长丰门控设备经营部（个体工商户）。经营场所：江苏省扬州市******船闸村**组。 经营者：***。 原审被告：宝应电器厂。住所地：江苏省扬州市***东门大街146号。 法定代表人：***，该厂厂长。 委托诉讼代理人：***，上海择平律师事务所律师。 上诉人南京厚和机电科技有限公司（以下简称厚和公司）因与被上诉人南京九竹科技实业有限公司（以下简称九竹公司）以及原审被告***鸿长丰门控设备经营部（以下简称鸿长丰经营部）、宝应电器厂之间侵害发明专利权纠纷一案，不服江苏省南京市中级人民法院（以下简称原审法院）于2021年6月16日作出的（2020）苏01民初326号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年11月15日立案后，依法组成合议庭，于2021年12月15日召集各方当事人进行询问，上诉人厚和公司的委托诉讼代理人**，被上诉人九竹公司的委托诉讼代理人**，原审被告鸿长丰经营部经营者***，原审被告宝应电器厂的委托诉讼代理人***到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 厚和公司上诉请求：撤销原审判决，驳回九竹公司的全部诉讼请求；九竹公司负担一审、二审诉讼费用。事实和理由：（一）厚和公司主张的现有技术抗辩成立。1.本案被诉侵权行为发生在2019年，故本案应当适用2008年修正的《中华人民共和国专利法》，原审法院适用2000年修正的《中华人民共和国专利法》错误。因法律适用的不同，本案中作为公知技术的实用新型可以用来评述被诉侵权产品使用的技术是否属于公知技术。2.被诉侵权产品所使用的技术特征与现有技术的相应技术特征无实质性差异，本案被诉侵权产品使用的是公知技术。（二）原审法院认定的赔偿数额过高。1.原审法院认定厚和公司恶意侵权缺乏事实依据。本案判决前厚和公司没有侵犯九竹公司的专利号为ZL200810023……、名称为“带有平行导向装置的无轨电动伸缩门”的发明专利（以下简称涉案专利）的行为，九竹公司也未向厚和公司发出任何明确的书面警告，且双方因商标纠纷长期处于诉讼状态。2.被诉侵权产品并不在厚和公司的生产、销售图册中，被诉侵权产品系应鸿长丰经营部要求提供，厚和公司因该笔交易的获利远远低于原审法院认定的损害赔偿数额100万元。3.在厚和公司因被诉侵权行为所获得的利益已查明的情况下，原审法院适用法定赔偿缺乏依据。4.本案确定的赔偿数额与（2021）最高法知民终460号民事判决（以下简称460号判决）存在同案不同判的情形。 九竹公司答辩称：（一）原审法院关于现有技术抗辩的认定并无不当。1.本案关于涉案专利的新颖性判断应当适用该专利申请日时适用的法律，原审法院适用法律正确。2.本案中厚和公司代理人以本案中主张的现有技术为对比文件请求国家知识产权局宣告涉案专利无效，国家知识产权局已作出无效宣告请求审查决定，维持涉案专利权有效。（二）原审法院认定的赔偿数额符合事实和法律规定。1.厚和公司主***公司在本案诉讼前未向其发出书面侵权警告，该主张与事实不符。2.厚和公司存在对涉案专利的持续侵权行为，侵权规模大，侵权期间持续时间长。3.本案中鸿长丰经营部只是厚和公司被诉侵权产品的代理商之一，不足以反映厚和公司整体侵权规模。 鸿长丰经营部述称：该经营部系厚和公司的经销商，不应当承担赔偿责任。 宝应电器厂未陈述意见。 九竹公司于2020年3月9日向原审法院提起诉讼，请求判令：1.厚和公司立即停止制造、**销售、销售侵犯涉案专利权的产品；2.鸿长丰经营部立即停止**销售、销售侵犯涉案专利权的产品；3.宝应电器厂立即停止使用侵犯涉案专利权的产品；4.厚和公司赔偿九竹公司经济损失100万元，公证费用2040元；5.厚和公司、鸿长丰经营部以及宝应电器厂负担本案的诉讼费用。 原审法院经审理认定事实如下： 2008年4月15日，九竹公司向国家知识产权局申请了涉案专利，并于2010年10月13日获得授权，在原审法院作出本案判决前该专利处于有效状态。该专利共有10项权利要求，本案中九竹公司主张以权利要求1作为其在本案中主张的保护范围，该权利要求记载为： “一种带有平行导向装置的无轨电动伸缩门，它包括门头、门框和置于门头、门框下的行走轮，所述门框是由若干个门排组成，其特征在于：所述门框上设有至少两个导向装置，所述各导向装置平行且错位安装，所述门框通过导向装置的进行展开或收缩，使门框维持在正确的直线运行状态。” 2020年1月8日，九竹公司的委托代理人**分别对宝应电器厂、*********的**国际学校的大门使用的电控门进行拍照和摄像，江苏省***证处对上述证据保全过程进行了公证并出具了（2020）**证字第28号、第34号公证书。 原审庭审中，双方当事人均同意以九竹公司提交的前述两份公证书所附照片和视频进行比对。经比对，九竹公司认为被诉侵权产品技术特征落入涉案专利权利要求1的保护范围。鸿长丰经营部认为，视频中的产品系其销售，该产品有门头、门框，门框下安装有车轮，导向杆错位安装使产品在运动中保持直线状态。宝应电器厂认可九竹公司对视频中产品特征的描述。厚和公司对视频中被诉侵权产品的技术特征与涉案专利权利要求1的技术特征相一致无异议，但认为其使用的是对涉案专利构成抵触申请且现已失效的实用新型专利的技术，故不构成侵权。 2007年7月6日，九竹公司向国家知识产权局申请了名称为“导槽式伸缩门”实用新型专利，2008年5月14日获得授权公告，专利号为ZL200720038……。在原审法院作出本案判决前该专利已失效。该专利权利要求1记载：“一种导槽式伸缩门，它包括门头、门框和置于门头、门框下的行走轮，其特征在于，所述门头或者门框上设有子母滑槽。” 被诉侵权产品与该实用新型专利相比，缺少门头或者门框上设有子母滑槽技术特征。 九竹公司认为厚和公司2019年的销售额为2000万元左右，故请求法院以厚和公司的销售利润来计算赔偿数额。厚和公司陈述被诉侵权产品的净利润在15%左右。九竹公司还主张其为调查取证支出的合理费用为1020元并提供了发票予以证明。 原审法院认为： 被诉侵权产品落入涉案专利权利要求1的保护范围，厚和公司、鸿长丰经营部以及宝应电器厂对此不持异议，原审法院予以确认。 被诉侵权产品使用的不是公知技术。根据查明的案件事实，首先，涉案专利申请日为2008年4月15日，《中华人民共和国专利法》于2008年12月27日修正，于2009年10月1日生效，故评价涉案专利的新颖性的判断标准，应适用2008年修正前的《中华人民共和国专利法》（2000年修正）。该法第二十二条第二款规定：新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。据此可知，构成抵触申请是由“他人”提出的专利申请。而“导槽式伸缩门”实用新型专利的申请日虽在涉案专利的申请日之前、公开日在该专利的申请日之后，但其申请人均为九竹公司，故根据上述法律规定，该实用新型专利不能用于评述涉案专利的新颖性。其次，经当庭比对，被诉侵权产品的技术特征与“导槽式伸缩门”实用新型专利权利要求所保护的技术方案并不相同，该实用新型专利所保护的技术方案与本案争议无关。因此，厚和公司关于被诉侵权产品使用的是公知技术的主张，没有事实依据，原审法院不予采信。 厚和公司未经专利权人许可，制造、销售、**销售的被诉侵权产品落入九竹公司涉案专利权的保护范围，侵害了九竹公司涉案专利权，依法应承担赔偿损失、停止侵害的法律责任。鸿长丰经营部未经九竹公司许可，销售、**销售侵犯九竹公司涉案专利的被诉侵权产品，应当立即停止销售、**销售被诉侵权产品的行为。宝应电器厂作为终端消费者，并非以生产经营为目的使用被诉侵权产品，其购买被诉侵权产品支付了相应对价，且九竹公司所受损失已得到相应补偿，故九竹公司要求宝应电器厂停止使用被诉侵权产品的请求于法无据，原审法院不予支持。九竹公司未提供厚和公司因侵权获利的相关证据，亦未提供九竹公司因被诉侵权行为遭受损失的计算依据，且九竹公司当庭明确请求依法定赔偿确定赔偿数额。对此，原审法院将综合参考以下因素予以酌定：1.涉案专利为发明专利，应用于电动门产品，该发明专利在产品销售的过程中起积极作用；2.被诉侵权产品售价及合理利润；3.涉案专利在被诉侵权产品中所起的作用及贡献度；4.厚和公司与九竹公司曾就涉案专利权属之争经历多次诉讼，在涉案专利归属九竹公司之后，厚和公司仍继续使用该专利生产、销售被诉侵权产品，主观故意明显；5.九竹公司还主张为本案诉讼支付了公证费。 综上所述，原审法院依照《中华人民共和国专利法》（2008年修正）第十一条、第五十九条、第六十五条，《中华人民共和国侵权责任法》第十五条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十五条之规定，于2021年6月16日作出（2020）苏01民初326号民事判决：（一）南京厚和机电科技有限公司立即停止生产、销售、**销售侵害南京九竹科技实业有限公司名称为“带有平行导向装置的无轨电动门”、专利号为ZL200810023……的发明专利权的行为；（二）***鸿长丰门控设备经营部立即停止**销售、销售侵害南京九竹科技实业有限公司名称为“带有平行导向装置的无轨电动门”、专利号为ZL200810023……的发明专利权的行为；（三）南京厚和机电科技有限公司于该判决生效之日起十日内赔偿南京九竹科技实业有限公司经济损失100万元及合理费用2024元；（四）驳回南京九竹科技实业有限公司的其他诉讼请求。一审案件受理费13800元，由南京厚和机电科技有限公司负担。 本院二审审理期间，九竹公司、厚和公司均补充提供了证据。厚和公司提供了（2020）苏01民初328号民事判决以及460号判决，拟证明本案认定的赔偿数额存在同案不同判的错误。九竹公司提供的证据除前述厚和公司提供的两份判决书之外，还提供了（2015）***初字第214号民事判决等裁判文书。经质证，九竹公司对厚和公司提供的两份裁判文书真实性予以认可，但认为该另案案情与本案案情不同，不存在“同案不同判”的问题。厚和公司认可九竹公司提供的裁判文书的真实性，但认为不足以达到九竹公司主张的证明目的。本院经审核，认可上述证据的真实性，予以采信。上述证据表明：九竹公司与厚和公司自2015年起因涉案专利及其他专利的权属纠纷、侵权责任纠纷进行了多次诉讼，江苏省高级人民法院于2016年12月15日作出（2016）**终1223号民事判决，认定厚和公司应当向九竹公司返还包括涉案专利在内的8项专利。九竹公司曾另案起诉厚和公司侵犯涉案专利权，因厚和公司在该案中的被诉侵权行为发生在九竹公司与厚和公司签订的《专利权转让合同》被生效判决撤销前，故人民法院认定厚和公司未构成侵权；在460号判决所涉案件中，九竹公司针对盐城九鑫门业有限公司、***等侵犯涉案专利权提起诉讼，该案经本院二审认定盐城九鑫门业有限公司、***构成侵权，并综合考虑该案中被诉侵权产品数量（3套）、销售价格（25000元/套）等因素，判决盐城九鑫门业有限公司、***赔偿九竹公司经济损失及合理开支共计38000元。 本院审理查明，原审法院认定的基本事实有证据佐证，且双方当事人均无异议，本院予以确认。 本院另查明：国家知识产权局于2017年8月15日就**针对涉案专利提起的无效宣告请求作出第33165号《无效宣告请求审查决定》，认定：ZL200720038……号“导槽式伸缩门”实用新型专利与本案涉案专利的专利权人均为九竹公司，根据2000年修正的《中华人民共和国专利法》的规定该实用新型专利不能用于评述涉案专利的新颖性，因此**主张涉案专利权利要求1相对于该实用新型专利不具备新颖性的无效理由不能成立。前述无效宣告决定维持涉案专利权有效。 本院认为：本案为侵害发明专利权纠纷。第33165号《无效宣告请求审查决定》已对涉案专利相对于ZL200720038……号“导槽式伸缩门”实用新型专利具备新颖性作出认定，涉案专利处于合法有效状态，本院对涉案专利权的有效性不予评述。被诉侵权行为发生在2008年修正的《中华人民共和国专利法》于2009年10月1日开始施行之后、2020年修正的《中华人民共和国专利法》于2021年6月1日开始施行之前，故本案应适用2008年修正的《中华人民共和国专利法》及相关司法解释。根据各方当事人的诉辩主张，本案二审中的争议焦点是：（一）厚和公司主张的现有技术抗辩能否成立；（二）原审法院确定的赔偿数额是否适当。 根据《中华人民共和国专利法》（2008年修正）第二十二条第四款、第六十二条的规定，现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术；在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条第一款规定：“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。” 本案中，被诉侵权产品落入涉案专利权利要求1的保护范围，各方当事人对此没有异议。“导槽式伸缩门”实用新型专利申请日早于涉案专利申请日，且与涉案专利处于相同技术领域，该实用新型专利权人虽同为九竹公司，但可以作为本案现有技术。被诉侵权产品落入涉案专利权利要求1的技术特征可分解为：1.无轨电动伸缩门；2.包括门头、门框和置于门头、门框下的行走轮；3.门框由若干门排组成；4.门框设有至少两个导向装置，各导向装置平行且错位安装；5.门框通过导向装置进行展开或收缩，使门框维持在正确的直线运行状态。“导槽式伸缩门”实用新型专利公开了一种导槽式伸缩门，包括门头、门框和置于门头、门框下的行走轮，并且公开了门头或门框上设有子母滑槽导向并进行展开或伸缩。该实用新型中的子母滑槽可以由凸槽和凹槽组成，也可以由凸槽、凹槽以及滑轮组成。对比被诉侵权产品落入涉案专利的全部技术特征与“导槽式伸缩门”实用新型专利公开的技术特征，该实用新型专利并未公开与“门框设有至少两个导向装置，各导向装置平行且错位安装”相同或实质相同的技术特征，故厚和公司的现有技术抗辩不能成立。原审法院适用法律有所不当，但原审法院关于现有技术抗辩不能成立的认定结论正确，本院在纠正原审判决有关法律适用错误的基础上维持该认定结论。 《中华人民共和国专利法》（2008年修正）第六十五条规定：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。”本案中，在案证据不能证***公司因被诉侵权行为遭受的损失以及厚和公司违法获得的利益，也没有涉案专利许可费参照，且九竹公司在原审庭审中明确主张法定赔偿，因此原审法院采用法定赔偿方式确定本案赔偿数额并无不当。2016年江苏省高级人民法院生效判决已经判令厚和公司将涉案专利返还给九竹公司，且双方持续多年处于诉讼中，厚和公司明知涉案专利属于九竹公司，仍然制造、销售、**销售被诉侵权产品，厚和公司侵权的主观故意较为明显。原审法院综合考虑涉案专利类型、被诉侵权产品合理利润、涉案专利的贡献度、厚和公司的主观恶意、九竹公司合理开支等因素，酌定厚和公司应当赔偿九竹公司经济损失100万元及合理开支2024元，并无不当。460号判决中被诉侵权人系被诉侵权产品的销售商而不包括制造商，且该案在主观恶意等侵权情节上与本案存在较大区别，故两案不存在具体赔偿数额确定上的可比性，也不存在裁判结果上的冲突。 综上所述，原审判决关于现有技术抗辩法律适用的认定有误，但其他事实认定和法律适用正确，裁判结果并无不当，本院在纠正原审判决上述错误认定的基础上维持原审判决结果。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项、《最高人民法院关于适用的解释》第三百三十四条之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费13800元，由南京厚和机电科技有限公司负担。 本判决为终审判决。 审 判 长　*** 审 判 员　何　隽 审 判 员　薛　淼 二〇二一年十二月二十日 法官助理　*** 书 记 员　*** 裁判要点 ⼀⼂