深圳市某某防水工程有限公司、湖南某某之兆科技有限公司侵害商标权纠纷民事一审民事判决书

湖南省长沙市天心区人民法院

民 事 判 决 书

（2021）湘0103民初4798号

原告：深圳市**防水工程有限公司，住所地深圳市福田区竹子林鑫竹苑A栋14楼。

法定代表人：童祖元，董事长。

委托诉讼代理人：杨晓明，广东卓建律师事务所律师。

被告：湖南**之兆科技有限公司，住所地湖南省长沙市芙蓉区东屯渡街道农科家园A4栋6号门面。

法定代表人：董亿龙。

委托诉讼代理人：鲁礼洗，湖南开阳律师事务所律师。

原告深圳市**防水工程有限公司（以下简称**公司）与被告湖南**之兆科技有限公司（以下简称**之兆公司）侵害商标权及不正当竞争纠纷一案，本院于2021年5月21日立案受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告**公司的委托诉讼代理人杨晓明、被告**之兆公司的委托诉讼代理人鲁礼洗到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告**公司向本院提出诉讼请求：一、判令被告立即停止使用“**”字号；二、判决被告限期变更企业名称，变更后的企业名称不得包含“**”字样；三、判令被告立即停止侵犯原告商标专用权的行为；四、判令被告赔偿原告经济损失100万元（含合理维权费用）；五、判令被告承担本案诉讼费用。事实与理由：原告成立于2000年，主营建筑防水工程服务及防水卷材产品，经多年经营，在全国各地成立了四十余家分公司。为满足业务需求，原告股东还在全国各地成立以“**”、“**之星”为字号的多家关联公司，形成了“**”集团。“**”集团的服务和产品，在市场上赢得了良好的口碑，与众多知名地产公司形成了战略合作伙伴关系，承接了广州白云国际机场、大亚湾核电站等众多大型工程。集团自主研发和生产的“**”品牌涂料系列、卷材系列因产品质量精良，受到消费者青睐，在全国范围内建立了庞大的经销商网络，销售范围广。经长期经营，原告及其关联企业获得了中国保障性住房建设防水材料优质供应商、中国民营建材企业100强、中国建筑防水行业20强企业、深圳防水十佳企业等荣誉，“**”字号已极具知名度。原告使用的“**”品牌获得了广东省著名商标、中国防水行业知名品牌、全国防水行业质量领先品牌、全国质量信得过品牌等诸多荣誉。案涉商标专用权人为湖北**之星科技有限公司。原告经授权有权使用上述商标，针对商标侵权行为，原告有权有以自身名义进行维权。经查，被告的经营范围包括建筑防水、防腐保温工程施工、防水建筑材料制造（限分支机构）等，与原告份属同业经营者。在原告“**”字号具有较高知名度的情况下，被告登记并使用“**之兆”字号，足以引人误认为与原告存在特定联系，从而产生混淆，违反了《反不正当竞争法》第二条、第六条的规定，构成不正当竞争。被告在防水卷材产品及防水工程服务上使用与原告注册商标近似的“**之兆”商标，足以使相关公众对商品的来源产生混淆误认，违反了《商标法》第五十七条的规定，侵害了原告的商标专用权。原告遂诉至本院。

被告**之兆公司辩称，1、请依法驳回原告的全部诉讼请求；2、被告系基于商标注册人的合法授权而使用商标，被告的行为合法。

当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：

一、案涉商标的核定使用范围及授权许可情况

2002年1月28日，深圳市**防水工程有限公司经核准注册了第1704745号“

”商标，经续展，有效期至2022年1月27日，核定使用范围为第19类：沥青、非金属建筑物、涂层（建筑材料）、石料粘合剂、防火水泥涂料、混凝土建筑构件、水泥、建筑石料。2017年2月10日，该枚商标注册人名义变更为湖北**之星科技有限公司。

2014年2月14日，湖北**之星科技股份有限公司经核准注册了第11479203号“**”商标，有效期至2024年2月13日。核定使用范围为第19类：沥青、建筑用沥青制成物、屋顶用沥青涂层、防水卷材、非金属耐火建筑材料、防火水泥涂层、砖粘合料、建筑石料、涂层（建筑材料）；混泥土建筑构件（截止）。

2019年11月7日，湖北**之星科技股份有限公司经核准注册了第27990556号“**”商标，有效期至2029年11月6日。核定使用范围为第37类：建筑信息、建筑物防水、涂清漆服务、铺沥青、敷石膏、涂灰泥、室内装潢、室内外油漆、防锈、喷涂服务（截止）。

2020年11月26日，湖北**之星科技股份有限公司出具了一份《商标授权证明书》，将包括上述商标在内的多枚商标自取得商标专用权时便许可原告使用，许可使用性质为普通许可，原告可针对侵害上述商标权的行为以自己的名义进行维权，许可使用商品或服务的范围是全部核定商品或服务。

2016年9月28日，董跃文经核准注册了第17585867号“**之兆”商标，有效期至2026年9月27日，核定使用范围为第19类：砂浆、水泥、混泥土建筑构件、防火水泥涂层、防水卷材、沥青、油膏、非金属雨水管、水下建筑工程用沉箱、涂层（建筑材料）（截止）。该枚商标现处于撤销/无效宣告申请审查中。

2016年9月28日，董跃文经核准注册了第17586011号“**之兆”商标，有效期至2026年9月27日，核定使用范围为第2类：染料、颜料、食用色素、印刷油墨、涂料（油漆）、油漆、防水粉（涂料）、屋顶毡用涂料（油漆）、防腐蚀剂、天然树脂（截止）。

2016年12月7日，董跃文经核准注册了第17586065号“**之兆”商标，有效期至2026年12月6日，核定使用范围为第35类：广告宣传、特许经营的商业管理、商业管理咨询、进出口代理、替他人推销、将信息编入计算机数据库、会计、寻找赞助（截止）。

2020年1月1日，董跃文出具了一份《注册商标授权使用书》，将上述三枚商标授权被告使用，使用期限为5年，自2020年1月1日起至2025年1月2日止。

二、原、被告的经营范围

原告成立于2000年6月16日，经营范围为：建筑防水工程专业承包壹级（可承担各类房屋建筑防水工程的施工）；防腐保温工程；防水材料、涂料的购销（不含专营、专控、专卖商品）；防水材料、涂料的生产等。原告为国内多个建筑项目提供过防水施工服务。

被告成立于2019年11月8日，经营范围为：建材销售；室内、房屋维修；建筑防水、防腐保温工程施工；建筑结构防水补漏等。被告在庭审中陈述，其主营业务为防水涂料的销售、施工服务。

三、被告使用诉争标识的情况

原告提交的可信时间戳认证证书显示，2020年12月7日，原告的取证人员访问多个网站，并对相关网站中的部分页面进行了截屏，相关网页的主要内容为介绍被告及防水服务。在ｈｔｔｐ／／ｎｓｗ779395.ｃｎ.ｇｏｌｂａｌ-ｔｒａｄｅ-ｃｅｎｔｅｒ.ｃｏｍ／网站中，标题显示为“湖南**之兆科技有限公司主营：建材销售；室内、房屋维修……”标题下方使用放大字体突出标明“湖南**之兆科技有限公司电话133××××ｘｘｘｘ”页面产品库栏目显示“屋顶防水、防水补漏屋顶、屋面防水处理”三个板块，右下方显示“湖南**之兆科技主营……．。”

本院认为，本案系侵害商标权及不正当竞争纠纷。根据原告的诉讼请求及被告的答辩意见，本院归纳争议焦点为：1．被告是否构成侵害原告商标专用权的侵权行为；2．被告在企业名称中使用“**”作为字号是否构成不正当竞争行为；3．若构成侵权，被告应如何承担相应的民事责任。

一、被告是否构成侵害原告商标专用权的侵权行为

原告是第1704745号“

”、第11479203号“**”、第27990556号“**”注册商标权利人，有权以自己的名义提起诉讼，有权禁止他人在同一种或类似商品或服务上使用与其注册商标相同或近似的商标。

第27990556号“**”商标为服务商标，是提供服务的经营者为将自己提供的服务与他人提供的服务相区别而使用的标志，其在商标管理机关获准注册后，同商品商标享有同等的法律效力。被告是否侵害该枚商标的专用权应满足三个条件：1、双方提供的服务是否为相同或者类似服务；2、是否将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号并突出使用；3、是否容易使相关公众产生误认。针对以上三个要件分析如下：

原告享有权利的第27990556号“**”商标注册在第37类服务上，核定使用服务为：建筑信息、建筑物防水、涂清漆服务、铺沥青、敷石膏、涂灰泥、室内装潢、室内外油漆、防锈、喷涂服务（截止）。原、被告主营业务均包括防水施工服务，故被告提供的服务与原告享有权利的第27990556号“**”注册商标核定使用范围相同且与原告提供的服务相同。

关于被告在使用的企业字号文字是否与原告享有权利的第27990556号“**”商标相同或近似并突出使用的问题：被告工商登记的名称为“湖南**之兆科技有限公司”，对于普通消费者而言，主要起识别作用的是位于中心突出位置的“**之兆”文字部分。首先，从使用方式和视觉效果看，被告在网站中突出使用“湖南**之兆科技有限公司”、“湖南**之兆科技”的文字组合中，“湖南”作为地名不具有显著性，“科技有限公司”属于公司属性不具有显著性，使得“**之兆”字样成为指引相关消费者判断服务来源的唯一识别依据，而“之兆”没有特殊含义，并非常规汉字组合，“**”二字是该种组合的视觉显著部分，而该部分与第27990556号“**”文字完全一致，当消费者看到网站突出使用的“湖南**之兆科技有限公司”后，视觉注意力首先被“**”文字吸引。因此被告使用“湖南**之兆科技有限公司”文字与涉案商标构成近似并且存在突出使用情形。

关于是否容易使相关公众产生误认的问题。根据本案的情形，以相关公众的一般注意力标准判断，被告在网站使用“**”文字的行为，客观上使社会公众对当事人双方的渊源产生联系，不能排除相关公众将“**”商标权利人提供的服务和被告提供的服务相混淆误认的可能性。综上，被告在网站宣传中使用“**”文字的行为均满足以上三个要件，构成对原告第27990556号“**”注册商标专用权的侵害，被告应承担相应的责任。原告要求被告停止侵权并赔偿损失，本院予以支持。

被告辩称其使用的是董跃文授权的第17586011号、第17585867号、第17586065号“**之兆”商标，其中，第17585867号“**之兆”商标，核定使用范围为第19类：砂浆、水泥、混泥土建筑构件、防火水泥涂层、防水卷材、沥青、油膏、非金属雨水管、水下建筑工程用沉箱、涂层（建筑材料）（截止）；第17586011号“**之兆”商标，核定使用范围为第2类：染料、颜料、食用色素、印刷油墨、涂料（油漆）、油漆、防水粉（涂料）、屋顶毡用涂料（油漆）、防腐蚀剂、天然树脂（截止）；第17586065号“**之兆”商标，核定使用范围为第35类：广告宣传、特许经营的商业管理、商业管理咨询、进出口代理、替他人推销、将信息编入计算机数据库、会计、寻找赞助（截止）。而被告使用“**”标识用于防水施工服务，是服务商标的使用，属于第37类使用而非被告享有权利的第3类、第19类商品商标的使用，亦非第35类广告服务商标的使用。商品提供行为的经营模式主要表现为批量化、规模化的生产和销售，一般是先有商品的生产，然后再是消费者的购买。而服务提供行为主要表现为个体化的针对性服务，一般是先有消费者的提供要约，然后才有服务的提供。本案被告使用“**”字样并非仅仅用于防水涂料的销售，还用于防水施工服务。同时，被告核准登记的经营范围亦包括房屋维修；建筑防水、防腐保温工程施工；建筑结构防水补漏，故本院对于被告有权使用“**”标识的意见不予采纳。

《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款规定：“原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百二十四条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。”因原告主张权利的第1704745号“

”、第11479203号“**”商品商标与被告享有权利的第17585867号“**之兆”、第17586011号“**之兆”商品商标核定使用范围均包括防水涂料，现均处于有限期内，原告已经就被告享有权利的第17585867号“**之兆”商品商标向行政机关提起撤销/无效宣告申请，上述商品商标存在权利冲突的问题，不属于本案的审理范畴，本院不予评判。因被告的经营范围包括防水涂料的销售及防水施工服务，本案虽认定被告在防水施工服务上使用“**”字样构成商标侵权，但对于被告在防水涂料的销售活动中使用“**”字样未予评判，故对于原告要求被告停止使用“**”字号，限期变更企业名称的诉求不宜在本案中处理。

二、被告在企业名称中使用“**”作为字号是否构成不正当竞争行为

原告认为，在原告“**”字号具有较高知名度的情况下，被告登记并使用“**之兆”字号，构成不正当竞争。《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条规定，经营者在生产经营活动中，应当遵循自愿、平等、公平、诚信的原则，遵守法律和商业道德。本法所称的不正当竞争行为，是指经营者在生产经营活动中，违反本法规定，扰乱市场竞争秩序，损害其他经营者或者消费者的合法权益的行为。该法第六条第二项规定，经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系：（二）擅自使用他人有一定影响的企业名称（包括简称、字号等）、社会组织名称（包括简称等）、姓名（包括笔名、艺名、译名等）。据此，关于被告使用“**之兆”作为企业字号是否构成不正当竞争行为的认定，需考量在案证据能否证明原告的“**”字号具有一定影响。针对原告的“**”字号是否具有一定影响的事实，举证责任应在原告。从原告提交的证据分析，虽然原告承建了国内多个项目的防水工程，但公司本身获得的荣誉并不多，其“**”字号是否具有一定影响，欠缺充分证据予以证明。对此，原告应承担举证不能的法律后果。故原告本案主张被告在企业名称中使用“**”作为字号构成不正当竞争行为，理据不足，本院不予支持。

再之，《中华人民共和国反不正当竞争法》的立法目的在于修复被扰乱的市场秩序。本案中，被告将“**”在防水施工服务中突出使用的行为已经认定构成商标侵权，应依据《中华人民共和国商标法》的规定承担相应的停止侵权和赔偿损失的法律责任。被告的侵权行为给原告造成的损害后果已经通过《中华人民共和国商标法》的相关规定得到完整救济，正常的市场秩序得以修复。

三、若构成侵权,被告应如何承担相应的民事责任

关于赔偿损失的数额,原告未提供被告因侵权获利的相关证据,亦未提供原告因被告侵权遭受损失的计算依据,且原告当庭请求依法定赔偿确定赔偿数额,本院综合考虑涉案商标的知名度、被告经营规模、经营时间、经营地点、侵权行为的性质、以及原告为维权支出的合理费用、维权的成本等因素，酌情确定赔偿数额为80000元（含合理维权费用）。

综上，依据《中华人民共和国商标法》第二十三条、第五十六条、第五十七条、第六十三条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、第六条、《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》（2020年修正）第一条之规定，判决如下：

一、被告湖南**之兆科技有限公司立即停止侵犯原告深圳市**防水工程有限公司第27990556号“**”注册商标专用权行为；

二、被告湖南**之兆科技有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告深圳市**防水工程有限公司经济损失及合理维权费用80000元;

三、驳回原告深圳市**防水工程有限公司的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费13800元，由原告深圳市**防水工程有限公司负担12696元，由被告湖南**之兆科技有限公司负担1104元。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。

审　判　长　　魏立宇

人民陪审员　　陈　敏

人民陪审员　　孙树霞

二〇二一年八月十六日

法官　助理　　郭兴娟

代理书记员　　谢　雯

附相关法律条文:

《中华人民共和国商标法》

第二十三条注册商标需要在核定使用范围之外的商品上取得商标专用权的，应当另行提出注册申请。

第五十六条注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。

第五十七条有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：

（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；

（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；

（三）销售侵犯注册商标专用权的商品的；

（四）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；

（五）未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；

（六）故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的；

（七）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

第六十三条侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。

权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿。

人民法院审理商标纠纷案件，应权利人请求，对属于假冒注册商标的商品，除特殊情况外，责令销毁；对主要用于制造假冒注册商标的商品的材料、工具，责令销毁，且不予补偿；或者在特殊情况下，责令禁止前述材料、工具进入商业渠道，且不予补偿。

假冒注册商标的商品不得在仅去除假冒注册商标后进入商业渠道。

《中华人民共和国反不正当竞争法》

第二条经营者在生产经营活动中，应当遵循自愿、平等、公平、诚信的原则，遵守法律和商业道德。

本法所称的不正当竞争行为，是指经营者在生产经营活动中，违反本法规定，扰乱市场竞争秩序，损害其他经营者或者消费者的合法权益的行为。

本法所称的经营者，是指从事商品生产、经营或者提供服务（以下所称商品包括服务）的自然人、法人和非法人组织。

第六条经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系：

（一）擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识；

（二）擅自使用他人有一定影响的企业名称（包括简称、字号等）、社会组织名称（包括简称等）、姓名（包括笔名、艺名、译名等）；

（三）擅自使用他人有一定影响的域名主体部分、网站名称、网页等；

（四）其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。

《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》（2020年修正）

第一条原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼，符合民事诉讼法第一百一十九条规定的，人民法院应当受理。

原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百二十四条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。