陕西中蓝投资管理有限公司与某某专利合同纠纷一审民事判决书

陕西省西安市中级人民法院

民 事 判 决 书

（2018）陕01民初981号

原告（反诉被告）：陕西中蓝投资管理有限公司，住所地陕西省西安市浐灞生态区欧亚大道666号欧亚国际2-11640室。

法定代表人：张亚鹏，该公司总经理。

委托诉讼代理人：麻林，北京市炜衡（西安）律师事务所律师。

委托诉讼代理人：徐茁溪，北京市炜衡（西安）律师事务所实习律师。

被告（反诉原告）：***，男，汉族，1967年9月27日出生，新疆鑫聚能热力设备有限公司总经理，住新疆维吾尔自治区喀什市。

委托诉讼代理人：李媛，陕西金嫡律师事务所律师。

委托诉讼代理人：王亚文，陕西金嫡律师事务所律师。

第三人：石颖，女，汉族，1982年12月5日出生，陕西爱能森清洁能源科技开发有限公司总经理，住陕西省西安市高新区。

委托诉讼代理人：李媛，陕西金嫡律师事务所律师。

委托诉讼代理人：王亚文，陕西金嫡律师事务所律师。

第三人：张亚鹏，男，汉族，1980年5月13日出生，陕西中蓝投资管理有限公司总经理，住陕西省子州县.

委托诉讼代理人：麻林，北京市炜衡（西安）律师事务所律师。

委托诉讼代理人：徐茁溪，北京市炜衡（西安）律师事务所实习律师。

陕西中蓝投资管理有限公司（以下简称：中蓝公司）与***、石颖、张亚鹏专利合同纠纷一案，本院于2018年5月2日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。中蓝公司及张亚鹏共同委托诉讼代理人麻林、徐茁溪，***及石颖共同委托诉讼代理人李媛、王亚文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

中蓝公司向本院提出诉讼请求：1、判令解除中蓝公司、***双方于2017年7月31日签订的《专利许可使用合同》；2、判令***退还200万元及资金占用期间利息（按银行同期贷款利息计算）；3、判令***向张亚鹏返还其基于合同所取得的中蓝公司10%的股权，责令石颖配合办理工商变更登记手续；4、由***承担本案的诉讼费用。事实与理由：2017年7月31日，***与中蓝公司签订《专利许可使用合同》，约定***将其名下ＺＬ20162073××××.8以及ＺＬ20152112××××.8两项实用新型专利授权给中蓝公司许可使用。许可方式为：独占使用许可。除***及其名下分公司可在新疆地区使用外，不得授权任何第三方使用。许可费用为：由石颖代***持有中蓝公司10%的股份，享有10%的分红权，中蓝公司一次性预付***许可费200万元，从后续石颖持有的股份分红中扣除。2017年7月31日，中蓝公司以银行转账的方式，向***预付许可使用费200万元，同时于2017年9月8日将石颖登记为公司股东，占有10%的股份。该协议履行至今，***未向中蓝公司提供任何《专利许可使用合同》约定的专利许可内容（制造、使用和销售设计专利的产品，以及在产品宣传单、说明书、包装箱上表示专利号等方式使用该专利），中蓝公司未能从《专利许可使用协议》中获得任何利益，***违反双方签订的《专利许可使用协议》中第1条的“独占专利使用许可”之约定，将实用新型专利授权给中蓝公司所在地区其他主体生产使用等，《专利许可使用协议》实际未能履行，给中蓝公司造成极大经济损害，***行为已构成根本违约，致使合同目的无法实现。《专利许可使用合同》已无履行必要，现请法院解除该合同。同时，因该协议解除，***应当向中蓝公司返还其基于《专利许可使用合同》取得的200万元预付款，***应当向张亚鹏返还其基于合同行为取得的中蓝公司10%的股份，石颖应当配合办理股权登记变更手续；同时，***未能向中蓝公司提供任何约定专利内容，违反合同独占使用许可的约定，是导致合同解除的责任主体，其应当支付自2017年7月31日至今的200万元资金占用期间的银行同期贷款利息。

***辩称，一、中蓝公司混淆了专利转让和专利许可的概念，专利转让需要将专利证书及专利技术等交付受让人，而专利许可是一种授权，被许可人接受许可的目的是：有合法的权利使用专利、在使用专利时不被专利权人追诉。而本案中，***是涉案专利合法的唯一的权利人，已经通过双方之间的协议许可中蓝公司使用，许可本身就是履行合同主要义务的行为，就是交付行为。二、实际上***已将涉案专利直接交付中蓝公司，中蓝公司以介绍、宣传自己的形式直接使用涉案专利。l、中蓝公司在与陕西省交通建设集团公司（以下简称：交建公司）协商锅炉改造和供热采暖合作时，直接使用了涉案专利；2、中蓝公司在向国电部门出具《关于高速系统采暖“煤改电”项目的情况说明》争取政策扶持时，直接使用了涉案专利。三、陕西绿保热力设备集团有限公司（以下简称：绿保公司）使用涉案专利符合双方之间协议约定。1、涉案专利是生产锅炉设备的技术专利，而中蓝公司是投资管理公司，无法直接用涉案专利生产锅炉，因此，双方签订《专利许可使用协议》时约定：中蓝公司及中蓝公司投资的公司有权使用涉案专利。协议签订后，张亚鹏将自己在中蓝公司的股权转让给***的代表石颖，***将自己在绿保公司的股权转让给张亚鹏的代表张伟，同时绿保公司的监事变更为张亚鹏，至此，中蓝公司的股东及股权比例与绿保公司保持一致，中蓝公司在多种场合对外宣传其投资和控股了绿保公司。因此绿保公司使用涉案专利符合双方之间协议约定，***无任何违约行为。2、中蓝公司在与交建公司协商合作时，在绿保公司的生产厂接待交建公司领导，交建公司领导对绿保公司的生产厂进行考察，也证明中蓝公司一开始就打算通过绿保公司生产设备、使用设备。四、绿保公司使用涉案专利，中蓝公司是知道、同意、认可和协助的。1、2017年，中蓝公司与交建公司合作的58个锅炉改造项目中，全部使用绿保公司生产的锅炉，这种使用本身不但是对绿保公司使用涉案专利的认可，还是一种协助行为，协助绿保公司将专利技术转化为现实利益。2、中蓝公司的法定代表人张亚鹏在朋友圈发布多张绿保公司的标志、绿保公司生产的锅炉设备表示感谢，证明中蓝公司对绿保公司使用涉案专利生产锅炉设备不但知情、同意，还是感谢的。五、中蓝公司与绿保公司高度混同，中蓝公司称***违背中蓝公司意愿、在中蓝公司不知情的情况下将涉案专利许可绿保公司使用不具有现实可能性。1、中蓝公司与绿保公司在人员架构（人事、财务、股东、实际控制人）、印章证照保管、办公场地、主要项目等各方面交叉，严重混同。绿保公司使用就等于中蓝公司使用，交付给绿保公司就等于交付给中蓝公司。2、至少绿保公司使用涉案专利生产锅炉设备中蓝公司不可能不知，而中蓝公司明知还继续使用绿保公司生产的设备的行为就是对其的同意、认可和协助。综上，***通过《专利许可使用合同》将自有专利权许可中蓝公司使用，已完成合同主要义务。在与交建公司合作的项目中，中蓝公司安排石颖到与中蓝公司高度混同的绿保公司担任研发总监、进行技术指导，***完成了指派技术人员的附随义务。***无任何违约行为。同时，中蓝公司通过直接使用和间接使用的方式已经实现了使用涉案专利的合同目的。故应依法驳回中蓝公司诉讼请求。

***向本院提起反诉请求：1、判决中蓝公司支付***专利许可使用费800万元；2、反诉诉讼费由中蓝公司承担。事实与理由：2017年7月31日，***与中蓝公司签订《专利许可使用合同》。合同签订后，中蓝公司即与案外人签订合同，约定由中蓝公司向案外人提供电蓄能锅炉技术，该锅炉的关键技术即是前述合同中提到的***的两项专利。然而中蓝公司未依照合同约定向***分红，故***依据相关法律之规定诉至法院。

中蓝公司辩称，双方并未约定具体的专利许可使用费，双方合同中所述的10%分红权仅是对股权产生的收益进行分配的权利，***对专利许可使用费的理解是错误的，在中蓝公司没有产生分红收益的情况下不应向***支付任何使用费，应驳回***的诉讼请求。

石颖述称，其同意***的意见。

张亚鹏述称，其同意中蓝公司的意见。

经审理查明，***为实用新型专利“固液两相蓄热式电锅炉”（专利号ＺＬ20152112××××.8）和“适用于高原高寒地区的光伏蓄热供热系统”（专利号ＺＬ20162073××××.8）的专利权人。2017年7月31日，***与中蓝公司签订《专利许可使用协议》。该协议约定***将前述两项专利授权中蓝公司使用。许可类型为独占专利使用许可，在本协议有效期内，除***及其名下分公司在新疆使用本协议专利外，***不得授权他人使用。***专利仅授权中蓝公司及其投资的公司使用，中蓝公司不得转让、变更给他人使用。中蓝公司有权以包括但不限于制造、使用和销售涉及专利的产品以及在产品宣传单、说明书、包装箱上标示专利号等方式使用该专利。专利许可费的支付方式：同意由石颖持有中蓝公司10%的股份，享有10%的分红权，中蓝公司于本协议签订后一次性预付***许可费/技术保证金200万元，此款中蓝公司先行支付给***后，以后陆续从石颖分红中扣除。***不向中蓝公司提供专利权及技术资料或不提供技术指导和支持，中蓝公司有权解除许可协议，要求***退还专利使用费并支付10万元的违约金。中蓝公司随后向***支付200万元。2017年9月8日，石颖取得中蓝公司10%的股权。

2017年8月30日，中蓝公司与交建公司签订《锅炉改造及供热采暖合作框架协议》，约定中蓝公司出资将交建公司下属所有收费站、服务区、治超站等单位现有的燃煤、燃油采暖/热水锅炉改造为清洁能源设备—电蓄能锅炉。中蓝公司通过向交建公司使用单位收取当地市政标准采暖费的方式向其提供冬季采暖。

另查，中蓝公司的股东为张亚鹏、李庆东、石颖。绿保公司的股东为ＸＸ、李庆东、张伟，监事为张亚鹏，张伟为法定代表人。张亚鹏、李庆东、石颖三人组有“中蓝办公”微信群。2017年7月25日石颖在“中蓝办公”群中提到了一份文件《关于高速系统采暖“煤改电”项目的情况说明》，其中包含如下内容：中蓝公司与交建公司、陕西高速建设集团公司就现有收费站、服务区、治超站燃煤、燃油采暖锅炉进行改造，共计参与改造站点693个。此项目采用固液两相蓄热式电锅炉，并附有专利图片，图片显示的内容为***涉案两项专利。张亚鹏表示同意石颖将该文件发给相关人员。8月2日，石颖问张亚鹏：“绿保法人是李总吗？不是张忠吗？”张亚鹏回答：“我的人，张伟。”8月4日，石颖在“中蓝办公”群中发了一张照片，为绿保公司的厂区，厂区挂有“热烈欢迎交建集团领导莅临指导”的横幅。8月9日，石颖在群内说到：“老板，申请下在58同城给绿保注册个会员，招人”，张亚鹏回复：“可以”。8月16日，石颖发出关于名为“绿保组织结构”的文件，提到根据鱼河项目进展，将现阶段存在及需要整改的问题进行了整理，张亚鹏表示同意。8月17日，石颖向张亚鹏发出短信，通知张亚鹏参加交建公司的会议，讨论供暖合同相关事宜。张亚鹏回复收到。9月6日石颖在群中提到了现场工序流程，张亚鹏表示认可。张亚鹏还在微信朋友圈内发送多张照片，有绿保公司生产的高效清洁型蓄热式供热器、绿保公司的标识、绿保公司的名片等。

登录中蓝公司的官方网站，可以看到新闻资讯栏目，其中提到中蓝控股集团公司投资控股了绿保公司、中蓝投资管理等公司。2017年采用BOT模式和陕西省交通部门签订清洁供暖框架协议，9月15日开始施工，11月30日工程交付完毕。

庭审中，中蓝公司表示在《关于高速系统采暖“煤改电”项目的情况说明》中确实写了采用涉案的专利技术，这个项目上使用的设备也有这个技术，但这个技术是绿保公司提供的，中蓝公司支付了该设备的对价后取得设备，中蓝公司不存在直接使用技术问题。中蓝公司还称对于绿保公司提供设备上有专利技术其是知晓的，因为当时项目时间紧急，为了工程没有提出异议。交建公司的项目使用绿保公司的设备，参观绿保公司的厂区是正常的。中蓝公司网站内容仅是商业宣传手段，不能作为本案的定案依据。对于石颖的身份，中蓝公司先称其是中蓝公司雇佣人员，后又称其是绿保公司人员，认为石颖参与项目是履行职务的行为。石颖则表示其与其他人员都是代表***去给中蓝公司提供技术服务。后来和交建公司谈项目过程中，张亚鹏发现中蓝公司没有生产资质，要求他们去绿保公司。

***主张800万元的专利许可使用费的依据是，合作之初，***和张亚鹏口头约定专利许可使用费为1000万元，对方没有钱先给***支付了200万元，后续的800万元应予支付。张亚鹏、中蓝公司否认有前述约定。

以上事实，有《实用新型专利证书》、《专利许可使用协议》、《锅炉改造及供热采暖合作框架协议》、转账凭证、收条、聊天记录及庭审笔录等在卷作证。

本院认为，中蓝公司与***签订的《专利许可使用协议》是双方真实意思表示，未违反法律法规的强制性规定，依法应属有效协议，双方应当依照约定履行自己的义务。中蓝公司现主张***存在违约行为，致使合同目的不能实现，请求解除该协议，根据本院查明的事实，中蓝公司认可其与交建公司签订合同所涉项目上使用了***的专利技术，但认为系绿保公司的设备中包含专利技术，其并未使用，从中蓝公司与交建公司签订的合同及《关于高速系统采暖“煤改电”项目的情况说明》的内容来看，***的专利技术在中蓝公司取得交建公司的涉案项目上具有重要作用，中蓝公司与交建公司洽谈过程中对***专利的使用就是专利许可使用的一种表现形式。同时，在后续的履行中，绿保公司使用了涉案专利制造设备，中蓝公司对此是明知的，而且对于石颖给绿保公司进行技术指导并未予以制止，如果中蓝公司与绿保公司之间不存在特定利益关系，中蓝公司的前述做法显然不合常理。而且，中蓝公司的官方网站显示绿保公司与中蓝公司属于关联公司，张亚鹏在与石颖的聊天记录中亦提到其与绿保公司的法定代表人存在特殊关系，张亚鹏还对绿保公司的经营管理发表意见，故可以认定中蓝公司是许可绿保公司使用涉案专利的，不存在***违反合同约定许可他人的问题。由于中蓝公司没有充分证据证明***存在根本违约的行为，其要求解除合同，退还已支付的专利许可使用费及利息，本院不予支持。关于***请求中蓝公司支付专利许可使用费800万元的请求，双方在《专利许可使用协议》中约定了许可费的支付方式，***在取得中蓝公司预付的200万元专利许可使用费之后，***剩余的仅有分红权，没有证据证明双方存在专利许可使用费为1000万元的约定，同时依照公司法的相关规定，股东取得分红的前提是有股东会决议，***并未提交相关决议，故其反诉主张本院不予支持。

综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条之规定，本院判决如下：

一、驳回陕西中蓝投资管理有限公司诉讼请求。

二、驳回***反诉请求。

本案本诉案件受理费93800元由陕西中蓝投资管理有限公司负担，反诉案件受理费33900元由***负担。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于陕西省高级人民法院。

审　判　长　　文　艳

审　判　员　　臧振华

人民陪审员　　樊答省

二〇一八年十月三十日

书　记　员　　范　玮