深圳万向泰富环保科技有限公司,深圳市盐田区建筑工程事务局,佛山市粤山园林绿化有限公司与侵害发明专利权纠纷二审民事判决书

广东省高级人民法院

民 事 判 决 书

（2014）粤高法民三终字第581号

上诉人（原审原告）：深圳万向泰富环保科技有限公司。住所地：广东省深圳市罗湖区。

法定代表人：徐江宁，该公司总经理。

委托代理人：崔吉林，广东晟典律师事务所律师。

委托代理人：李立青，女，汉族，××年××月××日生，住重庆市渝北区，系该公司员工。

上诉人（原审被告）：深圳市盐田区建筑工程事务局。住所地：广东省深圳市盐田区。

法定代表人：林惠祥，该局局长。

委托代理人：饶莉，北京市京都（深圳）律师事务所律师。

上诉人（原审被告）：佛山市粤山园林绿化有限公司。住所地：广东省佛山市南海区。

法定代表人：蔡俊生，该公司副总经理。

委托代理人：黄坚纯，男，汉族，××年××月××日出生，身份证住址：广东省汕头市金平区，系该公司员工。

委托代理人：林建，上海市建纬（深圳）律师事务所律师。

上诉人深圳万向泰富环保科技有限公司（以下简称万向泰富公司）因与上诉人深圳市盐田区建筑工程事务局（以下简称盐田工程局）、佛山市粤山园林绿化有限公司（以下简称粤山公司）侵害发明专利权纠纷一案，不服广东省深圳市中级人民法院（2012）深中法知民初字第1114号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。

原审法院经审理查明，2007年5月29日，万向泰富公司向国家知识产权局提出了一种名称为“三维排水联结扣装置”的发明专利的申请，该申请获得授权，授权公告日为2010年5月26日，专利号为zl200710074639．4。万向泰富公司按时缴纳了专利年费，该专利目前处于有效状态。

万向泰富公司在本案中请求以独立权利要求1作为专利权的保护范围。该权利要求1记载：一种三维排水联结扣装置，所述联结扣装置包括：基板以及设置在所述基板两表面上的突出物，其特征在于：所述基板上设置有三维排水通道，所述三维排水通道包括：贯穿所述基板上、下表面的多个排水孔、设置在所述基板上表面上并沿所述基板延伸的第一排水槽以及设在所述基板下表面并且延伸方向与所述第一排水槽的延伸方向交叉的第二排水槽，第一排水槽与第二排水槽分别连通排水孔阵列中的多个排水孔。

万向泰富公司专利独立权利要求1技术特征分解为：a、基板；b、设置在基板两表面上的突出物；c、三维排水通道。d、所述三维排通道包括：贯穿基板上、下表面的多个排水孔；设在基板上表面上并沿基板延伸的第一排水槽；设在基板下表面上的第二排水槽，第一排水槽与第二排水槽交叉；第一排水槽和第二排水槽分别连通多个排水孔。

万向泰富公司在本案中指控盐田工程局、粤山公司实施了使用被诉侵权产品的行为。2012年3月14日，万向泰富公司委托代理人来到深圳市盐田区大梅沙海滨栈道入口处西侧的一处施工现场，以现场拍照方式，对海滨栈道入口处西侧的一处施工现场及部分设施进行拍照，并随机掀开一些沙袋，对沙袋下面的一种排水联接扣装置进行了拍照。深圳市公证处公证员及公证处工作人员，监督了上述的拍照过程，将存储卡内的照片冲洗后附入（2012）深证字第30309号《公证书》。

2012年8月23日，万向泰富公司以盐田工程局和粤山公司侵害其涉案专利权为由，向原审法院提起诉讼，请求判令两公司：1、停止侵权的行为；2、连带赔偿万向泰富公司经济损失人民币2，940，000元（起诉时暂按300，000个计算）；3、连带承担万向泰富公司为制止侵权行为所支付的合理开支人民币38，000元；4、连带承担案件诉讼费、保全费等全部诉讼费用支出。

一审庭审中，当事人各方均同意选定《公证书》所附图片第九页第二张照片以及第十页第一张照片所显示的被诉侵权产品作为对比侵权物。分解被诉侵权产品被诉侵权特征如下：a、基板；b、设置在基板两表面上的突出物；c、三维排水通道。d、所述三维排通道包括：贯穿基板上、下表面的多个排水孔；设在基板上表面上并沿基板延伸的第一排水槽；设在基板下表面上的第二排水槽，第一排水槽与第二排水槽交叉；第一排水槽和第二排水槽分别连通多个排水孔。

一审当庭比对被诉侵权技术方案的技术特征与涉案专利独立权利要求1记载的技术特征，比对结果：a与a、b与b、c与c、d与d相同。

粤山公司一审当庭确认其是深圳市盐田区××沙海滨栈道—盘山路及大梅沙段工程的施工单位，并确认在该施工地点上使用了被诉侵权产品“联接扣”，但辩称该被诉侵权产品来源于深圳绿坡环保科技有限公司（以下简称深圳绿坡公司），并提交了《供销合同》、《送货单》予以抗辩。

另查明，2010年11月23日，盐田工程局通过公开招标的方式将深圳市盐田区海滨栈道—盘山路及大梅沙段工程发包给粤山公司。本工程为“广东省绿道网”的组成部分，是盐田区重点及民生工程。2010年12月8日，盐田工程局与粤山公司签订了《深圳市建设工程施工合同》，合同约定：本工程采用包工包料的方式承包，承包人采购材料前需提供详细的采购清单（内容包括厂家名称、品牌、规格、型号等）及样品，并报监理单位及发包人确认，承包人应在材料设备到货前24小时通知发包人进行联合验收。

2012年7月12日，万向泰富公司向盐田工程局发出警告函。盐田工程局收到函件后，召集粤山公司、设计、监理单位等召开会议，确认施工工程盘山路段所用的联结扣是由施工方粤山公司从深圳绿坡公司处采购，联结扣进场报审符合建设程序，声明与会各方事前均不知此款联结扣涉嫌侵权，承诺立即停止使用该款涉嫌侵权联结扣。

万向泰富公司主张由粤山公司承担赔偿责任，盐田工程局承担补充清偿责任。万向泰富公司主张按照其丈量施工现场的面积计算，主张粤山公司使用了30万个联结扣，并提交了增值税发票证明联结扣的销售单价为人民币9.8元，请求法院确定赔偿数额为人民币294万元。粤山公司否认其使用了30万个联结扣，依据《送货单》主张其使用了6.5万个被诉侵权产品联结扣。

万向泰富公司在本案中支付律师费、公证费等合理费用共计人民币38000元。

原审法院认为，本案属于侵害发明专利权纠纷。本案“三维排水联结扣装置”的发明专利，经国家知识产权局依法授权后，依法缴纳了专利年费，涉案专利权现处于有效状态，依法应受到法律保护。万向泰富公司通过公证程序取得了深圳市盐田区海滨栈道—盘山路及大梅沙段工程使用了被诉侵权产品的证据，盐田工程局确认该工程系其通过公开招标方式发包给粤山公司，粤山公司也确认其在施工过程中使用了被诉侵权产品，因此，万向泰富公司指控盐田工程局和粤山公司实施了使用侵权产品的行为成立。

结合各方当事人的争议焦点，原审法院评述如下：

一、关于粤山公司使用的被诉侵权产品联结扣是否落入涉案专利保护范围的问题。

根据《中华人民共和国专利法》第五十九条第一款以及《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，人民法院应当根据权利人主张的权利要求，确定专利权的保护范围。发明专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。本案中，万向泰富公司主张的保护范围为权利要求1。经比对，被诉侵权产品的技术特征与涉案专利独立权利要求1记载的技术特征相同，被诉侵权产品落入了涉案专利权的保护范围。

二、关于粤山公司抗辩被诉侵权产品具有合法来源的问题。

一审庭审中，粤山公司辩称其所使用的被诉侵权产品联结扣来源于案外人深圳绿坡公司，并提交了《供销合同》及《送货单》等证据予以佐证。原审法院认为，根据《中华人民共和国专利法》第七十条规定，为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。粤山公司虽向法庭提供了《供销合同》、《送货单》，但《供销合同》显示双方交易的产品为“生态袋及扣子”，产品名称及单价均与《送货单》不相吻合，粤山公司提交的证据不足以证明被诉侵权产品来源于第三人，故原审法院对粤山公司主张被诉侵权产品具有合法来源的理由不予支持。

三、关于盐田工程局应否承担民事责任的问题。

盐田工程局在一审庭审中辩称使用被诉侵权产品联结扣所涉工程是市政工程，其是事业单位法人，不以生产经营为目的，不构成侵权。原审法院认为，我国《专利法》第十一条、笫七十条所称为生产经营目的，是指为工农业生产或者商业经营等目的，不限于以营利为目的，也不限于发明创造的实施与行为人的主营目的有直接关系，但不包括以个人使用为目的。盐田工程局作为涉案工程的建设单位，将涉案工程发包给粤山公司，涉案工程使用了被诉侵权产品，其使用性质为商业使用，亦构成侵权，据此，盐田工程局的抗辩理由不成立，原审法院不予支持。

综述，盐田工程局、粤山公司在大××××路及××段工程施工中，未经万向泰富公司许可，使用与万向泰富公司专利技术特征相同的“联结扣”，侵害了万向泰富公司的专利权，应承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。但考虑到涉案工程系市政工程，涉及社会公共利益，且工程业已竣工，已经实际使用的侵权产品不宜予以拆除，故原审法院判令盐田工程局、粤山公司停止使用被诉侵权产品不切合实际情况，因此原审法院责令盐田工程局和粤山公司向万向泰富公司支付合理的使用费。关于盐田工程局是否承担赔偿责任的问题，原审法院认为，虽然盐田工程局提交《施工合同》抗辩其已通过合法方式将涉案工程发包给粤山公司，但该《施工合同》是盐田工程局和粤山公司双方签订的合同约定，该合同约定的内容不能对抗第三人，因此，盐田工程局应当承当赔偿责任。

关于赔偿数额的问题。本案中，万向泰富公司主张按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定其损失。万向泰富公司主张被诉侵权产品销售单价为人民币9.8元，按照施工面积估算使用了300000个，共计人民币2940000元。但粤山公司否认此种计算方式，仅承认所涉工程部分使用被诉侵权产品共计65000个，由于所涉工程已竣工，无法实际勘探计算被诉侵权产品数量，原审法院亦无法据此确定万向泰富公司的实际损失、粤山公司的侵权获利。综合考虑本案系侵犯发明专利权、侵权产品销售单价、使用侵权产品的数量、侵权产品不宜拆除以及万向泰富公司为制止本案侵权行为所支付的合理费用等因素，酌情确定万向泰富公司的经济损失及合理费用共计人民币300000元。

综上，原审法院根据《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十五条、第七十条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决：一、深圳市盐田区建筑工程事务局、佛山市粤山园林绿化有限公司于判决生效之日起10日内向深圳万向泰富环保科技有限公司经济损失及合理费用共计人民币300000元；二、驳回深圳万向泰富环保科技有限公司的其他诉讼请求。判决生效后，深圳市盐田区建筑工程事务局、佛山市粤山园林绿化有限公司若未按判决指定的期限履行判决确定的给付金钱义务的，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，应加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费人民币30624元，由深圳市盐田区建筑工程事务局、佛山市粤山园林绿化有限公司负担。

上诉人万向泰富公司不服上述判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决第二项，改判盐田工程局和粤山公司赔偿经济损失294万元、合理开支3.8万元。在本院审理过程中，万向泰富公司申请变更上诉请求第一项，请求判令盐田工程局和粤山公司赔偿经济损失50万元。事实与理由：原审法院虽然查明盐田工程局和粤山公司构成侵权，且侵权产品没有合法来源，但对于万向泰富公司提请的现场勘查请求不予采纳，是不正确的。因此原审法院作出与实际侵权数量相差巨大的认定，显失公平。根据盐田工程局和粤山公司一审时自认被诉侵权面积2万平方米，每平方米用联结扣7-8个计算，共使用侵权产品14万个。根据本行业利润，万向泰富公司经济损失高达294万元，特申请法院酌情判赔50万元以及合理开支3.8万元。

上诉人盐田工程局不服原审判决，向本院提起上诉，请求二审法院驳回万向泰富公司的诉讼请求，理由如下：一、本案工程“盐田区海滨栈道-盘山路及大梅沙段”是盐田区政府十大民生工程之一，属于市政公用工程，其并不存在生产经营目的，盐田工程局为事业单位法人，无生产经营方面的权利，即使万向泰富公司拥有专利权且盐田工程局在本案工程使用了该专利，盐田工程局也无法构成侵权；二、本案工程经合法途径发包给了粤山公司，因此产生的责任应由粤山公司承担。

上诉人粤山公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求二审法院驳回万向泰富公司的诉讼请求，理由如下：涉案工程所使用的联结扣由该公司通过合法途径向深圳绿坡公司采购的，具有合法来源。即使涉案联结扣存在侵权情况，依照法律规定，该公司也不承担赔偿责任。

针对盐田工程局和粤山公司的上诉理由，万向泰富公司答辩认为两当事人的上诉理由均不能成立，请求二审法院驳回其上诉请求。

针对万向泰富公司的上诉理由，盐田工程局和粤山公司均答辩认为其上诉理由不能成立，请求二审法院驳回其上诉请求。

本院经审理查明，粤山公司在一审时主张其在施工地点使用了被诉侵权产品“联接扣”来源于深圳绿坡公司，并提交了《供销合同》、《送货单》予以佐证。《供销合同》签约双方为粤山公司和深圳绿坡公司，产品为生态袋（单价6.5元／个）和扣子（单价0.8元／个）。《送货单》七张，名称既有“扣子”，也有“联结扣”，其中深圳绿坡公司盖章的一张《送货单》载明为“联结扣”2万个，单价1元，共计2万元。

在二审过程中，粤山公司又提交了若干份补充证据，欲进一步证实粤山公司向深圳绿坡公司购买被诉侵权的“联结扣（扣子）”是事实，粤山公司提出的合法来源抗辩可以成立。第一组证据：深圳市市场监督管理局颁发的《中华人民共和国组织机构代码证》（副本），证明深圳绿坡公司组织机构有效期自2011年7月18日至2015年7月17日。深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》（副本），证明深圳绿坡公司营业期限自2009年7月9日至2019年7月9日，经营范围：环保建筑材料的技术开发与销售等。第二组证据：深圳绿坡公司盖章的《申明》，内容是：关于粤山公司大梅沙工地所使用的联结扣产品，为我公司生产提供。第三组证据：《合同补充协议》，签约双方为粤山公司和深圳绿坡公司，联结扣及扎线为人民币1元／个。签约时间为2011年10月25日。第四组证据：深圳绿坡公司向粤山公司出具的《收款收据》11张，编号分别为：1、003775（时间2011年12月8日，无章，品名生态袋材料款，金额为92600元，支票号01142844）、2、008302（时间2012年1月12日，有章，品名生态材料款，金额为23700元，支票号01142849）、3、0083203（时间2012年1月12日，有章，品名生态袋材料款，金额为125000元，支票号01142850）、4、0083211（时间2012年6月8日，有章，品名生态袋材料款，金额为150000元，支票号04304857）、5、0083209（时间2012年8月29日，有章，品名生态袋材料款，金额为80000元，支票号05954132）、6、0083201（时间2012年1月12日，无章，品名联结扣材料款，金额为10000元）、7、003777（时间2011年12月16日，有章，品名生态袋材料款，金额为138000元）、8、003772（时间2011年12月1日，有章，品名生态袋材料款、联结扣扎线，金额为112600元）、9、003774（时间2011年12月8日，有章，品名生态袋工程材料款，金额为69000元）、10、003780（时间2012年1月4日，有章，品名生态袋联结扣材料款，金额为125000元）、11、003779（时间2011年12月27日，无章，品名联结扣材料款，金额为10000元）。第五组证据：《深圳农村商业银行单位活期对帐单》2011年12月20日和2012年1月17日两张对帐单，户名：深圳市龙岗区群兴发商店。与上述1-3张《收款收据》有一一对应关系的三笔交易为：2011年12月20日支出金额92600元，支票0201142844号；2012年1月17日支出金额237000元，支票号0201142849；2012年1月17日支出金额125000元，支票号0201142850。第六组证据：深圳市龙岗区群兴发商店出具的《情况说明》，证明曾受粤山公司委托，为该公司开具支票，支付深圳绿坡公司材料款。

盐田工程局在二审提交补充证据《隐蔽工程质量检验记录》四张，欲证明被诉侵权的工程属于分段施工验收，承包单位粤山公司和监理工程师刘某分别于2011年12月30日、2012年3月27日、2012年4月15日、2012年4月28日分段对部分工程进行了验收。

经质证，万向泰富公司对上述证据均不予确认，认为根据现有证据无法证明粤山公司使用被诉侵权产品有合法来源，盐田工程局和粤山公司应当承担侵权赔偿责任。本院经核实，依法确认上述证据的真实性、合法性和关联性。

本院认为，本案属于侵害发明专利权纠纷。涉案“三维排水联结扣装置”发明专利，现处于有效状态，依法应予保护。根据各方当事人的上诉理由，本案二审争议焦点为：一、粤山公司提出的合法来源抗辩是否可以成立；二、盐田工程局是否应当承担连带赔偿责任；三、原审判决确定的赔偿数额是否合理。

一、关于粤山公司合法来源抗辩是否成立的问题。《中华人民共和国专利法》第七十条规定：“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。”粤山公司主张涉案被诉侵权的“联结扣”产品是该公司通过合法途径向深圳绿坡公司购买，具有合法来源，该公司依法不承担赔偿责任。本院认为，粤山公司的合法来源抗辩依法可以成立，理由如下：1、深圳绿坡公司是合法成立并实际经营的公司，具备经济环保建筑材料的经营范围。该公司明确承认涉案被诉侵权产品是该公司提供给粤山公司的；2、粤山公司为了完成涉案工程项目，与深圳绿坡公司之间签订有《供销合同》、《合同补充协议》，约定向深圳绿坡公司购买“生态袋”、“联结扣（扣子）”等产品。而送货单、收款收据、银行对帐单等证据以及公证书证明的现场情况，均可以证实合同得到了实际履行；3、银行对帐单由中立的银行机构提供，与粤山公司提供的收款收据等证据相互印证，形成比较完整的证据链，可以基本排除粤山公司为了推卸法律责任，事后人为伪造证据的可能性；4、2012年7月12日，万向泰富公司向盐田工程局发出警告函。盐田工程局随即召集粤山公司、设计、监理单位等召开会议，要求立即停止使用被诉侵权的联结扣产品。万向泰富公司没有提交证据证实在警告函发出之前粤山公司知道所使用的联结扣是侵权产品，也没有提供证据证明警告函发出之后粤山公司存在继续侵权行为，因此粤山公司主观上没有过错。综上所述，粤山公司为生产经营目的使用不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源，因此不承担赔偿责任。

但是，尽管粤山公司能证明产品合法来源，无需承担赔偿责任，因其未经专利权人许可而使用被诉侵权产品，依法应当停止侵权行为。由于考虑到本案的特殊性，粤山公司购买的被诉侵权产品已经用于竣工的市政公益项目，一旦停止使用将浪费较多的社会资源。根据公平原则和利益衡平原则，本院确认粤山公司对使用于上述已竣工的市政公益工程项目上的被诉侵权产品可以不停止使用，但应当向专利权人支付合理的使用费。确定使用费的数额应当考虑以下因素：一、被诉侵权产品是由粤山公司向深圳绿坡公司购买后使用在涉案工程，万向泰富公司曾明确表示不在本案追加深圳绿坡公司参与诉讼承担责任，粤山公司仅应承担与其过错相适应的责任；二、万向泰富公司、粤山公司均未提交证据证明万向泰富公司因被侵权所遭受的损失或者粤山公司因侵权所获得的利益，亦无专利许可使用费可以参照，赔偿数额应由法院酌情确定。因此，本院综合考虑涉案专利权的类型、侵权行为的性质、被诉侵权产品的销售价格以及权利人为制止侵权行为所支付的合理开支等，酌情确定粤山公司支付万向泰富公司合理使用费人民币50000元。

二、关于盐田工程局是否应当承担连带责任的问题。盐田工程局上诉主张，使用被诉侵权产品联结扣所涉工程是市政工程，其是事业单位法人不以生产经营为目的，不构成侵权。另外，本案工程经合法途径发包给了粤山公司，因此产生的责任应由粤山公司承担。本院认为，《中华人民共和国侵权责任法》第八条规定，二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连带责任。盐田工程局是涉案市政工程的建设单位和发包方，根据合同相对性原则，其把涉案工程经合法途径发包给了粤山公司后，对粤山公司的经营过程中对第三方造成的损害不承担责任。但是，如果可以证明盐田工程局与粤山公司存在共同侵权的意思联络或者其有主观过错的情况下，应当承担连带责任。根据一审查明的事实，2012年7月12日，万向泰富公司向盐田工程局发出警告函后，盐田工程局立即召集粤山公司、设计、监理单位等召开会议，要求立即停止使用被诉侵权的联结扣产品。据此，盐田工程局已经尽到了监管职责，主观上没有过错，无需承担连带责任。盐田工程局的上诉理由可以成立，本院予以支持。

由于本案中粤山公司能证明产品合法来源，无需承担赔偿责任，因此本院对原审判决确定的赔偿数额是否合理不再评述。

综上所述，粤山公司和盐田工程局的上诉理由可以成立，本院予以支持。万向泰富公司的上诉理由不能成立，本院予以驳回。根据《中华人民共和国专利法》第七十条、《中华人民共和国侵权责任法》第八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项的规定，判决如下：

一、撤销广东省深圳市中级人民法院（2012）深中法知民初字第1114号民事判决；

二、自本判决生效之日起十日内，佛山市粤山园林绿化有限公司向深圳万向泰富环保科技有限公司支付涉案专利使用费人民币50000元；

三、驳回深圳万向泰富环保科技有限公司其他诉讼请求。

如果佛山市粤山园林绿化有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费30624元，由佛山市粤山园林绿化有限公司、深圳市盐田区建筑工程事务局负担。二审案件受理费20400元，由深圳万向泰富环保科技有限公司负担。

本判决为终审判决。

审　判　长　　岳利浩

代理审判员　　李泽珍

代理审判员　　喻　洁

二〇一四年十一月十四日

书　记　员　　黄慧懿