山西省高级人民法院
民 事 判 决 书
(2015)晋民终字第347号
上诉人(原审被告):佛山市托维环境亮化工程有限公司,住所地:广东省佛山市顺德区龙江镇丰华南路三联工业园七十号。
法定代表人:梁启鹏,该公司总经理。
委托代理人:钟义汶,该公司法务经理。
委托代理人:范思舒,该公司法务助理。
被上诉人(原审原告):惠州雷士光电科技有限公司,住所地:广东省惠州市汝湖镇东亚村委员会石桥头。
法定代表人:吴长江,董事长。
委托代理人:邱光耀,重庆俊杰律师事务所律师。
委托代理人:胡雪梅,重庆俊杰律师事务所律师。
被上诉人(原审被告):大同市市政建设发展公司,住所地:山西省大同市新开南路迎泽街西口(原唐都酒店院内)。
法定代表人:樊清禄,该公司总经理。
委托代理人:薛胤,山西云冈律师事务所律师。
被上诉人(原审被告):江苏顺天灯业钢杆制造有限公司,住所地:江苏省高邮市郭集镇柳集。
法定代表人:邵天兵,该公司董事长。
委托代理人:李高峰,江苏华朋律师事务所律师。
被上诉人(原审被告):扬州市殊豪照明器材有限公司,住所地:江苏省高邮市送桥镇扬菱路工业集中区。
法定代表人:范仁清,该公司董事长。
委托代理人:李高峰,江苏华朋律师事务所律师。
被上诉人(原审被告):扬州市迎辉照明电器有限公司,住所地:江苏省高邮市送桥镇扬菱路工业集中区。
法定代表人:丁广辉,该公司经理。
委托代理人:李高峰,江苏华朋律师事务所律师。
原审被告:宁海县先平文具压铸有限公司,住所地:浙江省宁波市宁海县前童镇北大街。
法定代表人:童先平,该公司总经理。
上诉人佛山市托维环境亮化工程有限公司(以下简称佛山托维公司)因与被上诉人惠州雷士光电科技有限公司(以下简称雷士公司)、大同市市政建设发展公司(以下简称大同市政公司)、江苏顺天灯业钢杆制造有限公司(以下简称江苏顺天公司)、扬州市殊豪照明器材有限公司(以下简称扬州殊豪公司)、扬州市迎辉照明电器有限公司(以下简称扬州迎辉公司)、宁海县先平文具压铸有限公司侵害外观设计专利权纠纷一案,不服山西省太原市中级人民法院于2015年5月18日作出(2013)并民初字第456号民事判决,向本院提起上诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案,现已审理终结。
一审法院查明,2007年12月24日惠州市长江灯具制造有限公司向国家知识产权局申请了名为”路灯杆(飞翔)”的外观设计专利,2009年4月1日获得授权,专利号为ZL200730333945.6;2009年5月8日惠州市长江灯具制造有限公司向国家知识产权局申请了名为”路灯头(飞翔)”的外观设计专利,2009年12月30日获得授权,专利号为ZL200930076652.3。2010年6月13日,涉案”路灯杆(飞翔)”外观设计专利权的权利人由惠州市长江灯具制造有限公司变更为惠州雷士光电科技有限公司。2010年6月22日,涉案”路灯头(飞翔)”外观设计专利权的权利人由惠州市长江灯具制造有限公司变更为雷士公司。上述专利目前处于有效状态。
2011年7月,大同市政公司作为招标人,通过招标代理公司山西经纬工程招标代理公司发布《大同市2011年道路工程路灯采购招标文件》。2011年9月,作为雷士公司北京运营中心及区域销售,北京住美嘉业经贸有限公司中标大同市文瀛路北延路灯照明工程。2011年9月10日,北京住美嘉业经贸有限公司与大同市政公司签订《2011年路灯照明工程路灯采购合同》。合同第六项知识产权约定,中标人承诺放弃本中标产品在大同地区的产品外观设计专利使用权。
2012年6月,大同市政公司作为招标人,通过招标代理公司山西经纬工程招标代理公司发布《大同市2012年道路工程路灯采购招标文件》。2012年7月26日,佛山托维公司进行了投标。
2012年8月8日,大同市政公司与佛山托维公司签订《2012年路灯照明工程路灯采购合同》,合同第8项约定道路名称为文瀛路南延,拟用灯型为双臂路灯,数量74杆,单价19610元。约定数量以实际发生量(安装量)为准,产品价格包含运费、装卸费及二次搬运费,组,安装费用,为含税价。合同第六项知识产权约定,中标人承诺放弃本中标产品在大同地区的产品外观设计专利使用权。还约定,中标产品在大同地区使用,如出现知识产权纠纷由中标人负责有关法律责任。
2012年12月28日,大同市政公司与佛山托维公司签订2012年路灯照明工程路灯采购合同补充合同》,合同第1项约定道路名称为同泉路,拟用灯型为双臂路灯,数量414杆,单价19610元,约定数量以实际发生量(安装量)为准,产品价格包含运费、装卸费及二次搬运费、组、安装费用,为含税价。合同第六项知识产权约定,中标人承诺放弃本中标产品在大同地区的产品外观设计专利使用权。还约定,中标产品在大同地区使用,如出现知识产权纠纷由中标人负责有关法律责任。
2013年8月8日,雷士公司的委托代理人吴章荣向山西省太原市城北公证处申请对山西省大同市文瀛路南延道路两侧及绿化带内的路灯外观与现状进行保全证据公证。2013年8月9日,该公证处公证员郑锋刚、吕建芳与吴章荣一起来到位于山西省大同市文瀛路南延,并对该路段路灯进行检查,拍照、摄像记录现场路灯杆上铭牌标示生产厂家为”佛山市托维环境亮化工程有限公司”、外形一致的路灯共88杆。2013年8月12日公证员对整个证据保全过程出具了(2013)并北证经字第1071号公证书。
2013年8月26日,雷士公司的委托代理人孙福松向山西省太原市城北公证处申请对山西省大同市同泉路道路两侧及绿化带内的路灯外观与现状进行保全证据公证。同日,该公证处公证员郑锋刚、吕建芳与孙福松一起来到位于山西省大同市同泉路,对该路段路灯进行检查,拍照、摄像记录现场路灯杆上铭牌标示生产厂家为”佛山市托维环境亮化工程有限公司”、外形一致的路灯共393杆。2013年8月27日公证员对整个证据保全过程出具了(2013)并北证经字第1161号公证书。
原审庭审中,将涉案专利号为ZL200730333945.6的”路灯杆(飞翔)”图形与雷士公司提供的被控侵权产品照片进行比对,二者相同点为:均为扁型灯杆沿正方形底座对角线站立,灯杆上部形成三角形转折横向伸出,再以梯形相连而形似翅膀,前端连接灯头。二者不同点为:涉案专利为单杆,被控侵权产品是由双杆反向连接。二者灯杆上部转折横向伸出的角度有差别。将涉案专利号为ZL200930076652.3的”路灯头(飞翔)”图形与雷士公司所提供的被控侵权产品照片中的仰视照片和俯视照片比对,二者相同点为:灯罩位于路灯头前端,灯罩形状为正长方形,三边窄边,所占面积超过整个路灯头一半,在路灯头其余部分中心位置四分之一面积呈现条纹图案,条纹图案为半椭圆造型,半椭圆造型靠直部分下压一道宽横线造型。背部直线棱角设计,中间平整,整体为梯形形状。二者不同点为:被控侵权产品正面灯罩边缘稍宽,遮灯罩为四边圆弧显示为椭圆形,半椭圆造型靠直部分下压一道折线造型。
佛山托维公司成立于1996年3月19日,注册资本6000万元人民币,经营范围为制造日光灯支架,照明器材,电光源及其配件,太阳能及风能路灯,节能技术推广,承接照明工程等。
原审庭审中,雷士公司陈述其没有声明放弃自己享有的外观设计专利权,也没有授权任何人对雷士公司外观设计专利权进行处理。北京住美嘉业经贸有限公司销售的是雷士公司的产品,没有权利对于雷士公司的外观设计专利权作出表态。原审六被告庭审中均提出要求雷士公司提交外观设计专利权评价报告。雷士公司以2009年10月1日开始第三次修改实行的专利法才增加了外观设计专利权评价报告制度,而雷士公司涉案两个专利申请日期均在2009年10月1日前,国务院专利行政部门不对雷士公司的外观设计转专利权作出外观设计专利权评价报告为由,书面答复本院未能收集外观设计专利权评价报告。
雷士公司为诉讼支出公证费6200元,刻盘费200元。飞机票等交通费用8537元,律师费20000元。
上述事实有专利证书、专利登记簿副本、招投标文件、合同、(2013)并北证经字第1061号、第1071号公证书、相关票证、被告企业档案信息卡以及开庭笔录、证人证言、当事人陈述等证据在案佐证。
原审法院认为,雷士公司享有专利号为ZL200730333945.6的”路灯杆(飞翔)”外观设计专利和专利号为ZL200930076652.3的”路灯头(飞翔)”外观设计专利权。庭审中原审六被告要求雷士公司提交外观设计专利权评价报告。雷士公司以国务院专利行政部门不对雷士公司的外观设计转专利权作出外观设计专利权评价报告为由未予以提交,原审各被告据此主张雷士公司专利权存在瑕疵,不能主张权利,但并未提交相应证据。原审法院认为,雷士公司已经交纳期限内的专利年费,上述专利至今在有效期限内,在未有相反证据的情况下,依法应受法律保护。任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。
依照《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款之规定,外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准。对此,判断外观设计专利是否侵权的原则和观察方式及标准应该是以整体综合判断,并施以一般消费者的知识水平和认知能力,在不同时间和不同地点进行观察,以是否造成消费者的误认和混淆作为判定相同或相近似的原则,对所保护的外观设计专利权的视觉要部与被控侵权产品进行对比。本案中,被控侵权产品由路灯杆和路灯头组合而成,分别与专利产品的路灯杆、路灯头属于同一类别。虽然被控侵权产品与涉案”路灯头(飞翔)”、”路灯杆(飞翔)”专利相比细节有所不同,但该细小差异在仅施以普通注意力的情况下很容易被忽视,在视觉效果上不能构成显著差别。从一般消费者角度,对涉案产品与”路灯头(飞翔)”、”路灯杆(飞翔)”专利足以造成误认和混淆。因此,应当认定被控侵权产品与涉案专利产品构成相近似,被控侵权产品已落入了雷士公司涉案”路灯头(飞翔)”、”路灯杆(飞翔)”专利的保护范围。
关于责任如何承担的问题。雷士公司要求原审六被告共同承担责任。对于大同市政公司,其辩称为了保障同一条路段分批次招标路灯外观的一致性,也为了避免先期进入的外观专利垄断抬价,在2011年和2012年招投标文件中都设置了中标人弃权承诺程序,北京住美嘉业经贸有限公司作为中标人的弃权承诺就等同于专利权人即雷士公司的弃权承诺。原审法院认为,大同市政公司虽然与北京住美嘉业经贸有限公司合同约定北京住美嘉业经贸有限公司承诺放弃本中标产品在大同地区的产品外观设计专利使用权。但据此认为等同于专利权人即雷士公司的弃权承诺,在雷士公司对此并不认可的情况下,也不能提供其他证据予以证明,其抗辩意见不予采信。大同市政公司作为城市道路建设工程的实施者,其进行城市建设出发点是为公众服务,且进行了公开招标,并在与中标人佛山托维公司签订的((2012年路灯照明工程路灯采购合同》及《补充合同》中均约定如出现知识产权纠纷由中标人负责有关法律责任。因此,大同市政公司不存在主观侵权的故意,并尽到了一定的注意义务。其未以生产经营的目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,也未从中直接或间接获得任何经济利益,故不应承担赔偿责任。
对于佛山托维公司、江苏顺天公司、扬州殊豪公司、扬州迎辉公司应承担的责任。现有证据显示,佛山托维公司中标后未经专利人许可,在山西省大同市文瀛路南延路段安装路灯88杆,在同泉路路段安装路灯393杆,并在路灯杆铭牌上标示生产厂家为”佛山市托维环境亮化工程有限公司”。原审法院认为,佛山托维公司作为专业生产灯具的企业,应当对其中标的产品是否侵犯他人专利权进行核查。本案中,佛山托维公司显然没有尽到足够的注意义务,而是为生产经营目的制造、销售与涉案外观设计专利相近似的路灯头和路灯杆,其行为已侵犯雷士公司的专利权,依法应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。佛山托维公司虽提供采购合同用以证明涉案路灯从江苏顺天公司、扬州殊豪公司、扬州迎辉公司采购,但无论从数量上、形状上和标牌上均无法与涉案路灯一一对应。且江苏顺天公司、扬州殊豪公司、扬州迎辉公司对此均不予认可。因此,在现有证据下,对雷士公司”不是江苏顺天公司、扬州殊豪公司、扬州迎辉公司把制好的成品卖给佛山托维公司,采购合同是佛山托维公司拿着建设公司中标的图纸,要求其制作加工采购,因此不属于法律规定的合法来源的情形”的意见予以采信。对佛山托维公司涉案路灯为合法采购的意见不予支持。雷士公司主张江苏顺天公司、扬州殊豪公司、扬州迎辉公司按照他们对本案参与数额的大小来承担责任。但雷士公司并未提供足够的证据,其陈述的上述公司提供的路灯数字与涉案公证内容也不相符,对其主张不予支持。关于雷士公司撤回对被告宁海县先平文具压铸有限公司的起诉,系处分自己诉权的行为,于法不悖,本院予以准许。
关于赔偿数额,本案中,雷士公司诉讼请求主张与其”路灯杆(飞翔)”、”路灯头(飞翔)”外观设计相近似的有大同市文瀛路南延长线项目中88杆路灯、大同市同泉路项目中394杆路灯。庭审中陈述应为大同市文瀛路项目中88杆路灯,大同市同泉路项目中414杆路灯,均与(2013)并北证经字第1061号、第1071号公证书中现场记载数字不符,雷士公司也未提交足够的证据支持,按照上述公证内容在大同市文瀛路南延道路两侧摄像记录的路灯88杆,在大同市同泉路道路两侧摄像记录的路灯393杆,共计481杆予以支持。雷士公司主张经济损失具体数额为每盏路灯直接损失1.2万元,相加律师费用及诉讼支出共计500万元。原审法院认为,《中华人民共和国专利法》第六十五条规定,侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。本案中,雷士公司提供的证据不足以证明其因被侵权所受到的损失或被告因侵权所获得的利益,亦未提供专利许可使用费供本院参照。综合考虑涉案专利状况、侵权人的主观过错,侵权行为的性质,侵权的持续时间,后果等因素,并相加雷士公司合理支出费用,酌情确定被告佛山托维公司应当承担的赔偿数额为人民币60万元。
关于雷士公司要求判令被告立刻销毁侵犯雷士公司外观设计专利权的全部产品及生产模具的主张,原审法院认为,已经安装于大同市文瀛路和同泉路的路灯已实际使用,销毁势必造成社会公共利益的巨大损失。对于其他产品及生产模具,由于雷士公司并未提供证据证明各被告还存有大量侵权产品及专用模具的事实,故对雷士公司此项请求不予支持。
综上,依照《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款、第六十一条、第六十五条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定,判决:1、被告佛山市托维环境亮化工程有限公司立即停止制造、销售落入专利号为ZL200930076652.3的”路灯头(飞翔)”和专利号为ZL200730333945.6的”路灯杆(飞翔)”外观设计专利保护范围产品的行为;2、被告佛山市托维环境亮化工程有限公司在本判决生效之日起十日内赔偿原告惠州雷士光电科技有限公司经济损失人民币60万元;3、驳回原告惠州雷士光电科技有限公司的其他诉讼请求。
佛山托维公司不服原审判决,向本院提出上诉,请求:1、撤销一审判决,驳回雷士公司的诉讼请求;2、本案一审和二审诉讼费用由雷士公司承担;3、如果认定侵权成立,请求判令大同市政公司、顺天公司、殊豪公司、迎辉公司共同承担赔偿责任和诉讼费用。
佛山托维公司上诉的主要事实和理由为:1、雷士公司未提交《专利权评价报告》,不能排除合理怀疑,一审法院分配举证责任给原审各被告有错误,本案的专利权属基础不存在,侵权的前提不存在。2、北京住美嘉业经贸有限公司是雷士公司的全权代理人,雷士公司否认2011年授权给北京住美嘉业经贸有限公司放弃专利,违背了《招投标法》、《反垄断法》、诚实信用基本原则和合同整体性原则。3、大同市政公司未能完整提交关于2011年雷士公司放弃专利的抗辩资料,存在重大过错,应承担全部责任。4、若认定侵权成立,大同市政公司、招标代理公司、三家江苏制造商,构成共同侵权。共同侵权人应当依据直接原因力比例分担赔偿责任。5、一审判决错误适用《专利法》第65条,忽视了本案招投标的公益性和专利权人雷士公司的自身过错,判决60万的赔偿过高,不应超过20万元。
佛山托维公司为支持其上诉理由提供了二份新证据:1、雷士公司2014年文件的封面,证明内容:孙福松作为雷士公司代理人签名,与其他证据相互印证,孙福松在2011年也是作为雷士公司代理人或者雷士公司代理人的转委托代理人投标并签署中标合同。判决书第14页第3至8行认定事实错误。2、质量保证书(托维公司2012年投标文件第197页),证明内容:佛山托维公司对涉案工程承担了光源治保2.4万小时,镇流器治保5年、灯杆灯具质保20年的长期治保维护责任。这是涉案823万工程款的价格构成之一。因工程建设价格结构及其复杂,外观权利人的损失、侵权人获得的利益均无法确定。
雷士公司质证认为,证据没有原件,全部不予确认。
大同市政公司、顺天公司、殊豪公司、迎辉公司质证认为,对证据没有异议,证明目的也认可。
雷士公司辩称:其权利真实、有效,佛山托维公司的上诉理由不能成立。
大同市政公司辩称:其不属于专利侵权人,不该承担任何侵权责任。1、2012年该公司和佛山托维公司签署的采购合同第六条佛山托维公司明确承诺,产品发生知识产权纠纷的均由佛山托维公司承担责任;2、大同市政公司从未以生产经营为目的制造、使用、销售、进口专利产品,从未在中间直接或间接获取过任何利益,不应该承担任何侵权责任。
顺天公司、殊豪公司、迎辉公司共同辩称:一审法院认定的事实清楚,适用法律正确,坚持在一审中的答辩意见,请法院驳回佛山托维公司的上诉请求。
二审查明的事实与一审法院查明的事实一致。
本院认为,根据当事人的诉辩情况,本案二审涉及以下几个焦点问题:
一、关于雷士公司是否实际享有涉案专利权。第一、”路灯头(飞翔)”外观设计专利权与”路灯杆(飞翔)”外观设计专利权的原权利人为惠州市长江灯具制造有限公司。2010年6月13日、22日,上述二专利权的权利人分别由惠州市长江灯具制造有限公司变更为雷士公司,雷士公司由此取得了涉案专利权。佛山托维公司认为,雷士公司在本案诉讼中未提供《专利权评价报告》,因而雷士公司的专利权基础不存在。《中华人民共和国专利法》第六十一条第二款规定:”专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的,人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告,作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。”关于这种证据的性质与作用,《专利法》未作明确规定,而《专利审查指南》认为:”专利权评价报告是人民法院或者管理专利工作的部门审理、处理专利侵权纠纷的证据,主要用于人民法院或者管理专利工作的部门确定是否需要中止相关程序。作为证据,供人民法院或者管理专利工作的部门确定是否需要中止相关程序。”因而《专利权评价报告》不是宣告专利权效力的行政文件,不能以雷士公司未在本案诉讼中提出该报告就否定其专利权。而雷士公司的专利权系经国务院专利行政部门授予并合法受让得来,且在专利期内按时缴纳专利年费,故应认定其专利权合法有效。第二、2011年北京住美嘉业经贸有限公司中标大同市政工程,该公司与大同市政公司所签订的合同约定,北京住美嘉业经贸有限公司承诺放弃中标产品在大同地区的产品外观设计专利使用权。但没有证据表明,该专利的权利人雷士公司授权其他个人或法人有权处分其专利权。北京住美嘉业经贸有限公司承诺放弃专利权的行为属于无权处分行为,不能以此认为雷士公司已经丧失了该专利在大同地区的专利使用权。
二、关于涉案产品是否侵犯雷士公司的专利权。原审法院经比对认定被控侵权产品已落入了雷士公司”路灯头(飞翔)”、”路灯杆(飞翔)”专利的保护范围。对此各方当事人均未提出异议,对原审法院的上述认定应予以确认。
三、关于侵权责任如何承担。第一、关于大同市政公司的责任认定。根据大同市政公司与佛山托维公司签订的合同约定,如出现知识产权纠纷由佛山托维公司承担有关法律责任,因而涉案产品是否侵犯他人知识产权应由佛山托维公司尽到相应的注意义务,而非由大同市政公司承担相应义务。大同市政公司在开发建设过程中没有侵权的主观故意,其开发建设行为系市政民生工程,该公司在使用涉案产品的过程中并未直接或间接获利,且有明确的合法来源,故不应承担赔偿责任。第二、关于佛山托维公司的责任认定。佛山托维公司与大同市政公司签订合同后,应当对其提供的产品是否侵犯他人专利权进行审查,该公司未尽到相应的注意义务,即以生产经营为目的,制造、销售与涉案专利相近似的路灯头和路灯杆,并在山西省大同市文瀛路南延路段及同泉路路段安装了涉案侵权路灯,其行为已经侵犯了雷士公司的专利权,佛山托维公司应当承担相应的民事责任。本案中,雷士公司、大同市政公司、江苏顺天公司、扬州殊豪公司、扬州迎辉公司均表明,佛山托维公司持有图纸,要求江苏顺天公司、扬州殊豪公司、扬州迎辉公司等三家公司制作、加工路灯,对此佛山托维公司在庭审中未加以反驳,经审判人员询问,佛山托维公司仍不明确表态,根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第八条的规定,视为佛山托维公司对该项事实的承认。佛山托维公司持图纸要求江苏三家公司加工涉案侵权路灯,并在路灯铭牌上标明佛山托维公司为生产厂家,因而原审关于佛山托维公司没有侵权产品合法来源的认定正确,应予以维持。第三、关于江苏三家公司的责任认定。江苏顺天公司、扬州殊豪公司、扬州迎辉公司根据佛山托维公司提供的图纸制造涉案侵权路灯产品,客观上虽实施了加工行为,但只是根据指令按照图纸进行制造生产,其主观上并没有侵权的故意和过失,不存在过错,不构成侵权。第四、关于佛山托维公司主张,大同市政公司未能提交关于2011年雷士公司放弃专利权资料的责任,应当由佛山托维公司在与大同市政公司的合同纠纷中另行解决。
四、关于赔偿数额。由于本案中权利人的实际损失及侵权人获得的利益均无法确定,原审法院综合考虑涉案专利状况、侵权人的主观过错,侵权行为的性质,侵权的持续时间,后果等因素,并结合雷士公司的合理支出费用,酌情确定佛山托维公司承担60万元的赔偿数额,符合法律规定,应予以维持。
综上,原审法院认定事实清楚,适用法律准确,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第(一)项之规定,判决如下:
驳回上诉,维持原判。
二审案件受理费9800元,由上诉人佛山市托维环境亮化工程有限公司承担。
本判决为终审判决。
审 判 长 高 耀
代理审判员 刘 涌
代理审判员 孙成宇
二〇一六年九月二十八日
书 记 员 张 橙