62摩巴自动控制股份有限公司与江苏四明工程机械有限公司侵害商标权纠纷一审民事判决书

中华人民共和国

江苏省扬州市中级人民法院

民 事 判 决 书

(2017)苏10民初62号

原告：摩巴自动控制股份有限公司（MOBAMobileAutomationAG），住所地德意志联邦共和国黑森州林堡卡彼林街15号65555。

授权代表：霍尔格·巴塞尔、安德烈亚斯·兰特。

委托诉讼代理人：李亚莉，北京康瑞律师事务所律师。

委托诉讼代理人：王潇，北京康瑞律师事务所律师。

被告：江苏四明工程机械有限公司，住所地中华人民共和国江苏省扬州市宝应县经济开发区。

法定代表人：何慧国，该公司董事长。

委托诉讼代理人：周鸿斌，江苏宝宜律师事务所律师。

原告摩巴自动控制股份有限公司（以下简称摩巴公司）与被告江苏四明工程机械有限公司（以下简称四明公司）侵害商标权纠纷一案，本院于2017年5月16日立案后，于2017年10月27日、2018年4月25日公开开庭进行了审理。摩巴公司委托诉讼代理人李亚莉、王潇及四明公司委托诉讼代理人周鸿斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告摩巴公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告四明公司立即停止侵犯原告第G740174号“MOBA”注册商标的行为；2、判令被告四明公司赔偿因其商标侵权行为给原告摩巴公司造成的经济损失及因制止被告四明公司侵权行为而支出的合理费用共计人民币100万元；3、本案诉讼费由被告四明公司承担。事实和理由：原告摩巴公司国际注册号为G740174号“MOBA”商标权利人，该商标于2010年7月25日在中国获得商标专用权保护。2015年9月1日，原告摩巴公司委托他人与被告四明公司签订《工业品买卖合同》，向被告四明公司购买了一套36束超声波平衡梁仪器（型号为SMC-8428），产品牌号商标为“MOBA”。被告四明公司未经原告摩巴公司同意，擅自使用“MOBA”商标已构成侵权。原告摩巴公司向公安机关举报后，公安机关在现场查获大量涉诉商标标识。综上，被告四明公司已构成了对原告注册商标专用权的侵犯，应当停止侵权、赔偿损失。

原告摩巴公司为证明其主张，提供了下列证据：

1、涉诉商标注册证明，证明原告对涉诉商标“MOBA”享有在先的注册商标专用权。

2、被告四明公司的工商登记信息，证明被告与原告属于同行业的竞争者，在同类别商品上使用相同商标，误导相关公众。

3、（2015）京东方内民证字第10222号公证书，证明被告实施涉嫌商标侵权行为。

4、宝应县公安局经济案件侦查大队于2015年10月30日出具的《受案回执》，扬州市公安局接受经济犯罪案件（线索）三联单（回执联），证明宝应县公安局经济案件侦查大队对被告涉嫌假冒注册商标罪立案。

5、2016年10月27日江苏省高邮市检察院作出的邮检诉刑不诉〔2016〕43号不起诉决定书，证明高邮市人民检察院认定被告构成假冒注册商标罪。

6、2017年6月26日宝应县市场监督管理局作出的宝市监罚〔2016〕328号行政处罚决定书，2017年10月16日，宝应县人民政府作出的宝行复〔2017〕23号行政复议决定书，证明被告行为构成侵权。

7、摩巴（大连）自动控制系统有限公司（以下简称摩巴（大连）公司）工商登记信息。

8、摩巴（大连）公司产品宣传册。

证据7-8，证明摩巴（大连）公司是原告在中国的子公司，主要负责原告商品在中国的销售及售后服务。

9、摩巴（大连）公司出具的声明，证明摩巴（大连）公司是原告在中国的子公司，同时也是涉诉商标的合法被许可使用人，其代表原告为本案提供相应证据及负责支付合理支出。

10、国家图书馆检索报告，证明原告及涉诉商标经过原告及其中国子公司长期的销售与宣传，在行业内已经具有较高的知名度。

11、原告子公司的部分销售合同，证明原告涉诉的侵权产品在中国的售价约为16万/台。

12、原告合理开支的发票，证明原告为制止被告的侵权行为，支付的合理费用，包含：（1）摩巴（大连）公司与北京康瑞律师事务所就本案签订的代理合同及北京康瑞律师事务所开具的199076元发票，包含本案支付代理费175100元，杂费、翻译费10000元，因案件开庭支出的交通费、翻译费、打印费、住宿费、准备诉讼材料的费用共计13976元。（2）摩巴公司支付给康瑞律师事务所现场调查费37400元的账单。（3）购买侵权产品费用79000元，公证费5000元，公证代理费17000元。（4）刑事立案的律师代理费122400元，原告调查员配合公安机关在山东、宝应等地调查的住宿费5528元。

13、江苏省高邮市人民法院（2017）苏1084行初117号案件卷宗材料及高邮市人民检察院关于四明公司总经理邱寿宝涉嫌假冒注册商标罪卷宗材料，证明被告四明公司主张摩巴标识用于维修使用不能成立，而是四明公司长期从事生产销售带有摩巴标识的平衡梁产品。

被告四明公司辩称：1、原告调查人员在和被告工作人员达成四明牌平衡梁销售合同后，原告调查人员提出是否可以改贴原告公司标牌，并且提出了虚假的诱骗理由，在这种情况下被告方才实施了所谓的侵权行为。我们认为原告所谓的调查取证行为属于犯意诱发取证，根据民事诉讼法的若干规定第68条，民诉法司法解释第106条，民法总则第8条，刑事诉讼法第151条以及行政诉讼若干证据第57条，原告的取证行为均为无效。2、根据侵权责任法第2条的规定，侵犯商标知识产权属于侵权责任法的范围，而该法第27条同时又规定损害是由受害人故意造成的行为人不承担责任。很明显根据上述事实是原告故意要求被告更改合同，更换标签，而最终形成所谓侵权的事实，被告方认为原告方的行为等同于碰瓷，被告不应当承担责任。3、原告依据商标印制厂家单方陈述的印制数量减去留存数量除以单套机械所需商标数量，得出被告方实际侵权销售的数量，这种计算方式在逻辑上和客观事实中均不能成立。4、被告方认为所谓的侵权行为早已结束，不存在正在进行或持续发生的情形，故原告要求停止侵权行为的诉讼请求不能成立。5、原告要求赔偿损失以及合理费用，被告方认为原告没有因此次侵权行为产生任何损失，原告也没有为制止侵权行为而支出费用，原告所支出的费用是创设侵权行为而产生，故原告的请求亦不能够得到支持。综上，请求驳回原告的诉讼请求。

被告四明公司为证明其主张，提供了下列证据：

1、工业品买卖合同8份附发票，证明四明公司在历年的销售活动中有关涉案产品（平衡梁）的正常销售价均与本次涉案产品的销售价格大致相当，甚至低于被告方正常的销售价格，被告方没有从本次涉案销售行为获的利益。

2、各类证书19份，证明四明公司是具有高新技术研发能力的企业，对包括涉案产品在内的同类机械设备拥有自主知识产权，并获得各部门的认可。同时，四明公司历年来均是以自有品牌对外销售，并与摩巴公司在国内市场的占有率平分秋色，并无搭MOBA品牌顺风车的动机和必要，亦没有任何故意侵权的动机。

3、四明公司涉案产品（平衡梁）开机画面，证明四明公司与摩巴公司的同类产品在使用时存在明显差异，被告方卖给原告的平衡梁除了有原告的商标标签外，在实际使用时只要打开平衡梁，开机画面就有中文显示四明牌的产品信息以及生产厂家的内容，任何客户都会从使用过程中简单发现该产品不是摩巴产品。

4、刑事侦查卷宗摘要，证明摩巴公司人员在与四明公司人员在发生正常买卖合同关系后，采用欺骗手段，诱使四明公司人员修改合同，更换商标标签，属于标准的犯意诱发型陷阱取证，恶意陷害竞争对手，意图抹黑、打压其竞争对手四明公司。

5、2016年10月27日江苏省高邮市检察院作出的邮检诉刑不诉〔2016〕43号不起诉决定书，证明四明公司除本次被故意陷害涉案外，没有其他侵权行为。

本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：对原告证据3，本院认为，商标权侵权行为具有隐蔽性较强、取证难度大等特点，经原告申请，公证人员在未向涉嫌侵权的被告表明身份的情况下，通过公证保全方式取得证据，并对取证过程出具公证书，应当作为证据使用，而被告未能提供相反证据推翻公证书。原告采取该取证方式有利于解决取证难的问题，也是原告加强知识产权保护的体现。原告摩巴公司的取证方式并未损害社会公共利益和他人合法权益，故该证据本院予以采信。对原告证据12，本院认为，（1）摩巴（大连）公司与北京康瑞律师事务所签订律师代理合同的真实性予以确认。但对于北京康瑞律师事务所开具的175100元的发票，因原告与北京康瑞律师事务所除本案外还有委托代理关系，该代理费无法与本案委托代理相对应，且作为应由侵权人承担的律师代理费除应考虑相关收费标准外，还应结合律师发挥的作用、具体工作量和诉讼请求得到支持的金额等因素，故该发票本院不予采信。（2）关于杂费、翻译费、交通费、打印费、住宿费、准备诉讼材料等相关费用，应当由相应的机构收取并出具发票，因康瑞律师事务所缺乏收费依据，故其开具的发票本院不予采信。(3)北京康瑞律师事务所收取的现场调查费、公正服务费及刑事案件代理费，因原告未提供北京康瑞律师事务所应该收取该费用的依据（如代理合同或实际发生合理支出等事实），故本院对该部分证据亦不予采信。(4)本案公证费5000元以及购买产品的79000元费用，系原告为制止被告侵权行为所支出，本院对该两部分费用予以确认。

根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：

原告摩巴公司是国际注册号为G740174号“MOBA”注册商标的商标权人，核定使用商品为第9类：测量用电动用具；特别是测角度和斜度的；调节电路和检验电气装置；特别用于调节和检验八度；位置和变频；衡与配置用电气装置（截止）。2010年7月25日，原告摩巴公司“MOBA”商标在我国获得商标专用权保护，注册号：G740174号，商标专用期限为：2010年7月25日至2020年7月25日。原告“MOBA”商标由英文字母“MOBA”组成，字母下部为虚实相间线条。原告“MOBA”商标在行业内具有较高美誉度。

被告四明公司成立于2006年1月6日，邱寿宝在被告四明公司担任总经理，被告经营范围为：工程设备、仪器、仪表及零部件研发、咨询、制造、维修、租赁、销售及售后服务；市政工程、道路工程施工等。

2015年7月至9月间，北京康瑞律师事务所受摩巴公司委托为调查四明公司侵犯摩巴公司“MOBA”注册商标专用权一事，指派该所工作人员林志涛以长春骏隆建筑工程有限公司的名义与被告四明公司邱寿宝洽谈并签订《工业品买卖合同》，以人民币79000元的价格向四明公司购买了36束超声波平衡仪器1台。2015年9月1日，林志涛到被告四明公司提货时，邱寿宝安排员工将四明公司生产的“SIMINGS＆T”牌平衡梁仪器原铭牌更换为“MOBA”铭牌，并将该套假冒“MOBA”注册商标的平衡梁仪器交付给林志涛。原告委托北京市东方公证处对上述购买过程进行了公证，东方公证处对此出具了（2015）京东方内民证字第10222号公证书。被告四明公司销售的上述平衡梁仪器上的“MOBA”铭牌与原告摩巴公司“MOBA”注册商标一致。

经原告举报，2015年10月30日，宝应县公安局经济案件侦查大队受理摩巴公司被假冒注册商标一案。宝应县公安局在被告四明公司搜查出194张“MOBA”商标标识。被告四明公司员工郑钰证实，其除了在长春骏隆建筑工程有限公司向被告四明公司购买的平衡梁上加贴“MOBA”商标铭牌外，其还在四明公司生产的新的平衡梁上贴过一次“MOBA”商标铭牌。被告四明公司王吉证实，其在四明公司生产的产品上贴过一次“MOBA”的商标。2016年2月29日，济南建设物资有限公司的邱文龙证实，自2004年至2015年期间曾从四明公司购买过“MOBA”品牌的平衡梁仪器。被告四明公司员工柏朝云证实其曾向济南建设物资有限公司销售过“MOBA”平衡梁仪器。

2015年11月5日，邱寿宝到江苏省宝应县公安局望直港派出所投案，如实供述主要犯罪事实。2016年9月8日，宝应县公安局作出宝公（经）刑诉字〔2016〕459号起诉意见书，将犯罪嫌疑单位被告四明公司及犯罪嫌疑人邱寿宝涉嫌假冒注册商标犯罪移送江苏省高邮市人民检察院审查起诉。2016年10月27日，江苏省高邮市人民检察院作出邮检诉刑不诉〔2016〕43号不起诉决定书，决定书认定：2014年至2015年，被告四明公司总经理邱寿宝未经“MOBA”注册商标权利人许可，同意公司员工让他人多次非法制造印有“MOBA”注册商标标识的平衡梁仪器铭牌。江苏省高邮市检察院认为，邱寿宝实施了《中华人民共和国刑法》第二百一十三条规定的行为，但犯罪情节轻微，具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第三十七条的规定，可以免除刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十三条第二款的规定，决定对邱寿宝不起诉。

2017年6月26日，宝应县市场监督管理局作出宝市监罚〔2016〕328号行政处罚决定书，认定四明公司未经商标注册人许可擅自制造“MOBA”注册商标标识及在生产销售的平衡梁仪器上使用“MOBA”注册商标的行为，属《中华人民共和国商标法》第五十七条第（一）、第（四）项规定的违法行为。并依法对四明公司作出：1、没收侵权的“MOBA”商标标识194张；2、处罚118500元。后四明公司不服上诉行政处罚决定向宝应县人民政府提起行政复议，2017年10月16日宝应县人民政府作出宝行复〔2017〕23号行政复议决定书，维持了宝应县市场监督管理局作出的宝市监罚〔2016〕328号行政处罚决定书。嗣后，四明公司向高邮市人民法院提起了行政诉讼，现该案尚在审理中。

原告摩巴公司为维权，委托北京康瑞律师事务所对被告四明公司侵权行为进行调查，并公证购买涉案一台平衡梁，为此支付了价款79000元、公证费5000元。

被告四明公司认可自2010年以来委托扬州欣达公司生产“MOBA”商标400张左右。被告认可其使用的“MOBA”商标标识与原告注册的“MOBA”商标表示相同。宝应县公安局在被告四明公司搜查出的“MOBA”商标标识与原告注册的“MOBA”商标标识相同。

本院认为，本案的争议焦点为：一、被告四明公司是否实施了侵害原告注册商标专用权的行为；二、如侵害商标专用权的行为成立，则被告四明公司应当承当何种法律责任。

关于争议焦点一，本院认为，被告四明公司侵害原告注册商标专用权成立。理由：

《中华人民共和国商标法》第五十七条规定：“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；……（四）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；”本案中，原告系“MOBA”注册商标的商标专用权人，其所享有的注册商标专用权依法受法律保护。被告四明公司未经原告摩巴公司许可，在其生产销售的同类商品上使用相同的“MOBA”商标标识，构成侵权；同时，公安机关搜查出194张“MOBA”商标标识，系被告私自印制与原告注册“MOBA”商标相同的商标标识，因该部分标识尚未被使用到商品上，伪造标识行为无法被使用行为吸收，故被告行为还构成伪造他人注册商标标识。

关于争议焦点二，本院认为，被告四明公司应当承担停止侵权、赔偿损失的法律责任。

被告未经许可，在相同商品上使用与原告注册商标相同或类似的标识，并且大量伪造原告注册商标标识，侵犯了原告注册商标权，应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。

《中华人民共和国商标法》第六十三条第三款规定：“权利人因被侵权所受的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给付三百万以下的赔偿。”由于原告未能举证证明其因被告的侵权造成的实际损失，也不能举证证明被告的全部获利，亦未举证可供参考的商标许可费，故本案根据原告的主张并参考以下因素适用法定赔偿：1、原告商标知名度较高，被告作为同行业经营者，应该知晓原告商标，却依然实施侵权行为，其主观具有过错；2、被告实施侵权行为具有一定的时间和范围，因被告自认其印制400张“MOBA”商标标识，仅被公安查获194张，足以说明除涉案公证保全的行为外被告还有加贴“MOBA”商标标识对外销售的情况；3、原告为制止被告侵权支出了合理费用，尽管原告提交的律师费票据与本案缺乏关联性，但客观上原告为本案诉讼聘请了律师，支出了代理费、公证费、翻译费、购买侵权产品费、差旅费等费用，本院一并予以考量。综合，本院酌定被告向原告赔偿人民币250000元。

综上，依照《中华人民共和国商标法》第五十七条第（一）项、第（四）项、第六十三条第一款、第三款、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条第一款、第二款、第十七条、第二十一条第一款及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：

一、被告江苏四明工程机械有限公司立即停止侵害原告摩巴自动控制股份有限公司（MOBAMobileAutomationAG）第G740174号“MOBA”注册商标专用权的行为；

二、被告江苏四明工程机械有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告摩巴自动控制股份有限公司（MOBAMobileAutomationAG）人民币250000元（含原告为本案制止侵权支出的合理费用）；

三、驳回原告摩巴自动控制股份有限公司（MOBAMobileAutomationAG）的其他诉讼请求。

如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案案件受理费13800元（原告已预交），由被告负担10000元，原告负担3800元。

如不服本判决，原告摩巴自动控制股份有限公司可在判决书送达之日起三十日内，被告江苏四明工程机械有限公司可在判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省高级人民法院，同时按照国务院《诉讼费交纳办法》规定向江苏省高级人民法院预交上诉案件受理费（江苏省高级人民法院开户行：中国农业银行南京山西路支行；户名：江苏省高级人民法院；账号：10×××75）。

审 判 长　黄宝生

审 判 员　陈晓珺

审 判 员　莫俊秀

二〇一八年六月三十日

法官助理　高济宁

书 记 员　赵灿灿