某某与丽江泰鑫建筑有限公司侵害外观设计专利权纠纷一审民事判决书

云南省大理白族自治州中级人民法院

民事判决书

（2018）云29民初107号

原告：**，女，1981年8月22日出生，汉族，江苏省阜宁县人，住阜宁县，

委托诉讼代理人：***，四川严睿律师事务所律师，特别授权代理。

委托诉讼代理人：**，四川严睿律师事务所律师，一般授权代理。

被告：丽江泰鑫建筑有限公司，住所玉龙县黄山镇五台村，统一社会信用代码×××522。

法定代表人：邓建国，总经理。

委托诉讼代理人：闫兴为，云南滇西北律师事务所律师，特别授权代理。

原告**与被告丽江泰鑫建筑有限公司侵害外观设计专利权纠纷一案，本院于2018年7月3日受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告**的委托诉讼代理人***、**，被告丽江泰鑫建筑有限公司的委托诉讼代理人闫兴为到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告**向本院提出诉讼请求：1.被告立即停止侵害原告享有的专利号为ＺＬ20163058××××.0“路灯（玉龙雪山CT-2）”及专利号为ＺＬ20163058××××.Ｘ“路灯（玉龙雪山CT-1）”的外观设计专利权的行为；2.被告立即拆除已经安装的侵犯原告外观设计专利权的路灯，并销毁库存侵权产品；3.被告向原告赔偿经济损失355866.77元；4.本案诉讼费由被告负担。事实和理由：1.原告设计了玉龙雪山路灯产品2套，并向国家知识产权局申请了外观设计专利。2017年4月5日，国家知识产权局向原告颁发了第4102747号、第4103635号外观设计专利证书，分别授予路灯（玉龙雪山CT-2，专利号：ＺＬ20163058××××.0），路灯（玉龙雪山CT-1，专利号：ＺＬ20163058××××.Ｘ）外观设计专利权，该专利目前仍处于有效状态。2.2016年12月22日，“甘海子景点提升改造项目太阳能+风能路灯照明工程中标公示”中载明被告为第一中标候选人。原告经实地考察发现被告在实际施工过程中制造、销售了与原告上述设计专利相同的路灯产品共4***杆，其行为构成对原告外观设计专利权的侵犯。被告的上述行为严重损害原告的合法权益，给原告造成财产损失，特向法院提起诉讼。

被告丽江泰鑫建筑有限公司答辩称，被告没有侵权行为，未造成原告的损失，请求驳回原告的全部诉讼请求。事实与理由：1.“甘海子景点提升改造太阳能+风能路灯照明工程”项目的建设单位为丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司，该公司于2016年1月29日委托昆明市鹏隆安城市景观建设有限公司对项目的玉龙雪山灯具进行设计。设计图纸出来后对设计图纸进行公开，原告也报名参加招投标，但因其资格审查未达到条件而未保留其报名资料，但其持有建设单位的设计图纸。原告在2016年11月申请专利，利用了现有的设计和技术要求，不受专利法保护。2.被告中标该项目工程后与丽江市古城区福兴新能源公司签订《太阳能路灯采购及安装合同》，福兴公司又与云南亮城新能源有限公司签订《太阳能路灯订购合同》，由亮城公司按照发包方设计的玉龙雪山路灯的式样进行生产。根据专利法第62条、69条的规定，发包方于2016年1月份就委托昆明设计公司进行设计，被告根据发包方提供的图纸委托昆明亮城公司进行制造，被告有先有使用权，被告的行为不构成侵权。3.被告公司使用在先××雪山路灯的设计的平面图上有玉龙山景区的标志，旅游城市的飞马标志、地质公园标志、五A景区标志，与原告专利设计图有明显的区别。

当事人围绕诉讼请求及答辩依法提交了证据，本院组织双方当事人进行了证据交换和质证。本院经审查认为，原告提交的阿里巴巴网站类似路灯产品价格截图、2016年中国智慧路灯市场现状分析及行业发展趋势预测证据两份，与本案无关联性，不予采信，其余证据符合证据的三性，予以采信；被告提交的证据均与本案有关联性，予以采信。

结合庭审及在案证据证明的内容，本院认定以下事实：

2016年11月30日，原告同时就“路灯（玉龙雪山CT-2）”、“路灯（玉龙雪山CT-1）向国家知识产权局申请外观设计专利。2017年4月5日，该申请获得授权并予以公告，路灯（玉龙雪山CT-2）专利号为ＺＬ20163058××××.0，路灯（玉龙雪山CT-1）专利号为ＺＬ20163058××××.Ｘ），专利权人为**。上述专利最新缴费时间为2017年11月20日。上述专利的简要说明载明：该外观设计产品的用途是用于照明，其设计要点为形状，最能表明设计要点的图片或者照片为左视图。专利授权公告文本中附有外观设计的主视图、右视图、后视图、俯视图、左视图、仰视图的图片。

2016年1月29日，丽江玉龙雪山景区投资管理有限公司（发包人）与昆明市鹏隆安城市景观建设有限公司（设计人）签订《建设工程设计合同》，由发包方委托设计人对“玉龙雪山甘海子景点提升改造项目”进行玉龙雪山灯具设计工作，进而形成方案设计及施工图设计，设计费用为27.18万元。2016年1月，设计人按照发包人要求完成《玉龙雪山景区景观照明设计方案》以及灯具平面布置图、路灯做法图、路灯基础图。针对**雪山特殊条件所做的专业设计：⑴先进技术，太阳能板采用高转换率多晶硅太阳能板，LED光源芯片采用美国品牌驱动，蓄电池采用全密封阀控式免维护铅酸蓄电池，并采用埋地式处理等；⑵针对风速较大、紫外线较强采用的措施，灯具采用4厚加厚钢板，热镀锌材质，喷塑氟碳漆，抗紫外线；⑶设计的平面图上有明显的LOGO标志，玉龙山景区的标志，旅游城市的飞马标志、地质公园标志、五A景区标志。

2016年12月22日，被告参加“甘海子景点提升改造太阳能+风能路灯照明工程”项目的招投标活动，中标后与发包人丽江玉龙雪山景区投资管理有限公司于2017年1月17日签订该项目的《建设工程施工合同》，约定乙方按照甲方提供的工程量清单施工完成所有工程内容;其中专用条款约定，项目的所有设备材料必须严格按照设计的质量要求、技术参数满足施工图设计要求，承包单位必须以“报验资料+实物样品”提交建设单位作为验收标准，发包方收到承包方的“报验资料+实物样品”后组织设计单位、监理单位、施工单位共同进行验收，参与验收单位及负责人签字盖章后承包单位方可组织采购；补充条款也约定，甲方有权根据需要调整设计方案及材料做法，乙方在材料定购前必须报经甲方签字后方可采购。合同签订后，被告安排和中君与丽江市古城区福兴新能源有限公司签订玉龙雪山甘海子路灯安装工程的《太阳能路灯采购及安装合同》；2017年3月12日，丽江市古城区福兴新能源有限公司又与云南亮城新能源科技有限公司签订《太阳能路灯订购合同》，约定由云南亮城新能源科技有限公司生产制作上述项目的太阳能路灯。后被告按照与丽江玉龙雪山景区投资管理有限公司签订的合同施工完成项目工程。

2018年7月3日，原告到玉龙雪山甘海子景点对涉案侵权的路灯进行拍摄，其认为景区内的太阳能风能路灯与其享有专利权的玉龙雪山CT-1路灯二者整体结构高度近似，视觉效果上无实质性差异，被诉侵权设计落入原告专利权保护范围；经比对，原告享有专利权的玉龙雪山CT-1路灯连结灯杆和照明灯之间有两块“S”形的装饰筋板，而景区风能太阳能路灯上没有；此外，原告还主张原告享有专利权的玉龙雪山CT-２路灯与景区内的太阳能路灯，二者自上而下由太阳能板、铁杆、灯及“S”形的装饰筋板附着于灯杆体上，被诉侵权设计与专利设计构成相似，经比对，不同之处在于景区的“S”形的装饰筋板上有景区的图文标识。

本院认为，本案的争议焦点是被告在实施“甘海子景点提升改造太阳能+风能路灯照明工程”过程中委托制造、使用太阳能风能路灯和太阳能灯的行为是否侵犯原告享有路灯（玉龙雪山CT-1）、路灯（玉龙雪山CT-2）的外观设计专利权的问题。依照《中华人民共和国专利法》第六十九条第二项规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。本案原告申请专利日之前，“玉龙雪山甘海子景点提升改造项目”的玉龙雪山灯具设计工作就由建设单位丽江玉龙雪山景区投资管理有限公司和设计单位昆明市鹏隆安城市景观建设有限公司通过共同现场踏勘后由设计单位完成，且形成了“玉龙雪山景区景观照明设计方案”和相应的灯具平面布置图、路灯做法图、路灯基础图，即已形成了符合玉龙雪山景区特殊地理气候条件的风能太阳能路灯和太阳能路灯设计的智力成果。被告中标该项目工程后按照建设单位的设计图纸做了制造和使用路灯的必要准备，之后在玉龙雪山甘海子景区内实际施工使用了涉案侵权的风能太阳能路灯和太阳能路灯。经比对，原告享有外观设计专利权的路灯（玉龙雪山CT-1）、路灯（玉龙雪山CT-2）图片与“玉龙雪山景区景观照明设计方案”图册上的风能太阳能路灯、太阳能路灯的图片是一致的，而在实际的制造和投入使用中，景区内风能太阳能路灯未使用“S”形的装饰筋板，明显区别于原告享有专利的玉龙雪山CT-1路灯，说明被告在制造、使用过程中依建设单位要求在原有设计图纸范围内对设计方案进行了局部调整。综上，被告对该项目工程中风能太阳能路灯和太阳能路灯的制造和使用享有合法的实施权，其制造、使用涉案侵权的风能太阳能路灯和太阳能路灯的行为符合专利法第六十九条第二项的规定，不应视为侵犯原告专利权的行为。被告在先使用权的辩解理由成立，本院予以采纳。原告主张被告侵权的事实不成立，其主张停止侵权的诉请应予驳回；因被告的行为不视为侵权，其主张的其他诉请亦不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国专利法》第六十九条第二项之规定，判决如下：

驳回原告**的诉讼请求。

案件受理费6638元，由原告**负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提交副本，上诉于云南省高级人民法院。

审判长**

审判员***

审判员***

二〇一八年十月十五日

书记员段杰润