北京华根电力工程有限公司与北京长力五金有限公司侵害商标权纠纷二审民事判决书

"北京知识产权法院 民事判决书 （2021）京73民终3987号 上诉人（原审被告）：北京华根电力工程有限公司，住所地北京市西城区西直门外大街1号院2号楼17C2-1室（德胜园区）。 法定代表人：**，董事长。 委托诉讼代理人：**，北京市尚公律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：北京长力五金有限公司，住所地北京市大兴区长子营镇周营村村委会西1000米平房。 法定代表人：***，经理。 委托诉讼代理人：开佰达，北京论法律师事务所律师。 委托诉讼代理人：***，北京论法律师事务所律师。 上诉人北京华根电力工程有限公司（简称华根电力公司）与被上诉人北京长力五金有限公司（简称长力五金公司）侵害商标权纠纷一案，不服北京市西城区人民法院（简称一审法院）作出的（2020）京0102民初20774号民事判决（简称一审判决），于法定期限内向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭对本案进行了审理。华根电力公司的委托诉讼代理人**，长力五金公司的委托诉讼代理人开佰达、***到庭接受了询问。本案现已审理终结。 华根电力公司的上诉请求：一、撤销一审判决；二、改判驳回长力五金公司的全部诉讼请求；三、判令长力五金公司承担本案一、二审诉讼费用。事实与理由：一、长力五金公司的起诉主体资格不适格。长力五金公司于2019年受让涉案商标，被诉侵权行为发生于2014年，故长力五金公司无权提起本案诉讼。二、第14826763号“长力金盟”商标的核准注册日期为2015年9月，华根电力公司承建包括涉案井盖在内电力工程的涉案行为发生于2014年。涉案井盖上没有与4157987号“”、第4772750号“”注册商标相同或近似的标识。华根电力公司实施的涉案行为不构成商标法意义上的使用行为，故华根电力公司实施的涉案行为未侵害长力五金公司涉案商标的专用权。三、一审判决判令华根电力公司停止侵害商标权行为，将涉案井盖予以更换，属于法律适用错误。一审法院认为华根电力公司“将购买的涉案被控侵权井盖用以承包的建设工程中，实质上是购进涉案侵权产品并销售给发包人以获取相应利润，属于销售行为”。但华根电力公司的涉案行为已经停止，无从停止侵害行为。而且，一审法院认定为“销售行为”，现涉案井盖并非华根电力公司所有和控制，华根电力公司也无权将涉案井盖予以更换。四、一审法院判令华根电力公司承担赔偿责任属于法律适用错误。长力五金公司近三年并未实际使用涉案商标，根据商标法规定，华根电力公司即使构成侵权，亦无需承担赔偿责任。华根电力公司系合法取得涉案井盖，已履行必要注意义务，并无过错，不应承办赔偿责任。五、长力五金公司提起本案诉讼已经超过诉讼时效。综上，华根电力公司提起上诉，诉如所请。 长力五金公司二审答辩称：一审判决认定事实清楚、适用法律正确，审理程序合法，请求二审法院驳回华根电力公司的上诉请求，维持一审判决。 长力五金公司向一审法院提出诉讼请求：1.判令华根电力公司立即停止侵犯长力五金公司第4157987号、第4772750号、14826763号注册商标专用权的行为；2.判令华根电力公司赔偿长力五金公司经济损失110万元；3.判令华根电力公司赔偿长力五金公司为制止侵权所支付的合理开支75020元（公证费5020元，律师费70000元）；4.本案诉讼费用由华根电力公司承担。事实和理由：北京长力金盟技术开发有限公司成立于2001年4月，主营业务为各类球磨井盖的生产销售。2006年10月14日、2008年6月21日、2015年9月14日，国家知识产权局分别核准注册了第4157987号“”、第4772750号“”注册商标，核定使用商品均为第6类，注册人均为北京长力金盟技术开发有限公司，且均在有效期内。2019年，北京长力金盟技术开发有限公司与北京长力五金制造厂签订《商标转让合同》，将包括上述注册商标在内的五件注册商标转让给长力五金制造厂，国家知识产权局于同年9月6日分别颁发了《商标转让证明》。2020年5月13日，长力五金制造厂更名为“北京长力五金有限公司”，即本案长力五金公司，上述商标持有主体名称也作了相应变更。长力五金公司亦为第1482673号“长力金盟”注册商标的权利人。2019年，长力五金公司发现位于本市大兴区佟家场巷1号院“**家园A、B、D区”、佟家场巷2号院“**家园C区”的道路和便道上有假冒长力五金公司涉案注册商标的电力金属井盖90枚，前述项目的建设单位为华根电力公司。长力五金公司认为华根电力公司的行为侵害了长力五金公司享有的商标权。长力五金公司据此提起本次诉讼，请求法院依法裁判。 一审法院经审理查明： 一、涉案商标权属情况。 1、2006年10月14日，北京长力金盟技术开发有限公司经核准注册第4157987号注册商标，核定使用的商品分类为第6类：金属井盖；金属锁（非电子）；弹簧锁；金属栅栏；公路防碰撞用金属栅栏；金属护栏。有效期自2006年10月14日至2026年10月13日。2019年9月6日，北京长力五金制造厂受让了该商标。后，北京长力金盟技术开发有限公司与北京长力五金制造厂先后订立了《注册商标排他使用权许可合同》及《商标转让合同》。后，北京长力金盟技术开发有限公司将该商标转让给北京长力五金制造厂。2020年5月13日，北京长力五金制造厂名称变更为北京长力五金有限公司。 2、2008年6月21日，北京长力金盟技术开发有限公司经核准注册第4772750号“”注册商标，核定使用的商品分类为第6类：金属井盖；金属锁（非电子）；弹簧锁；金属栅栏；公路防碰撞用金属栅栏；金属护栏。有效期自2008年6月21日至2018年6月20日。2019年9月6日，北京长力五金制造厂受让了该商标。后，北京长力金盟技术开发有限公司与北京长力五金制造厂先后订立了《注册商标排他使用权许可合同》及《商标转让合同》。后，北京长力金盟技术开发有限公司将该商标转让给北京长力五金制造厂。2020年5月13日，北京长力五金制造厂名称变更为北京长力五金有限公司。 3、2015年9月14日，北京长力金盟技术开发有限公司经核准注册第14826763号“长力金盟”注册商标，核定使用的商品分类为第6类：金属井盖；金属锁（非电）；弹簧锁；金属栅栏。有效期自2015年10月14日至2025年10月13日。2019年9月6日，北京长力五金制造厂受让了该商标。后，北京长力金盟技术开发有限公司与北京长力五金制造厂先后订立了《注册商标排他使用权许可合同》及《商标转让合同》。后，北京长力金盟技术开发有限公司将该商标转让给北京长力五金制造厂。2020年5月13日，北京长力五金制造厂名称变更为北京长力五金有限公司。 二、涉案被控侵权行为 2019年12月20日，北京市方圆公证处出具（2019）京方圆内经证字第31633号公证书，记载内容为：申请人北京长力五金制造厂的委托代理人***来到我处，称因申请人涉及商标侵权纠纷准备对获取相关证据的过程进行取证，特申请对此取证过程进行保全证据公证……2019年12月12日，本公证员及本处工作人员**与申请人的委托代理人***以及申请人的工作人员***来到位于北京市大兴区佟家场西巷1号院“**家园A区”。操作开始前，***申请使用本处提供的摄像机对取证过程及周边环境进行摄像并拍照……随后，在本公证员及本处工作人员**的监督下，***在该小区对带有“长力金盟”字样的井盖进行了清点，本公证员及本处工作人员对清点过程进行了拍摄并对相关证物及周边环境进行了拍照。按照上述操作方法，在公证员及本处工作人员**的监督下，***又分别对佟家场巷2号院“**家园C区”、“佟家场巷1号院“**家园B区”、佟家场东巷1号院“**家园D区”带有“长力金盟”字样的井盖进行了清点，本公证员及本处工作人员**对清点过程进行了拍摄并对相关证物及周边环境进行了拍照。经清点，上述区域带有“长力金盟”字样的井盖共有90个……。 另，经过当庭就长力五金公司提交的该公司生产的正品电力井盖与上述公证井盖进行比对可见：长力五金公司生产的电力井盖表面花纹为0形花纹，最上端有“北京电力”四字，下面印有第4157987号商标的“”图形。在电力井盖中央有闪电符号，闪电符号下方有“长力金盟”四字。被控侵权的电力井盖，最上端有“北京电力”四字，下面印有第 “”图形。在电力井盖中央有闪电符号，闪电符号下方的“长力金盟”四字。两者主要的区别在于长力五金公司生产的电力井盖的闪电标识直冲左下方且闪电标识粗且规整。被控侵权电力井盖的闪电标识方向不一致，且闪电表示较细、大小不一。此外，长力五金公司生产的电力井盖“北京电力”、“长力金盟”四字的间距紧凑，被控侵权电力井盖前述字迹间距疏松。 各方当事人对前述公证内容及比对结果予以认可。 三、其他相关事实。 1、长力五金公司提交了其名称变更前北京长力五金制造厂与案外人国网北京市电力公司朝阳供电公司、北京***能电力工程有限公司、北京新宫电力工程施工有限公司、北京捷电电气设备安装有限公司、北京京电电网维护集团有限公司、北京华达燕捷圣电气安装有限公司、北京城建远东建设投资集团有限公司、北京兴隆朝通建设工程有限公司、北京国电成达电力工程有限公司、北京通利华电电力工程有限公司、北京江海电气安装有限公司、北京市政建设集团有限责任公司、北京***市政建设有限责任公司、北京泰德市政工程有限公司等公司订立的工业品买卖合同，以证明该公司生产“长力金盟”牌的电力井盖。该公司亦提交了2017至2019年期间的《入围通知书》及《中标通知书》若干，证明该公司此期间内生产电力井盖的事实。 2、华根电力公司与北京兴创房地产开发有限公司（简称兴创公司）签订《建设工程施工合同》，兴创公司作为发包方，华根电力公司作为承包方。华根电力公司承包的范围系长力五金公司所述区域（合同约定为大兴新城核心区定向安置房项目电力10KV接入系统及1KV相关系统工程，包括但不限于：本项目从义和庄变电站引进外电源电缆工程；高压进线配电工程、低压供电工程；配电室内的高、低压变配电设备供货及安装……）。华根电力公司表示其系该电力工程的实际施工方。长力五金公司对此事实予以确认。 3、2020年3月31日，北京市方圆公证处出具《收费证明》，载明就包含第31633号公证书在内的共计4份公证书，其一并收取北京长力五金制造厂公证费20080元，每份公证书5020元，开具的发票号04906504。长力五金公司在庭审中提交该公证费发票。长力五金公司亦提交了民事委托代理合同及律师费发票，发票上记载诉讼代理费为3万元。 4、华根电力公司当庭未提交任何证据证明其在从事涉案项目电力设施建设过程中及采购涉案电力井盖的过程中履行了必要注意义务。华根电力公司亦未提交涉案工程竣工验收的相关证据材料。 另查，长力五金制造厂于2020年5月13日变更企业名称为北京长力五金有限公司，即本案长力五金公司。 一审法院认为，长力五金公司系第4157987号、第4772750号、第14826763号商标的注册商标专用权人，且上述商标均在有效期内，长力五金公司依法享有的注册商标专用权应受法律保护，他人不得实施侵犯其注册商标专用权的行为。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十九条规定，经过法定程序公证证明的法律事实和文书，人民法院应当作为认定事实的根据，但有相反证据足以推翻公证证明的除外。庭审中，华根电力公司对公证内容未提交任何反证，且公证过程并未显示有程序瑕疵，故一审法院对于涉案证书的证明效力予以确认，对其中载明的公证内容予以采信。 本案中，涉案公证书载明，涉案被控侵权的井盖上均使用了 “”、“长力金盟”字样，起到了识别商品来源的作用，系商标性使用。经比对，与第4157987号“”注册商标相同，与第4772750号“”注册商标主要识别部分高度相似。“长力金盟”文字与第14826763号“长力金盟”注册商标亦相同。在被控侵权井盖与长力五金公司主张权利的上述注册商标核定使用的第6类金属井盖商品为同类商品的情况下，被控侵权井盖属于在相同商品上使用了与他人注册商标相同或近似的标识，容易使相关公众对商品的来源产生混淆或者误认，已构成对长力五金公司注册商标专用权的侵犯。 华根电力公司与兴创公司签订的《建设工程施工合同》，承接大兴新城核心区定向安置房项目电力10KV接入系统及1KV相关系统工程的施工任务，华根电力公司将购买的涉案被控侵权井盖用于承包的建设工程中，实质上是购进涉案侵权产品并销售给发包人以获取相应利润，属于销售行为。因此，华根电力公司涉案行为构成对长力五金公司第4157987号“”、第4772750号“”、第1482673号“长力金盟”注册商标的侵害，应承担相应民事责任。一审法院对长力五金公司要求华根电力公司停止侵权的诉讼请求予以支持。即华根电力公司应对被控侵权井盖进行拆除，并更换符合相关产品质量规定的电力井盖。 《中华人民共和国商标法》第六十三条规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿。对于赔偿经济损失的具体数额，长力五金公司未提交证据证明具体损失数额，亦无证据证明华根电力公司因侵权行为所获利益，故一审法院综合考虑如下因素：1、长力五金公司享有涉案注册商标知名度；2、涉案商标在被控侵权井盖上所占比例较大，字体较为突出，在相关公众的选购方面商标贡献率大；3、华根电力公司的主观过错；4、长力五金公司生产正品井盖销售价格。对长力五金公司主张的经济损失酌定予以支持。对于长力五金公司主张的维权合理支出，一审法院结合律师出庭情况、公证情况等因素酌情予以支持。 综上所述，依照《中华人民共和国商标法》第三条第一款、第四十八条、第五十六条、第五十七条第一款第（一）项、第（二）项、第（三）项、第六十三条，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第六十九条之规定，一审法院作出判决：一、本判决生效之日起，北京华根电力工程有限公司立即停止侵害北京长力五金有限公司第4157987号、第4772750号、14826763号注册商标专用权的行为（即将涉案侵权井盖予以更换）；二、本判决生效之日起七日内，北京华根电力工程有限公司赔偿北京长力五金有限公司经济损失12万元及维权合理支出1.5万元；三、驳回北京长力五金有限公司其他诉讼请求。 本案二审诉讼中，华根电力公司向本院补充提交了如下证据材料：1.工程质量竣工验收记录，用以证明涉案电力工程于2015年12月质量验收合格，竣工验收交付给发包人兴创公司。2.工程洽商记录，用以证明电力井盖与井套一体，需一同拆除，一体再次安装，并需要在电力井内焊接和固定。3.电力设施产权移交协议，用以证明涉案工程发包人兴创公司于2016年将电力设施无偿移交给国网北京市电力公司，国网北京市电力公司验收合格，对质量无异议，现涉案井盖所有权人为国网北京市电力公司。长力五金公司对华根电力公司提交上述证据的证明目的不予认可。 本院经审理查明的其他事实与一审法院查明的事实无异，故对一审法院查明的事实予以确认。 本院认为： 长力五金公司系第4157987号、第4772750号、第14826763号商标的注册商标专用权人，且上述商标均在有效期内，长力五金公司依法享有的注册商标专用权应受法律保护，他人不得实施侵犯其注册商标专用权的行为。华根电力公司有关长力五金公司起诉主体资格不适格的主张缺乏法律依据，本院不予支持。 《中华人民共和国商标法》第四十八条规定，本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。第五十七条规定，有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；（三）销售侵犯注册商标专用权的商品的。 根据本案查明的事实，涉案被控侵权的井盖上均使用了 “”、“长力金盟”字样，起到了识别商品来源的作用，系商标性使用。经比对，与第4157987号“”注册商标相同，与第4772750号“”注册商标主要识别部分高度相似。“长力金盟”文字与第14826763号“长力金盟”注册商标亦相同。在被控侵权井盖与长力五金公司主张权利的上述注册商标核定使用的第6类金属井盖商品为同类商品的情况下，被控侵权井盖属于在相同商品上使用了与他人注册商标相同或近似的标识，容易使相关公众对商品的来源产生混淆或者误认，已构成对长力五金公司注册商标专用权的侵犯。 华根电力公司与兴创公司签订的《建设工程施工合同》，承接大兴新城核心区定向安置房项目电力10KV接入系统及1KV相关系统工程的施工任务，华根电力公司将购买的涉案被控侵权井盖用于承包的建设工程中，实质上是购进涉案侵权产品并销售给发包人以获取相应利润，属于销售行为。因此，华根电力公司涉案行为构成对长力五金公司第4157987号“”、第4772750号“”、第1482673号“长力金盟”注册商标的侵害，应承担相应民事责任。一审法院对长力五金公司要求华根电力公司停止侵权的诉讼请求予以支持并无不当，本院予以确认。 停止侵权旨在制止正在进行的侵权行为，防止侵权后果的进一步扩大。华根电力公司在本案中实施了销售被控侵权产品的行为，其依法应当承担停止销售被控侵权产品的法律责任。针对已经发生的侵权后果，如本案中华根电力公司将购买的涉案被控侵权井盖用于承包的涉案电力工程建设中的行为，应当责令华根电力公司承担损害赔偿责任以弥补商标权人的损失。华根电力公司作为涉案电力工程的承包人，其在工程完工后已将被控侵权井盖及其所属电力设施移交给发包人，故其承担停止侵权的法律责任不包括将被诉侵权井盖进行拆除并更换符合相关产品质量规定的电力井盖。因此，一审法院判令华根电力公司对被控侵权井盖进行拆除，并更换符合相关产品质量规定的电力井盖缺乏法律依据，本院对此予以纠正。 关于赔偿经济损失的具体数额，因长力五金公司未提交证据证明具体损失数额，亦无证据证明华根电力公司因侵权行为所获利益，故一审法院结合本案证据情况，综合考量多项因素酌定的赔偿数额并无明显不当，本院予以确认。关于长力五金公司主张的维权合理支出，一审法院结合律师出庭情况、公证情况等因素酌情予以支持亦无不当，本院予以确认。 综上所述，华根电力公司的部分上诉请求成立，本院予以支持。鉴于华根电力公司实施被控侵权行为的事实成立，本案二审诉讼费仍应由其负担。依照《中华人民共和国商标法》第四十八条、第五十六条、第五十七条第一款第（一）项、第（二）项、第（三）项、第六十三条，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第（二）项规定，本院判决如下： 一、维持北京市西城区人民法院（2020）京0102民初20774号民事判决第二项； 二、撤销北京市西城区人民法院（2020）京0102民初20774号民事判决第三项； 三、变更北京市西城区人民法院（2020）京0102民初20774号民事判决第一项为: 本判决生效之日起，北京华根电力工程有限公司立即停止侵害北京长力五金有限公司第4157987号、第4772750号、14826763号注册商标专用权的行为； 四、驳回北京长力五金有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 一审案件受理费15 375元，由北京长力五金有限公司负担5375元（已交纳），由北京华根电力工程有限公司负担10 000元（于本判决生效后七日内交纳）；二审案件受理费3000元，由北京华根电力工程有限公司负担（已交纳）。 本判决为终审判决。 审　　判　　长　　　*** 审　　判　　员　　　*** 审　　判　　员　　　李　想 二〇二二年六月二十五日 法　官　助　理　　　田　芬 书　　记　　员　　　*** - 14 - - 15 - "