济南三星灯饰有限公司、恒祥市政园林有限公司等侵害外观设计专利权纠纷二审民事判决书

.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px} 浙江省高级人民法院 民事判决书 （2021）浙民终1655号 上诉人（原审被告）：恒祥市政园林有限公司，住所地浙江省嘉兴市南湖区大桥镇顺风路151号。 法定代表人：***，执行董事。 委托诉讼代理人：**，男，该公司员工。 被上诉人（原审原告）：济南三星灯饰有限公司，住所地山东省济南市天桥区北外环路（太平庄路口西侧）。 法定代表人：***，执行董事。 委托诉讼代理人：***，山东众***（济南）律师事务所律师。 原审被告：江门市虹艳照明有限公司，住所地广东省江门市蓬江区荷塘镇康溪上围南二路3号第3卡。 法定代表人：***，总经理。 上诉人恒祥市政园林有限公司（以下简称恒祥公司）因与被上诉人济南三星灯饰有限公司（以下简称三星公司）、原审被告江门市虹艳照明有限公司（以下简称虹艳公司）侵害外观设计专利权纠纷一案，不服浙江省杭州市中级人民法院（2021）浙01民初600号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年11月16日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 恒祥公司上诉请求：撤销一审判决第一项、第二项，改判驳回三星公司一审对恒祥公司的诉讼请求。事实与理由：（一）被诉侵权设计未落入涉案专利权的保护范围。1．路灯在正常使用时更容易被观察到的部位是底座、主杆而非顶灯。被诉侵权产品与涉案专利的底座、主杆设计明显不同，虽然两者的顶灯相似，但顶灯部分属于惯常设计。2．被诉侵权产品的主杆上部分焊有方形框，框内有中国结与宣传语，涉案专利无此设计。3．被诉侵权产品花瓣灯的灯座以及不同花瓣上灯的排布方式均区别于涉案专利。4．被诉侵权产品整体颜色为青灰色，涉案专利为金黄色。（二）恒祥公司未实施制造、销售被诉侵权产品的行为。1．被诉侵权产品的图纸系***公司提供，经业主单位确认后再***公司进行制造，恒祥公司未参与制造。2．恒祥公司只是代业主单位购买被诉侵权产品，按照主材价格进行结算，无加价销售行为。（三）被诉侵权产品总价值仅有178万元，一审法院判决赔偿的数额过高。 三星公司辩称：（一）被诉侵权设计与涉案专利构成近似。灯头为涉案专利的设计要部，被诉侵权产品与涉案专利灯头部分的形状高度相似。两者的底座与主杆虽然存在一定差异，但底座与主杆主要起到功能性作用，主杆上的文字系宣传语，不属于被诉侵权产品的设计特征，涉案专利亦不保护色彩。（二）恒祥公司委托虹艳公司制造被诉侵权产品，两者共同实施了生产行为。恒祥公司从虹艳公司处购买被诉侵权产品后，将其用于涉案工程，从而换取合同对价，其行为构成销售。（三）外观设计专利对涉案景观路灯产品的利润贡献度较高，一审法院判决赔偿的数额合理。 虹艳公司未发表意见。 三星公司向一审法院起诉，请求判令恒祥公司、虹艳公司：1．立即停止制造、销售侵权产品；2．共同赔偿三星公司经济损失400440元；3．共同赔偿三星公司为制止侵权支付的合理开支17000元；4．承担本案诉讼费用。 一审法院认定事实：2014年1月11日，三星公司向国家知识产权局申请了名为“景观路灯（D143）”的外观设计专利，授权公告日为2014年6月18日，专利号为ZL201430007673.0，目前专利有效。简要说明记载，本外观设计专利产品用途为用于照明，设计要点在于产品的外形，最能表明设计要点的图片或照片为立体图。2021年2月22日，国家知识产权局出具一份《专利权评价报告》，认为全部外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。 2018年10月17日，三星公司的委托代理人***在山东省济南市泉城公证处公证员的监督下来到贵州遵义市，在东大街（娄山东路至乌江东路之间的路段）及乌江东路两条道路上，公证员使用公证处的相机对上述道路及道路周边的相关情况拍摄照片六张，***使用公证处的数码相机拍摄照片十四张，拍摄视频二个，照片和视频中显示了相应的路灯情况。同日，三星公司的委托代理人***在山东省济南市泉城公证处公证员的监督下来到贵州遵义市，在大润发西侧道路（西大街南段）、乌江中路南侧、**国际广场东侧道路（万寿南街）上，公证员使用公证处的相机对上述道路及道路周边的相关情况拍摄照片六张，***使用公证处的数码相机拍摄照片十八张，拍摄视频一个，照片和视频中显示了相应的路灯情况。为此，山东省济南市泉城公证处出具（2018）鲁济南泉城证经字第64183、64184号公证书。 2019年8月30日，遵义市播州区人民政府向三星公司的委托代理人***进行了信息公开答复，并提供了建设工程施工合同、灯具图纸、施工人信息。以上信息可以证实：2017年11月29日，遵义市播州区人民政府（发包人）与恒祥公司（承包人）签订了建设工程施工合同，约定：第一节协议书一、工程概况：2、工程地点：遵义市播州区遵南大道、东大街、乌江路5、工程内容：遵义市播州区遵南大道、东大街、乌江路路灯更换五、签约合同价人民币（大写）：暂定价（￥：2000万元）。施工人系恒祥公司。 2017年12月7日，恒祥公司（甲方）与虹艳公司（乙方）签订了购销合同，合同第一条为产品简称、图片、规格型号、单位、数量单价、金额，约定订购10***灯106套，单价8750元，金额为927500元，13***灯82套，单价10400元，金额为852800元，总金额为1780300元。第七条争议，第二款约定，乙方严格按照甲方提供的灯具款式及规格参数生产，如有涉及违法违纪等等相关行为均与乙方无关。2017年12月11日、2018年1月5日、1月17***公司总计***公司支付了1780300元货款。 一审庭审中，三星公司主张以公证书图片进行比对，经比对，三星公司主张被诉侵权设计与涉案专利无实质性差异，构成近似。恒祥公司、虹艳公司均认为两者不相同也不近似，主要区别点在于：1．被诉侵权产品有中国结，涉案专利则没有；2．被诉侵权产品底座为长方形梯形，涉案专利为圆形；3．被诉侵权产品的灯花瓣是LED面板，涉案专利是点状灯；4．被诉侵权产品的主灯与灯花瓣处于同一水平面，涉案专利主灯高出灯花瓣；5．被诉侵权产品主灯下的托盘为圆形，涉案专利为方形；6．被诉侵权产品的灯杆与涉案专利亦不相同，无法看出有四根。 一审法院另查明，恒祥公司成立于2004年6月2日，注册资本1亿5千万元，类型为有限责任公司，经营范围包括市政工程、园林绿化工程、公路工程、土石方工程、管道工程、房屋建筑工程、体育场地设施工程、地基与基础设施工程、设备安装工程、机械机电安装工程、城市道路照明工程、水利工程、桥梁工程、港口与航道工程、化工石油工程、爆破与拆除工程、市政养护维修工程、公路养护工程、建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、建筑智能化工程、消防设施工程的设计与施工；工程项目管理；工程技术咨询、招投标咨询、工程造价咨询；种苗、**，花卉的收购、种植、销售、租赁；风景园林工程设计，园林绿化养护。 虹艳公司成立于2016年6月15日，注册资本500万元，类型为有限责任公司，经营范围包括研发、生产、加工、销售：照明灯具及其配件，LED产品、光伏设备，智能照明器具，智能照明系统，电子产品，工艺品，五金制品，建筑材料；计算机软硬件研发与销售；新能源技术研发；机械设备设计、研发；承接：照明工程，园林绿化工程。 一审法院再查明，三星公司为本案维权支付了公证费6000元、律师费10000元。 一审法院认为：关于法律适用，本案立案受理的时间为2021年3月10日，三星公司指控恒祥公司、虹艳公司侵权的行为发生在2021年6月1日《中华人民共和国专利法》（2020年修正）实施日前，三星公司亦未有证据证***公司、虹艳公司的侵权行为持续至2021年6月1日《中华人民共和国专利法》（2020年修正）实施之后，故本案应适用《中华人民共和国专利法》（2008年修正，下同）的规定。 专利号为ZL201430007673.0“景观路灯（D143）”外观设计专利在有效期限内，法律状态稳定，并已履行了缴纳专利年费的义务，故该专利为有效专利，应受国家法律保护，三星公司作为专利权人依法享有诉权。根据该院查明的事实及双方的控辩意见，本案的争议焦点为：1．被诉侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围；2．三星公司指控恒祥公司、虹艳公司实施的侵权行为能否成立；3．如构成侵权，恒祥公司、虹艳公司应承担的法律责任。 关于争议焦点一，《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准。”对此，判断外观设计是否相同或者近似时，应当按照一般消费者的知识水平和认知能力，遵循全面观察设计特征、综合判断整体效果的基本原则，对所保护的外观设计专利与被诉侵权产品进行比对。经一审庭审比对，被诉侵权产品与涉案外观设计专利均有如下特征：整体从上至下由灯头、灯杆和底座三部分组成，灯头分两层，上层为圆球状光源，由灯座和竖直灯杆支撑，下层为六个均匀分布的梯形状灯头，灯头前端向周边伸出角度略微上扬；灯杆均由四条直杆对称组成，中间均为镂空状，灯杆部分均设置有连接装饰物；灯座均为实体状。两者的区别点为：1．被诉侵权产品底座为梯形实体状，涉案专利为圆柱体；2．被诉侵权产品灯杆设置有中国结连接装饰物及长方体宣传语，涉案专利则没有；3．被诉侵权产品下层灯头灯花瓣是LED面板，涉案专利是点状灯；一审法院认为，从整体来看，被诉侵权产品与涉案专利整体形状及其他细节设计上均基本一致，主要设计特征相同、多面视图相近似，故仅上述部位的差异不足以使整体视觉效果产生实质性差异，两者构成近似，被诉侵权产品落入涉案专利权保护范围。 一审庭审中，虹艳公司以三星公司提供的专利权评价报告中的对比设计3，申请号为CN201330121231.4的“路灯”外观设计专利主张现有设计抗辩。经审查，申请号为CN201330121231.4的“路灯”外观设计专利申请日为2013年4月8日，早于涉案专利申请日，可以用于现有设计比对。经比对，被诉侵权产品与现有设计的相同点在于：均由灯头、灯杆、底座三部分组成，灯头均为上下两层，底座均为梯形实体状，灯杆由若干竖直杆组成。两者的不同点在于：1．被诉侵权产品上层灯头为圆球状，对比设计为**状；2．被诉侵权产品下层灯花瓣成梯形幢，对比设计为圆弧形；3．被诉侵权产品下层灯为后部镂空，比对设计下层灯为前部镂空并且设置有实心灯源且下部有**状灯源；4．被诉侵权产品由四根竖直杆组成方形灯杆，对比设计仅为两根竖直杆。一审法院认为，两者在整体视觉效果产生实质性差异，故虹艳公司的现有设计抗辩不能成立。 关于争议焦点二，三星公司指控恒祥公司、虹艳公司共同实施了制造侵权产品的行为，同时恒祥公司、虹艳公司还各自实施了销售侵权产品的行为。根据在案证据，恒祥公司与虹艳公司双方签订的购销合同可以认定被诉侵权产品系虹艳公司实际生产的，且虹艳公司一审当庭予以确认，同时根据双方签订的购销合同可以确认被诉侵权产品的款式及规格参数系***公司提供。一审法院认为，制造行为是指在客观上实施的将原材料或零部件加工成被诉侵权产品的行为。恒祥公司委托虹艳公司实施制造行为并提供相关技术方案或设计方案行为，构成共同制造。故该院认定恒祥公司、虹艳公司共同实施了制造被诉侵权产品的行为。关于销售行为，一审法院认为，恒祥公司与虹艳公司签订了购销合同，***公司采购被诉侵权产品，且恒祥公司支付了相应的对价，故虹艳公司实施了销售被诉侵权产品的行为，恒祥公司将被诉侵权产品用于其承包的遵义市播州区政府建设工程中亦构成了销售被诉侵权产品的行为。故该院认定恒祥公司、虹艳公司各自实施了销售侵权产品的行为。 关于争议焦点三，恒祥公司、虹艳公司未经专利权人许可，以生产经营为目的制造、销售侵权产品，侵犯了三星公司享有的专利号为ZL201430007673.0“景观路灯（D143）”外观设计专利权，应承担停止侵权、赔偿损失及合理费用的责任。关于赔偿数额，《中华人民共和国专利法》第六十五条规定：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。”本案中，三星公司未举证证明其因侵权所受损失或恒祥公司、虹艳公司侵权获得的利益，且三星公司明确要求适用法定赔偿，因此，一审法院综合考虑涉案专利的类型、授权时间、创新性，恒祥公司、虹艳公司的侵权情节、规模等事实，按法定赔偿方式酌情确定赔偿数额。同时，该院注意到如下事实：1．涉案专利为外观设计专利，专利申请日为2014年1月11日，授权公告日为2014年6月18日；2．恒祥公司、虹艳公司共同实施了制造侵权产品的行为且恒祥公司、虹艳公司各自实施了销售侵权产品的行为；3．被诉侵权产品10***灯106套，单价8750元，金额为927500元，13***灯82套，单价10400元，金额为852800元，总金额为1780300元；4．三星公司为本案维权付出了一定的人力物力。 综上，一审法院依照《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款、第六十五条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第十条、第十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，于2021年9月29日判决：一、恒祥公司、虹艳公司立即停止制造、销售落入三星公司享有的专利号为ZL201430007673.0“景观路灯（D143）”外观设计专利权保护范围的产品；二、恒祥公司、虹艳公司于判决生效之日起十日内连带赔偿济南三星灯饰有限公司经济损失200000元及为制止侵权行为所支付的合理费用16000元，共计216000元，其中虹艳公司承担经济损失60000元和为制止侵权行为所支付的合理费用4800元的赔偿责任；三、驳回济南三星灯饰有限公司的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费7562元，由三星公司负担1815元，恒祥公司负担4022元，江门公司负担1725元。 本案二审期间，各方当事人均未提交新的证据。本院二审查明的事实与一审认定的一致。 本院认为，根据恒祥公司的上诉请求、相应的事实和理由及三星公司的答辩意见，本案二审的争议焦点在于：一、被诉侵权设计是否落入涉案专利权的保护范围。二、恒祥公司是否实施了制造、销售被诉侵权产品的行为。三、***公司构成侵权，一审判决确定的赔偿数额是否合理。 关于争议焦点一 《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十条、第十一条规定，人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似；人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响。本案中，被诉侵权产品与涉案专利产品均为景观路灯，属于相同种类产品，可以进行比对。经比对，被诉侵权设计与涉案专利整体均由灯头、主杆和底座三部分组成，三部分的比例分布相近；灯头中部均为一个圆球状的主灯，通过灯座与支撑杆固定在主杆顶部，灯头外围都均匀分布有六片长条状的灯瓣，灯瓣向外伸展，角度略微上扬，每片灯瓣尾端至中部为镂空设计，前端呈梯形并设置有光源；主杆均整体细长，由四条直杆对称组成，中间均为镂空状；底座均为实心体。两者的主要区别点在于：1．被诉侵权产品底座为梯形棱台，截面宽度大于主杆，涉案专利底座为圆柱体，宽度与主杆较为接近；2．被诉侵权产品主杆上部一侧焊有长方形装饰框，框内有中国结及广告灯箱，涉案专利无此设计；3．涉案专利主杆部分的四条直杆为圆柱体，被诉侵权产品则为棱柱体，且下部一周围有长方形钢板，其上刻有“***市、乡愁播州”字样；4．被诉侵权产品灯瓣前端的光源为长条形的LED面板，涉案专利为点状灯，两者光源数量及排布方式不同。 本院认为，根据涉案专利评价报告中相关对比设计来看，由灯头、主杆和底座三部分组成以及主杆细长、底座宽于主杆的整体造型，在景观路灯类产品的在先设计中比较常见，故灯头部分的设计以及底座、主杆的具体形状为此类产品的设计要点，相对于其他部位通常更能够引起一般消费者的注意。从上述比对情况来看，在被诉侵权产品与涉案专利灯头部分主灯和灯瓣的形状、式样、组合方式均高度一致的情况下，灯瓣前端光源形状与排布的区别在整体设计中所占比例较小，不影响两者在灯头部分整体视觉观感上的高度相似。两者主杆部分均由四根直杆组成、中间镂空的形状设计亦基本相同。在此情况下，被诉侵权产品在主杆上增添的一些装饰物属于增加的设计特征，不影响侵权的比对；至于底座具体形状的不同，并不足以使两者整体视觉效果产生显著差异。根据“整体观察、综合判断”的比对原则，以一般消费者的知识水平和认知能力加以评判，应认定被诉侵权设计与涉案专利不具有实质性差异，二者构成近似，一审认定被诉侵权设计落入涉案专利权的保护范围并无不当。 关于争议焦点二 关于恒祥公司是否实施了制造、销售被诉侵权产品的行为。首先，恒祥公司与虹艳公司签订的涉案购销合同第七条第二款明确约定，虹艳公司严格按照恒祥公司提供的灯具款式及规格参数生产，如有违法违纪等相关行为均与虹艳公司无关。恒祥公司虽然提出在合同实际履行过程中被诉侵权产品的图纸***公司提供，其未参与设计，但其并未提供证据予以佐证，故其该项主张不能成立。综合在案证据，应当认定虹艳公司系根据恒祥公司提供的设计方案制造被诉侵权产品，两者共同实施了制造被诉侵权产品的行为。其次，恒祥公司主张其将购买的被诉侵权产品用于建设工程施工不构成销售。对此本院认为，在涉案《建设工程施工合同》的履行过程中，恒祥公司作为承包人，其营利模式虽然并非直接买卖被诉侵权产品以赚取差价，但其通过将被诉侵权产品与其劳务相结合，并将由此形成的劳动成果交付给业主，以收取工程结算款的形式收回购买被诉侵权产品的成本并获得利润，本质上仍是通过购买被诉侵权产品并投入工程施工进行营利，其行为具备销售的基本特征，应当认定为构成销售。综上，一审法院认定恒祥公司实施了制造、销售被诉侵权产品的行为并无不当。 关于争议焦点三 关于赔偿数额，《中华人民共和国专利法》第六十五条规定，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。鉴于三星公司未提供证据证明其因被侵权受到的损失以及恒祥公司、虹艳公司因侵权的获利，亦无合理许可费可供参照，本案应当适用法定赔偿。本院注意到：涉案专利为外观设计专利，对景观路灯类产品的利润贡献率较高，涉案专利的授权公告日为2014年6月18日；恒祥公司实施了制造、销售侵权产品的行为，且虹艳公司系按照恒祥公司提供的设计方案制造被诉侵权产品，故恒祥公司对被诉侵权行为负有主要责任；被诉侵权产品共计188套，订购金额共计1780300元；三星公司为维权支出了一定的合理费用。一审法院综合考虑全案因素，酌定***公司承担的赔偿数额在该院的合理裁量范围内，并无不当。 综上，恒祥公司的上诉理由和请求不能成立，其上诉请求应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，本院予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费4540元，***市政园林有限公司负担。 本判决为终审判决。 （此页无正文） 审判长陈为 审判员路遥 审判员*** 二〇二一年十二月二十日 书记员**