济南奥图自动化股份有限公司、济南昊中自动化有限公司等侵害发明专利权纠纷民事二审民事判决书

最高人民法院

民事案件判决书

（2020）最高法知民终711号

上诉人济南奥图自动化股份有限公司（以下简称奥图公司）、济南昊中自动化有限公司（以下简称昊中公司）因与被上诉人上海ABB工程有限公司（以下简称ABB公司）、重庆众泰汽车工业有限公司（以下简称众泰公司）、刘浩侵害发明专利权纠纷一案，不服山东省济南市中级人民法院于2019年12月12日作出的（2018）鲁01民初1732号民事判决，向本院提起上诉，本院于2020年5月20日立案后，依法组成合议庭，并于2020年9月7日询问当事人。奥图公司委托诉讼代理人孙培奉、王方志，昊中公司委托诉讼代理人国建全、刘俊士，刘浩委托诉讼代理人胡安瑞到庭参加询问。本案现已审理终结。

奥图公司上诉请求：1.撤销原审判决第二项，改判昊中公司赔偿奥图公司经济损失600万元。2.撤销原审判决第三项，改判ABB公司、众泰公司、刘浩承担连带赔偿责任。事实和理由：（一）原审判赔数额过低。奥图公司在原审中为证明自己的实际损失，提供了近年来的若干份销售合同、昊中公司的宣传图册，能够证明奥图公司清洗机销售价格下降的情况以及昊中公司已销售的清洗机数量及产品用户，原审法院应当责令昊中公司提供相应的销售合同以确定昊中公司的获利情况。按照机械制造行业非标准机械设计制造毛利润35%计算，仅昊中公司销售给ABB公司的两台清洗机就获利1338512.35元；从昊中公司公开的宣传册中能够确定被诉侵权产品销量大。原审判赔数额明显低于其获利。（二）ABB公司、众泰公司、刘浩构成共同侵权，应承担连带赔偿责任。

昊中公司辩称：（一）被诉侵权技术方案在专利号为ＺＬ20141055××××.5、名称为“清洗机辊系分离系统”的发明专利（以下简称涉案专利）在申请日前已经公开。（二）被诉侵权技术方案是清洗剂的辅助配件，100万元赔偿数额太高。 ABB公司未作答辩。 众泰公司书面辩称：（一）被诉侵权产品具有合法来源，且众泰公司支付了合理对价，不应承担赔偿责任，且有权继续使用。（二）即使被诉侵权产品构成对涉案专利权的侵犯，奥图公司所主张的赔偿数额也过高。 刘浩辩称：刘浩未实施侵权行为，也没有实施违反竞业禁止义务的行为。被诉侵权产品使用的是现有技术。 昊中公司上诉请求：1.撤销原审判决；2.改判驳回奥图公司原审全部诉讼请求。事实和理由：（一）被诉侵权产品使用的是现有技术。1.早在2008年上汽通用冲压三线引进德国SMT公司清洗机即（2018）鲁济南齐鲁证经字第6705号公证书（以下简称鲁第6705号公证书）中的设备时，就要求SMT公司增加了上下箱体分离功能，此后很多厂家采用了具有分离功能的SMT技术。2.2012年前后，济南二机床集团有限公司（以下简称济南二机床公司）也开始在所有清洗机上采用涉案技术，（2018）鲁济南齐鲁证经字第6706号公证书（以下简称鲁第6706号公证书）中的设备就是济南二机床公司生产并销售给上汽大通无锡基地的，此后很多厂家也采用了该技术。3.（2020）豫郑华证内民字第2810号公证书（以下简称豫第2810号公证书）可证明奥图公司在涉案专利申请日前销售给海马商务汽车有限公司（以下简称海马公司）的设备已经使用了涉案专利技术方案。4.奥图公司在原审中提交的《近年来奥图公司销售清洗机的合同情况表》中的前三份销售合同中，涉案专利产品的销售时间均远早于涉案专利申请日。（二）众泰公司与ABB公司签订《技术协议》的时间要早于涉案专利的授权时间。（三）即使被诉侵权产品构成侵权，原审法院确定的赔偿数额也过高。涉案专利为清洗机辊系分离系统，是清洗机的辅助配件，清洗机的主要成本在清洗辊、油雾分离器等，分离结构总成本大约在15万元左右，占清洗机总成本大约十分之一，由于冲压自动化行业竞争激烈，整个行业利润率大约在5%。原审法院酌定100万元赔偿数额明显不当。奥图公司所提到的安徽、合肥、长安等几台设备的分离结构与涉案专利完全不同，不能计入赔偿数额。 奥图公司辩称：（一）涉案专利权合法有效。刘浩作为奥图公司的技术人员在离职前非法下载奥图公司大量设计资料，并利用该资料设计、制造、安装清洗机产品，虽然个别部件发生变动，但对奥图公司构成了侵权。（二）昊中公司主张的现有技术抗辩不成立。2012年1月13日、2013年11月7日、2014年7月2日的三份销售合同是奥图公司与他人签订的，不是其他人出售的，不存在他人在先使用问题。少量的销售方式不能达到公开的状态。此三份销售合同仅出售了涉案专利产品，并未公开涉案专利技术方案，奥图公司未给出任何有关技术内容的说明，本领域技术人员无法得知其结构和功能，不属于使用公开。此外，豫第2810号公证书无法证明昊中公司的现有技术抗辩主张，第40512号无效宣告请求审查决定明确表示销售的设备不能作为现有技术使用。 ABB公司和众泰公司未作陈述。

昊中公司原审辩称：奥图公司起诉的理由与是否构成侵权无关，奥图公司所称的非法下载及竞业限制无事实依据也与专利侵权无关，不是本案审理涉及的问题。昊中公司制造的清洗机使用的是现有技术，没有侵犯涉案专利权。综上，请求驳回奥图公司的诉讼请求。 ABB公司原审未作答辩。 众泰公司原审辩称：（一）众泰公司采购的产品具有合法来源，且支付了合理对价。（二）众泰公司不可能知道被诉侵权产品涉嫌侵权，已尽到了合理注意义务。（三）众泰公司不应承担赔偿责任，并有权继续使用被诉侵权产品。（四）即使法院认定被诉侵权产品侵害了奥图公司的专利权且众泰公司需要承担赔偿责任，奥图公司的索赔金额过高，缺乏事实和法律依据。综上，请求驳回奥图公司对众泰公司的诉讼请求。 刘浩原审辩称：（一）本案系侵害专利权纠纷，侵权责任主体只能是制造者、销售者和使用者。刘浩在本案不是适格的主体，奥图公司起诉刘浩属恶意诉讼。（二）奥图公司在诉状中所称的竞业禁止系劳动争议的法律关系，与本案专利侵权纠纷无关，且奥图公司在之前与刘浩的竞业禁止劳动争议案件中已败诉，奥图公司在专利侵权案件中主张竞业禁止无任何法律和事实依据。请求驳回奥图公司对刘浩的起诉。

原审法院认定事实： （一）涉案专利权获得授权及无效宣告的事实 2014年10月17日，奥图公司提出涉案专利申请，于2016年4月6日获得授权并公告。该专利权合法有效。奥图公司在本案中主张被诉侵权产品落入涉案专利权利要求1的保护范围。涉案专利权利要求1为：一种清洗机辊系分离系统，其特征在于：包括安装于清洗机上箱体（2）四个边角处的支架（10）、分别安装于四个支架（10）下方且与下箱体（1）连接固定的四个丝杆升降机（12）以及电机（5），所述电机（5）与四个丝杆升降机（12）上的丝杆升降机输入轴（17）之间连接有同步传动装置，当电机（5）转动时通过同步转动装置驱动四个丝杆升降机（12）同步运动，所述同步转动装置包括输入端与电机（5）输出轴相连接的转向器Ⅱ（13）、通过联轴器Ⅰ（6）分别连接于转向器Ⅱ（13）左右两端输出轴上的传动轴（8）、输入端分别通过联轴器Ⅱ（9）连接于传动轴（8）的两个转向器Ⅰ（11），所述的两个转向器Ⅰ（11）分别安装于箱体（2）后端左右两个支架（10）上，所述转向器Ⅰ（11）的转向机输出轴（14）上安装有链轮Ⅰ（15），所述两个转向器Ⅰ（11）正下方的两个丝杆升降机（12）的丝杆升降机输入轴（17）上安装有链轮Ⅱ（18），所述链轮Ⅰ（15）与链轮Ⅱ（18）通过链条相连接，所述上箱体（2）左端以及右端的两个丝杆升降机（12）的丝杆升降机输入轴（17）通过连接轴（22）相连。 2018年9月21日，昊中公司以涉案专利技术不具备创造性、权利要求得不到说明书支持且未能清楚限定保护范围为由，向原国家知识产权局专利复审委员会提起无效宣告请求。2019年6月5日，国家知识产权局作出第40512号无效宣告请求审查决定，维持涉案专利权全部有效。 （二）被诉侵权事实 2018年5月23日，奥图公司向山东省济南市长清公证处申请对昊中公司涉嫌侵犯其专利权的行为采取证据保全公证。当天，奥图公司的委托代理人史新，在济南市长清公证处办证大厅，在公证员与公证员助理的监督下，使用公证处联网状态下的计算机，搜索“济南昊中”进入网站页面，点击页面上“冲压线升级改造|压力机维修改造|电器改造-济南昊中自动化有限公司”，进入页面，点击页面中的“产品展示”，在下拉菜单中选择“板料清洗机”，点击所得页面中“板料清洗机”图片右下侧“详细内容”，并将上述页面截图保存。济南市长清公证处公证人员对上述取证过程进行记录，并制作了（2018）鲁济南长清证民字第886号公证书。根据公证书记载，昊中公司在其公司网站上展示有编号为g001、名称为“板料清洗机”产品的产品图片及详细信息，发布时间为2015年12月9日。 本案诉讼前，原审法院根据奥图公司申请，作出（2018）鲁01证保18号民事裁定书，裁定对昊中公司、ABB公司、众泰公司涉嫌侵害其专利权的相关证据采取保全措施。2018年7月19日，原审法院工作人员在众泰公司厂房内，对该公司使用的分离式板料清洗机进行了拍照、录像的证据保全措施。原审庭审中，各方对被诉侵权产品是否落入涉案专利权利要求1的保护范围存在争议。 2016年3月，包括奥图公司、ABB公司、济南二机床集团有限公司均投标众泰公司的“冲压A/B线及调试压机自动化项目”，最终ABB公司以2110万元的报价中标。2016年5月18日、9月23日，众泰公司向ABB公司分别支付设备款422万元及1055万元。庭审中，昊中公司认可被诉侵权产品系其制造并出售给ABB公司。 刘浩原为奥图公司的员工。2016年6月21日，刘浩向奥图公司提出辞职申请。2018年1月10日，刘浩被昊中公司任命为机械部副经理。 （三）昊中公司主张现有技术抗辩依据的事实 原审中，昊中公司委托代理人左某于2018年9月14日来到山东省济南市齐鲁公证处，申请对位于江苏省无锡市××路××号上汽大通汽车有限公司无锡分公司（以下简称大通无锡分公司）内的相关清洗机机械设备等的现状办理保全证据公证。公证人员与左某及昊中公司工作人员郝某，于2018年9月16日来到大通无锡分公司，进入该公司厂区内的冲压车间，该公司工作人员交给左某一套声称与该机械设备相关的文件资料，由郝某使用公证处经过清洁性检查的照相机，对文件资料进行了拍照。在该公司工作人员指引下，找到相关清洗机机械设备，对该机械设备的现状进行了拍照和录像。山东省济南市齐鲁公证处根据上述公证内容制作了鲁第6706号公证书。公证书所附资料如下：1.订单一份，载明内容为：供应商：济南二机床公司；买方：上海汽车商用车有限公司无锡分公司；交付日期：2013年5月30日；产品包括大型贯通式高速压机线1台。该订单发布日期为2011年12月21日，签字日期为2012年1月12日。2.上海汽车商用车有限公司无锡分公司与济南二机床公司于2011年12月9日签订的清洗机技术协议书（封面载明的印制时间：2011年12月8日）。 大通无锡分公司与济南二机床公司于审理中分别出具书面证明称，鲁第6706号公证书中粘连的四十五张照片中的清洗机系济南二机床公司给大通无锡分公司制造的大型贯通式调整压机线的设备之一，济南二机床公司于2013年5月30日将包括清洗机在内的压机线交付给大通无锡分公司。

原审法院认为：本案争议焦点为：（一）被诉侵权产品是否落入涉案专利权利要求1的保护范围；（二）昊中公司的现有技术抗辩是否成立；（三）众泰公司主张的合法来源抗辩是否成立；（四）刘浩是否应当承担侵权责任。 （一）关于被诉侵权产品是否落入涉案专利权利要求1的保护范围 涉案专利权利要求1可分解为以下A、B、C、D、E、F、G、H共8项技术特征： A.基本结构，包括：安装于清洗机上箱体（2）四个边角处的支架（10）、分别安装于四个支架（10）下方且与下箱体（1）连接固定的四个丝杆升降机（12）以及电机（5）； B.所述电机（5）与四个丝杆升降机（12）上的丝杆升降机输入轴（17）之间连接有同步传动装置，当电机（5）转动时通过同步转动装置驱动四个丝杆升降机（12）同步运动； C.所述同步转动装置包括输入端与电机（5）输出轴相连接的转向器Ⅱ（13）、通过联轴器Ⅰ（6）分别连接于转向器Ⅱ（13）左右两端输出轴上的传动轴（8）、输入端分别通过联轴器Ⅱ（9）连接于传动轴（8）的两个转向器Ⅰ（11）； D.所述的两个转向器Ⅰ（11）分别安装于箱体（2）后端左右两个支架（10）上； E.所述转向器Ⅰ（11）的转向机输出轴（14）上安装有链轮Ⅰ（15）； F.所述两个转向器Ⅰ（11）正下方的两个丝杆升降机（12）的丝杆升降机输入轴（17）上安装有链轮Ⅱ（18）； G.所述链轮Ⅰ（15）与链轮Ⅱ（18）通过链条相连接； H.所述上箱体（2）左端以及右端的两个丝杆升降机（12）的丝杆升降机输入轴（17）通过连接轴（22）相连。 通过技术比对，昊中公司称被诉侵权产品与涉案专利具有以下不同：1.涉案专利技术特征A中，四个丝杆升降机（12）固定于下箱体（1）上；而被诉侵权产品中，升降机固定于上箱体上；2.照片和录像中无法观察到技术特征E、G。对第1点不同，奥图公司认为构成等同侵权。对此，原审法院认为，首先，关于技术特征A中四个丝杆升降机（12）的固定位置，该技术特征的目的在于固定丝杆升降机，而将丝杆升降机固定于上箱体或下箱体对于丝杆升降机的固定效果并无影响，故被诉侵权产品中升降机固定于上箱体与涉案专利相应技术特征系以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征，构成等同。其次，关于技术特征E、G，证据保全的照片和视频中未显示传动装置的具体实施方式，该两项技术特征目的是实现丝杆升降机的运动，被诉侵权产品电机和传动轴的设计与涉案专利相同，并无其他动力装置，故要让丝杆升降机正常工作，传动轴与丝杆升降机之间必然存在传动装置，至于传动装置是否为链轮、链条，并不会对实现丝杆升降机运动的功能效果产生实质性影响，故无论传动装置是否为链轮、链条，均落入涉案专利保护范围。被告虽提出异议，但对于传动装置的具体实施方式又以属于商业秘密为由拒绝披露，对其异议原审法院不予支持。综上，被诉侵权产品的技术特征全部落入涉案专利权利要求1的保护范围。 （二）关于昊中公司的现有技术抗辩是否成立 昊中公司为证明涉案专利技术在申请日前已经通过销售公开而成为现有技术，提供鲁第6706号公证书及上海大通汽车有限公司无锡分公司与济南二机床公司出具的书面证明为证。奥图公司针对上述证据经质证认为，国家知识产权局就涉案专利出具的无效宣告请求审查决定书中对公证书已经作出专业判断，即认为该证据不能作为涉案专利的现有技术使用；大通无锡分公司与济南二机床公司开具的书面证明只有印章，没有经办人的签名确认，证据存在瑕疵，不能作为证据使用。经审查，昊中公司提供的公证书在涉案专利无效审查程序中已经作为现有技术的证据提交，国家知识产权局在无效宣告请求审查决定中认为，设备照片及技术协议书所体现的技术方案能否作为现有技术，取决于其是否于本专利申请日之前公开。公证书中第34、35页铭牌信息中所记载的内容为“date2012.09”,第39、40所显示的出品年月为“12.09”，上述信息仅能体现制造时间，不能表明公开时间；由于技术协议书并非公开出版物，故证据中显示的“2011年12月8日”不能作为该技术协议的公开时间；同时，公证书中所附订单信息中所体现的设备型号与铭牌信息不能一一对应，请求人也未提交上述照片、技术协议书所涉及设备与订单能够相互对应的佐证，故上述订单时间也不能作为公开时间。基于上述理由，公证书不能作为本专利的现有技术使用。对此，原审法院认为，公证书中第34、35、39、40页铭牌信息均为清洗机相关部件的信息，昊中公司也认可清洗机设备本身没有铭牌标识，只有“济南二机床”的标识，因此铭牌信息不能证明整部设备的出厂时间，并且，正如国家知识产权局在无效宣告请求审查决定书中所认为，清洗机上的上述信息也仅能体现制造时间，不能表明公开时间。清洗机技术协议书封面显示的时间为2011年12月8日，订单时间为2011年12月21日，交付日期约定为2013年5月30日。对此，大通无锡分公司与济南二机床公司出具书面证明，证明清洗机生产线的交付时间为2013年5月30日，但两份证明均为本案诉讼过程中所做出，只有公司盖章，没有经办人签名，并且即便上述证明内容属实，也不足以证明清洗机的相关技术方案已经通过使用公开。对昊中公司提出到大通无锡分公司进行现场勘验、调查的申请，原审法院认为已无必要。综上，昊中公司提供的证据不足以证明其清洗机的相关技术方案属于在涉案专利申请日前已经存在的现有技术，对其提出的现有技术抗辩，原审法院不予支持。 （三）关于众泰公司主张的合法来源抗辩是否成立 众泰公司作为被诉侵权产品的使用者，提供了该产品的合法来源渠道，并已支付了合理对价，依法可不承担停止使用并赔偿损失的侵权责任。ABB公司所销售被诉侵权产品来源于昊中公司，有合法进货渠道，并且没有证据证明其主观上知道或者应当知道ABB所销售的产品系侵权产品，ABB公司依法不承担赔偿责任。 （四）关于刘浩是否应当承担侵权责任 奥图公司以刘浩非法下载其板料清洗机设计资料，为昊中公司侵犯其专利权提供便利条件为由，主张其应当对昊中公司的侵权行为承担连带责任。对此，原审法院认为，被诉侵权产品系由昊中公司制造并销售，刘浩并非实施制造、销售涉案专利产品的行为主体，也不存在帮助侵权行为。关于奥图公司主张刘浩非法下载其技术资料的指控，因本案系专利侵权纠纷，涉案专利技术系公开的技术方案，并非技术秘密，故该事由也不属于本案审查范围。综上，奥图公司主张刘浩侵犯其专利权并承担连带责任的诉讼请求，于法无据，原审法院不予支持。 昊中公司未经奥图公司许可，制造、销售与涉案专利产品，构成侵权，应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。因奥图公司提供的证据不足以证明其因被告侵权所受损失、被告侵权所获得利益以及涉案专利许可使用费的情况，原审法院主要考虑以下因素酌情确定赔偿数额：（1）涉案专利的类型为发明专利；（2）被告的侵权性质及情节；（3）涉案专利为一种板材清洗机辊系分离系统，作用是实现辊系自动分享方便取出卡住的板料，在整个板材清洗机中的技术贡献是辅助性的；（4）奥图公司为本案维权支出的必要合理开支。 综上，原审法院依照《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第二十二条第五款、第五十九条第一款、第六十五条、第七十条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第三条、第四条、第十六条第二款，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十五条，《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定（2015修正）》第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：一、昊中公司立即停止制造、销售侵害涉案专利权产品的行为；二、昊中公司于判决生效之日起十日内赔偿奥图公司经济损失共计100万元；三、驳回奥图公司的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费53800元，由奥图公司负担23800元，昊中公司负担3万元。 本院二审中，昊中公司为证明其主张，向本院提交了如下证据： 1.鲁第6705号公证书。拟证明在涉案专利申请日之前，涉案专利技术方案已经被他人使用，被诉侵权产品使用的是现有技术。 2.豫第2810号公证书。拟证明被诉侵权产品使用的是现有技术。 3.孔凌嘉主编的《机械设计》内封面、出版信息页、第116-120页、第173页、第306页。拟证明将链轮链条结构改成锥齿轮结构是一种等同技术替换。 4.鲁第6706号公证书中的设备工程完工终验收单。拟证明公证书中的设备在涉案专利申请日前已验收完工。 奥图公司的质证意见为：对证据1的真实性没有异议，对关联性、合法性不予认可。公证书记载的产品制造时间没有在公证书所拍摄的设备中体现，不能证明公开时间；其技术要点与涉案专利不相关，不能证明涉案专利使用的是现有技术；且该证据的取得时间为2018年9月20日，不能作为新证据使用。对证据2的真实性没有异议，是涉案专利产品的设备，技术方案基本一致，但奥图公司没有许可或要求海马公司公开设备及相关技术方案，该证据不能达到昊中公司的证明目的。对证据3的真实性没有异议，任何设备的动力传输只能是三种方式，该证据不能达到昊中公司的证明目的。对证据4的真实性有异议，该证据不是原件，是彩色复印件，没有济南二机床公司的印章，无法证明金丽蓉的身份，无法达到昊中公司的证明目的。 ABB公司和众泰公司未发表质证意见。 刘浩的质证意见为：对上述证据的真实性、合法性、关联性均无异议。 本院的认证意见为：（一）确认证据1的真实性、合法性。但经比对，被诉落入涉案专利权利要求1保护范围的全部技术特征与证据1中的相应技术特征相比，缺少转向器Ⅱ、链轮、链条及与转向器Ⅱ、链轮、链条相关的技术特征，被诉落入涉案专利权利要求1保护范围的全部技术特征与证据1技术方案中的相应技术特征不相同也不等同，故证据1无法证明待证事实。（二）确认证据2的真实性、合法性。对其证明力将在后文中结合原审其他证据综合予以认定。（三）确认证据3的真实性、合法性，但与二审争议无关。（四）证据4系复印件，真实性难以确认，本院不予采纳。 昊中公司在二审中另提交了鲁第6706号公证书、奥图公司销售清洗机的合同情况表、奥图公司与海马公司、一汽模具制造有限公司、武汉钢铁股份有限公司签订的设备销售合同，拟证明被诉侵权产品使用的是现有技术。经审查，上述证据已在原审中由昊中公司或奥图公司提交，并非二审新证据，但对于其所能证明的原审未予认定的相关事实本院将补充予以认定。 二审中，奥图公司、ABB公司、众泰公司、刘浩均没有提交新证据。 本院经审理查明：原审查明的事实基本属实，本院予以确认。 另查明：原审中，奥图公司提交的《近年来奥图公司销售清洗机的合同情况表》及相关合同记载了奥图公司自2012年1月13日至2018年3月27日销售专利产品的情况。奥图公司在原审中陈述，上述证据用以证明专利产品“2012年-2013年销售额在338万左右，但在2015年涉案专利公开后销售额下降了一半”。其中，涉案专利申请日之前的销售合同情况如下： 合同1：签订日期为2012年1月13日，合同编号为（HMB）HM-2012-006，买方为海马公司，合同价款为245万元（4M在线清洗机壹台）。合同约定，奥图公司应于2012年5月10日前将设备运至海马公司。合同保密条款中约定了奥图公司不得将其与买方合作期间所得到的对方业务情况、商业信息、技术资料等泄露给第三人，但未约定买方对合同所涉机器设备的技术方案负有保密义务。 合同2：签订日期为2013年11月7日，合同编号为JATZ20131107，买方为一汽模具制造有限公司，合同价款为338万元（4000mm清洗机）。交货日期为2014年2月28日。合同约定：“双方对形成合同和执行合同所用的图纸、技术文件等都有保密义务”。 合同3：签订日期为2014年7月21日，合同编号为14EBX402LC01001，甲方为武汉钢铁股份有限公司，合同价款为238万元（1600mm清洗机）。合同未约定保密义务。 再查明：豫第2810号公证书中设备铭牌上显示：“制造商：济南奥图自动化工程有限公司”“出厂日期：2012年6月30日”。海马公司出具了《设备保全巡检表》《设备自主点检表》，其上记载“设备名称：清洗机”，日期最早为2013年3月26日。 又查明：昊中公司于2018年9月21日就涉案专利提出无效宣告请求，其提交的证据未包含豫第2810号公证书及原审中奥图公司提交的己方销售清单、合同等证据。原国家知识产权局专利复审委员会作出维持涉案专利权有效的审查决定后，2019年9月11日，昊中公司就该决定向北京知识产权法院提起诉讼。2021年1月14日，北京知识产权法院判决驳回昊中公司的诉讼请求。昊中公司未提起上诉。

本院认为，综合各方诉辩意见及案件事实，本案二审阶段的争议焦点为：昊中公司主张的现有技术抗辩是否成立；如构成侵权，侵权责任如何承担。 昊中公司上诉主张，豫第2810号公证书、奥图公司在原审中提交的己方销售合同情况表、三份销售合同能够证明涉案专利产品在申请日前已经公开销售，涉案专利技术方案已经处于公开状态，被诉侵权产品使用的是现有技术，昊中公司不构成专利侵权。奥图公司则认为，三份销售合同是奥图公司与他人签订的，不是其他人出售的，不存在他人在先使用的问题，少量的销售方式不能达到公开的状态。此三份销售合同仅出售了涉案专利产品，并未公开涉案专利技术，奥图公司未给出任何有关技术内容的说明，本技术领域的技术人员无法得知其结构、功能或材料成分，不属于使用公开，不应认定涉案专利技术方案进入了公有领域。且第40512号无效宣告请求审查决定明确表示销售的设备不能作为现有技术使用。 对此，本院认为，本案为侵害发明专利权纠纷。因被诉侵权行为发生于****年**月**日以后、2020年6月1日以前，故本案应适用2008年修正的专利法。该法第六十二条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条第一款规定：“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。”据此，当事人主张现有技术抗辩的，应审查当事人主张现有技术抗辩的技术方案是否在专利申请日前已为公众（不特定的人）所知，即处于公众想得知就能够得知的状态；被诉落入专利权保护范围的全部技术特征与现有技术方案中的相应技术特征是否相同或无实质性差异。 本案中，奥图公司主张，其在专利申请日之前销售的产品系由自己销售，并非他人销售，且产品处于客户厂房中，并未对外公开。对此，本院认为，“为公众所知”并不要求实际上已经为公众普遍知悉，只要处于公众想得知就能够得知的状态即可。涉案专利申请日为2014年10月17日，在此之前奥图公司已与案外人签订合同对外销售专利产品，奥图公司在原审中亦明确表示专利产品“2012年-2013年销售额在338万元左右”。奥图公司于2012年1月13日与海马公司签订的合同所涉机器设备于2012年6月30日出厂，约定的交货期为2012年5月10日，且根据海马公司的《设备保全巡检表》《设备自主点检表》上的记载，奥图公司交付海马公司的设备至少在2013年3月26日已投入使用。奥图公司亦未提供证据证明上述设备在专利申请日前并未交付。基于以上事实，足以认定涉案专利产品在专利申请日前已经对外销售。由于奥图公司在与海马公司签订的合同中，并未约定保密义务，也没有证据证明其向海马公司销售的产品处于保密状态，故可以认定相关技术方案在专利申请日前已经处于公众想得知就能够得知的状态。二审中，奥图公司亦确认其在专利申请日前销售给海马公司的产品的技术特征与涉案专利基本一致，且并未指出不同之处。本案可以认定被诉落入涉案专利权利要求1保护范围的全部技术特征与现有技术方案中的相应技术特征相同或无实质性差异。综合以上事实，能够认定被诉侵权产品使用的是现有技术，昊中公司主张的现有技术抗辩成立。 关于奥图公司所主张的其为验证专利产品是否具有市场价值而少量对外销售的证据并不能构成现有技术的意见，本院认为，专利申请人应在获得专利保护与商业获利之间进行取舍。其在专利申请日前几年就对外销售使用专利技术方案的产品，且未采取保密措施，导致专利技术方案在专利申请日前已为公众所知，应承担相应的后果。为验证产品是否具有商业价值而在专利申请日前几年就对外销售并不构成阻却现有技术抗辩的合法理由。故对其上述意见，本院不予采纳。 关于奥图公司所主张的第40512号无效宣告请求审查决定已明确认定销售的设备不能作为现有技术使用的意见，本院认为，本案认定现有技术抗辩成立所依据的证据和事实不同于第40512号无效宣告请求审查决定，故该决定的结论并不影响本案认定。 因本案现有技术抗辩成立，昊中公司的行为不构成对涉案专利权的侵犯，故奥图公司关于侵权责任承担的上诉请求不能成立，本院不予支持。 综上，奥图公司的上诉请求不能成立，应予驳回；昊中公司的上诉请求成立，应予维持。依照《中华人民共和国专利法》（2008年修正）第二十二条第五款、第六十二条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项之规定，判决如下：

一、撤销山东省济南市中级人民法院（2018）鲁01民初1732号民事判决； 二、驳回济南奥图自动化股份有限公司的全部诉讼请求。 一审案件受理费53800元，由济南奥图自动化股份有限公司负担。二审案件受理费60600元，由济南奥图自动化股份有限公司负担。 本判决为终审判决。

审 判 长　原晓爽 审 判 员　徐　飞 审 判 员　孔立明

法官助理　宋　磊 书 记 员　汪　妮