北京长力五金有限公司与北京开源通力电力设备安装工程有限公司通州分公司等侵害商标权纠纷一审民事判决书

北京市西城区人民法院 民 事 判 决 书 (2022)京0102民初5225号 原告：北京长力五金有限公司，住所地北京市大兴区长子营镇周营村村委会西1000米平房。 法定代表人：***，经理。 委托诉讼代理人：***，北京论法律师事务所律师。 委托诉讼代理人：***，北京论法律师事务所律师。 被告：北京首创华业房地产开发有限公司，住所地北京市大兴区团河路北侧六大队大院内。 法定代表人：***，董事长。 被告：北京京辰博大电气工程安装有限公司，住所地北京市丰台区***星园二区13号楼2号平台80**室。 法定代表人：***，董事长。 被告：北京开源通力电力设备安装工程有限公司通州分公司，营业场所北京市通州区***大庞村村委会北500米。 负责人：***。 三被告共同委托诉讼代理人：***，北京市炜衡（兰州）律师事务所律师。 原告北京长力五金有限公司（以下简称长力公司）与被告北京首创华业房地产开发有限公司（以下简称首创公司）、北京京辰博大电气工程安装有限公司（以下简称京辰公司）、北京开源通力电力设备安装工程有限公司通州分公司（以下简称开源公司通州分公司）侵害商标权纠纷一案，本院于2022年2月8日立案后，依法适用普通程序公开开庭，由审判员***独任进行审理。原告长力公司委托诉讼代理人***，被告首创公司、京辰公司、开源公司通州分公司委托诉讼代理人***到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 长力公司向本院提出诉讼请求，请求判令三被告：1.立即停止侵犯第4772750号、第14826763号注册商标专用权，将涉及侵权的**更换；2.赔偿原告经济损失人民币168000元；3.赔偿原告为制止侵权所支付的合理开支75000元；4.承担本案诉讼费。事实与理由：北京长力金盟技术开发有限公司（以下简称金盟公司）经国家知识产权局核准注册了第4772750号注册商标、第14826763号注册商标，核定使用商品为第6类，金属**等。2016年10月14日，金盟公司与北京长力五金制造厂签订《注册商标排他许可使用合同》，许可北京长力五金制造厂使用包括上述注册商标在内共五件注册商标。2019年，金盟公司与北京长力五金制造厂签订《商标转让合同》，将包括上述注册商标在内共五件注册商标转让给北京长力五金制造厂，国家知识产权局于同年9月6日分别颁发了《商标转让证明》。2020年5月13日，北京长力五金制造厂更名为原告长力公司。2019年7月，原告发现位于北京市大兴区北京地铁新机场线大兴新城站东侧沐新路地面**上的字样与图样，与原告生产并享有专用权的商标完全相同，系假冒原告商标的行为。2019年12月12日，经原告申请，北京市方圆公证处对上述带有“长力金盟”商标的**进行证据保全公证。经公证拍照统计，上述区域带有“长力金盟”商标的**共有20个。该工程由被告首创公司开发建设，由被告京辰公司施工，由被告开源公司通州分公司实际安装涉案**。三被告作为建设单位和施工单位，未经原告许可购进内含原告注册商标标识的**并安装在项目相应位置，该项目建成后主要用于销售，且所涉**是该项目的重要组成部分，其购进的所涉**应当视同销售行为，构成对原告商标权益的侵害。使原告遭受了严重的经济损失，故诉至法院。 首创公司、京辰公司、开源公司通州分公司辩称：一、涉案**使用在定向安置房项目小区围墙外的沐新路上，属于公共服务设施，更不可能销售，沐新路上的全部电力设施无偿移交给电力公司。三被告没有销售房屋，也没有销售使用**的电力设施。在市政工程建设中购买**并使用不属于商标法第五十七条销售侵犯注册商标专用权的商品，不构成侵犯注册商标专用权。首创公司将涉案道路工程分包给京辰公司，京辰公司又分包给开源公司通州分公司，分包合同中明确约定分包属于包工包料的方式，采购并安装**的行为是由分包方实施的，与首创公司、京辰公司无关。首创公司、京辰公司并不知道该产品涉嫌侵犯商标权，且按照正常的市场价格支付了对价。开源公司通州分公司并不生产电力**，是在建材市场购买的**，主观上没有侵权的故意。二、在原告起诉前，开源公司通州分公司已经将涉案**全部更换，没有给原告造成经济损失。三、销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任。即使被告构成销售行为，该商品是被告合法取得并说明了提供者，不承担赔偿责任。四、本案原告称**市场销售价1680元，即使按照最高10%利润计算，20个**的利润只有3000多，原告却要求168000元赔偿；被告在原告诉前已经将涉案**更换，涉案**使用时间较短，并未给原告造成经济损失；原告要求的律师费70000元也远超出正常水平，原告要求的赔偿数额畸高，没有法律和事实依据。不同意原告的诉讼请求。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下： 一、涉案商标注册及使用情况 2008年6月21日，国家知识产权局核准注册了第4772750号“”注册商标，核定使用商品为第6类，金属**；金属锁（非电子）；弹簧锁；金属栅栏；公路防碰撞用金属栅栏；金属护栏。注册人为金盟公司，经续展商标有效期至2028年6月20日。2015年9月14日，国家知识产权局核准注册了第14826763号“”注册商标，核定使用商品为第6类，金属**；金属锁（非电）；弹簧锁；金属栅栏；金属栅栏用杆；金属护栏；公路防撞用金属护栏；金属护壁板。注册人为金盟公司，商标有效期至2025年9月13日。2016年10月14日，金盟公司与北京长力五金制造厂签订《注册商标排他许可使用合同》，许可北京长力五金制造厂免费使用包括上述注册商标在内共五枚注册商标。2019年，金盟公司与北京长力五金制造厂签订《商标转让合同》，2019年9月6日国家知识产权局就上述商标向北京长力五金制造厂出具《商标转让证明》。上述两件商标于2020年9月20日变更注册人名义为原告长力公司。 2017年6月至2019年7月期间，北京长力五金制造厂连续三年入围、中标北京朝阳电力实业开发有限公司、北京城区供电开发有限公司等单位电力辅材招标项目。2018年2月至2019年12月期间，北京长力五金制造厂与国网北京市电力公司朝阳供电公司、北京***能电力工程有限公司等公司签订了20余份买卖合同，相关中标、合同中写有工程名称、施工或交货地点的，均为北京地区。原告就此提交了合同及相应发票，标的物均包括供电**，每套**1680元。 二、被控侵权行为 2019年12月12日，北京长力五金制造厂工作人员***、委托代理人***与北京市方圆公证处公证员、工作人员来到位于北京市大兴区北京地铁新机场线大兴新城站沐新路，沿该路向北至该路与团河路交叉口对带有“长力金盟”字样的**进行清点、拍照，上述区域带有“长力金盟”字样的**共有20个。2019年12月20日，北京市方圆公证处对上述公证保全过程出具（2019）京方圆内经证字第31632号《公证书》。 三、被告关于实际施工主体的证据 首创公司提交的《大兴区首创团河定向安置房项目C、D、E、F地块电力工程（低基）合同文件》（2017年8月30日）中载明，发包人为首创公司，承包人为京辰公司，工料测量师为北京华银科技集团有限公司，合同约定工程合同形式为固定总价，在招标图纸及技术标准和要求范围内包干。合同附件《招标图纸问询单》中记载问题或事项为：本工程设计说明中“电缆井要求使用电力专用双层五防**；机动车道为钢制型，人行车道为复合型”；因目前无法确认园内道路规划，需明确是否均为钢制双层五防**。回复为：“均为钢制五防**”。材料清单中包含铸铁**。首创公司还提交了其与京辰公司2019年12月31日签订的《合同结算确认书》和相应发票，确认书中载明合同名称为大兴区首创团河定向安置房项目C、D、E、F地块电力工程（低基），实际竣工期为2019年6月20日。 京辰公司提交了其与开源公司通州分公司签订的《建设工程施工合同》、开源公司通州分公司的工程款申请及对应的票据。《建设工程施工合同》中载明京辰公司将大兴首创团河定向安置房项目电力工程发包给开源公司通州分公司，承包范围为电力管井、电力沟道、埋管等；承包方式为包工包料；承包总价为壹佰万元。京辰公司还提交了开源公司通州分公司负责人出具的证明，开源公司通州分公司在证明中自认大兴新城站东侧沐新路路段中20个电力**由其公司采购安装，采购价格1710元每个。 开源公司通州分公司没有提供其采购安装的**具有合法来源的证据。 四、其他事实 长力公司提交了委托代理合同、律师费发票和公证费发票，合同显示双方约定律师费为两部分，第一部分为70000元代理费，第二部分为生效判决或调解确定金额的5%。律师费发票显示，2021年12月10日，长力公司支付北京论法律师事务所70000元代理费。公证费发票显示，2019年12月26日，北京长力五金制造厂向北京市方圆公证处支付公证费20080元，公证处出具了收费证明，其中本案公证书收费5000元。 另查，2020年5月13日，北京长力五金制造厂变更名称为长力公司。 审理中，原告长力公司确认涉案**全部更换完毕。 以上事实，有当事人陈述、商标注册证、《商标转让证明》、《商标转让合同》、（2019）京方圆内经证字第31632号《公证书》、《大兴区首创团河定向安置房项目C、D、E、F地块电力工程（低基）合同文件》《建设工程施工合同》等证据在卷佐证。 本院认为，结合长力公司提交的证据，可以认定该公司系第4772750号“”注册商标和第14826763号“”注册商标的所有人，在商标的有效期内依法享有注册商标专用权，故其有权提起本案诉讼。 《中华人民共和国商标法》（以下简称商标法）第四十八条规定，本法所称商标的使用是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。本案中，长力公司提交的公证书中载明，在北京市大兴区北京地铁新机场线大兴新城站沐新路，沿该路向北至该路与团河路交叉口中使用了带有“长力金盟”标识的电力**，此种使用具有标明商品来源的功能，属于商标性使用。 根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条规定，商标相同，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，二者在视觉上基本无差别。商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。本案中，沿北京市大兴区北京地铁新机场线大兴新城站沐新路向北至该路与团河路交叉口路段中的电力**上使用的“长力金盟”标识，与原告主张权利的第14826763号“”注册商标相比，二者在视觉上基本无差别，属于相同商标；与原告主张权利的第4772750号“”注册商标相比，其文字的字形、读音相同，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系，属于近似商标。 根据《商标法》第五十七条第（一）项、第（二）项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同或近似的商标，容易导致混淆的，均属侵犯注册商标专用权行为。本案中，长力公司主张权利的商标核准使用商品为第6类，均包括金属**。涉案侵权**中使用了“长力金盟”标识，这些**属于金属**，落入长力公司第4772750号注册商标和第14826763号注册商标核定使用商品范围，因此，在电力**上使用带有“长力金盟”标识的行为，属于侵害商标权的行为。根据三被告的自述及相应的证据，能够证明首创公司系北京市大兴区北京地铁新机场线大兴新城站沐新路向北至该路与团河路交叉口路段的建设单位，由其将涉案路段发包给京辰公司，京辰公司又分包给开源公司通州分公司，路段中20个电力**由开源公司通州分公司采购安装。但开源公司通州分公司未提供涉案**具有合法来源的证据。 对于三被告在被控侵权行为中的地位和作用，本院认为，销售行为指的是通过交易支付对价向他人提供商品或者服务的行为，销售行为的最显著特征是以获得对价的方式出让商品或者服务，出让主体并非商品或者服务的终端使用者，销售并非以赚取差价获得利润为必要条件，体现的应是商品或者服务的流转，但以营利为目的的商品、服务流转必然是销售行为，法律也并未将销售行为限制于单纯的买卖行为。建筑工程合同中也会包含工程范围、建设工期、开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、相互协作等，合同的实际履行过程中均会包含材料、产品、服务的提供和出让行为。从市场主体参与的环节和角色来看，销售作为知识产权权利附着的商品、服务进行流转的重要环节，如果仅仅依据合同形式来确定是否为知识产权法体系中的销售，既与商品、服务流转的事实不吻合，不符合市场规律，亦不利于知识产权主体权利的保护。因此，销售行为不仅应当包括单纯的买卖行为，还应当包含以买卖为组成部分的合同中的商品所有权让渡并流转及服务提供等行为。本案中，首创公司将大兴区首创团河定向安置房项目C、D、E、F地块电力工程（低基）发包给京辰公司，京辰公司又将该工程中的“电力管井、电力沟道、埋管”工作分包给开源公司通州分公司，由开源公司通州分公司将**使用于施工项目中，但开源公司通州分公司未提供涉案**具有合法来源的证据。而在此过程中，开源公司通州分公司通过向京辰公司进行结算工程款的方式、京辰公司通过向首创公司进行结算工程款的方式进行流转，首创公司也并非产品的终端使用主体，而是在收取购房者交付的房款后用于建设，并将相应工程成果交予业主或者其所述的电力部门。因此，首创公司也并非最终使用者，其收取对价，并通过复杂的交易方式将涉案**作为工程的一部分交付终端使用主体以赚取利润，其行为应当认定为包含了销售侵害原告商标权电力**的行为，另，根据《商标法》规定，是否具有侵权故意并不影响是否构成侵犯注册商标专用权的认定，故本院确认三被告的行为构成销售侵权产品的侵害商标权行为，应承担停止侵权、赔偿损失的责任。鉴于原告确认涉案**已全部更换，其要求被告停止侵犯注册商标专用权的诉讼请求已经得以实现，无再判决被告停止侵权的必要。 《商标法》第六十三条第三款规定：“权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿。”在确定赔偿数额时，应当考虑涉案商标的显著性与声誉、侵权行为的性质及侵权行为的地域、侵权商品的数量等因素综合确定。根据原告提交的证据，2017年6月至2019年7月期间，北京长力五金制造厂连续三年中标北京电力企业电力辅材招标项目及与北京电力企业签订了20余份买卖合同，但相关中标、合同中有约定工程名称、施工或交货地点的，均为北京地区，故原告涉案商标商品的使用范围较为固定，加之原告也未提供对其对涉案商标进行宣传、获得奖项的证据，故根据原告提交的证据，涉案商标的知名度局限于北京地区相关行业中。 在权利人的损失及侵权人的获利难以确定的情况下，还应当将涉案商品的市场价值作为确定侵权赔偿数额的重要因素并予以充分考虑，侵权赔偿的数额应当与涉案商品的市场价值相对应。将涉案商品的市场价值纳入赔偿数额确定的因素，也会使得侵权成本提高，从而达到有效防止侵权、制止侵权行为、保护权利人的合法权益的效果。本案中，被告开源公司通州分公司在出具的证明中自认每个**的采购价格为1710元，原告提供的合同中涉案商标实际使用的**商品售价为1680元，故对原告主张的涉案商品的市场价值予以采信。三被告为北京企业，在北京施工，作为相关企业对涉案商标的商品亦应了解知晓，综合考虑以上各方面的因素及侵权**商品的数量，本院认为原告请求法院判令赔偿经济损失的数额过高，本院予以部分支持。 关于合理开支数额，长力公司提交的律师费、公证费票据等证据能够证明长力公司为本案诉讼支付了相应的费用，本院综合考虑上述费用的合理性、必要性和相关性，本院确认三被告应当承担合理开支20000元。 综上所述，依照《中华人民共和国商标法》第四十八条、第五十七条第一款第（三）项、第六十三条第三款之规定，判决如下： 一、被告北京首创华业房地产开发有限公司、北京京辰博大电气工程安装有限公司、北京开源通力电力设备安装工程有限公司通州分公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告北京长力五金有限公司经济损失33600元； 二、北京首创华业房地产开发有限公司、北京京辰博大电气工程安装有限公司、北京开源通力电力设备安装工程有限公司通州分公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告北京长力五金有限公司合理开支20000元； 三、驳回原告北京长力五金有限公司的其他诉讼请求。 如果被告北京首创华业房地产开发有限公司、北京京辰博大电气工程安装有限公司、北京开源通力电力设备安装工程有限公司通州分公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费4945元，由原告北京长力五金有限公司负担3945元（已交纳），由被告北京首创华业房地产开发有限公司、北京京辰博大电气工程安装有限公司、北京开源通力电力设备安装工程有限公司通州分公司负担1000元（于本判决生效后七日内交纳）。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京知识产权法院。 审 判 员　*** 二〇二二年五月六日 法官助理　*** 书 记 员　肖　迪