上诉人某某与上诉人永康市新世纪文化用品有限公司（简称新世纪公司）侵害外观设计专利权纠纷二审判决书

辽宁省高级人民法院

民 事 判 决 书

（2014）辽民三终字第111号

上诉人（原审原告）：***，男，系大连国爱环卫设施有限公司经理，住辽宁省大连市

委托代理人：王盛，辽宁开元来律师事务所律师。

上诉人（原审被告）：永康市新世纪文化用品有限公司，住所地：浙江省永康市前仓镇前仓村。

法定代表人：胡勇，总经理。

委托代理人：徐关寿，男，住浙江省杭州市，系浙江杭州金通专利事务所有限公司专利代理人。

上诉人***与上诉人永康市新世纪文化用品有限公司（简称新世纪公司）侵害外观设计专利权纠纷一案，均不服大连市中级人民法院（2012）大民四初字第68号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。***的委托代理人王盛，新世纪公司的委托代理人徐关寿到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原审法院查明：2010年3月1日，***向国家知识产权局提出“果皮箱（路街Ⅱ型）”外观设计专利申请。同年9月15日，国家知识产权局授予其外观设计专利权证书。外观设计名称：“果皮箱（路街Ⅱ型）”，专利号：ZL201030115901.8，专利权人：***。该专利附有六幅图片（包括主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图、仰视图），简要说明处载明，与现有设计相比，本外观设计和设计要点在于形状设计；指定主视图为最能表明设计要点的图片。主视图显示：该外观设计产品为双桶果皮箱，分为箱盖、箱架与箱桶三部分。箱盖呈扁矩形（），箱盖下方中部有一个外部轮廓近似长方体、中间呈椭圆形的小垃圾盒（）；箱架呈长方形，下方有一条细长的横向支架连接两侧的纵向支架，横向支架略高于地面，位于箱桶下方，支架之间呈“H”形，纵向支架边缘与箱盖外缘平齐，主视图未体现纵向支架的支脚；箱桶高度约占整体高度的三分之二，箱桶上方中部有一凸出的分隔结构，桶身转折处及中部均有两条竖线。后视图除箱桶右侧上方有一圆形结构外，其他均与主视图相同。左视图显示：箱盖侧面呈帽型，中部拱起，两边为扁沿，底部为平面，箱盖外边缘略长于下方长方体（小垃圾盒）的边缘；箱架纵向支架上端与箱盖底部相连，下端与支脚相连，呈倒“T”形，支脚为扁矩形（），箱桶上方凸出的分隔结构比箱桶短；箱桶上方有一圆形结构。右视图箱桶上方没有圆形结构，其他均与左视图相同。俯视图显示：箱盖呈长方形，上、下方各有一条横线。仰视图显示：箱架底部由长方形框架构成，中间有两条细长的横向支架，支脚与箱桶宽度相同，箱桶截面为中部边较长两侧边较短的八边型，看不见内胆。该专利现处于有效期内。

2010年5月15日，大连市慈善总会、大连市城建局举办“美化滨城大连，建设宜居城市”新式果皮箱捐赠仪式，并在大连慈善网、大连天健网进行报道，均附有新式果皮箱的照片。该果皮箱由***担任法定代表人的国爱公司生产。

2012年2月14日，大连正融工程造价咨询有限公司受大连市城建局的委托，对其所需的区域垃圾容器进行国内公开招标，招标内容共分A、B、C、D四个包，其中D包为不锈钢果皮箱（3500个）。招标文件对果皮箱的箱体结构及尺寸（包括外形尺寸、投口空间、封闭烟缸、内胆尺寸、材料、箱体底部固定、地面安装等）、工艺要求（不锈钢板的厚度、龙骨用料、箱体面板切割技术、烟缸投口成型技术）及功能特点均作出具体要求，并要求投标人提供垃圾箱的样品，如投标人未按要求提供样品或者所提供的样品不满足招标文件要求的，按废标处理。关于果皮箱的功能特点部分共有五项要求：（1）造型美观，使用方便，简洁实用；（2）不锈钢材质具有强度高，防腐、防锈等特点，延长使用寿命；（3）垃圾箱内置2个内胆，具有垃圾分类回收功能，方便垃圾回收再利用；（4）顶盖采用圆弧设计，防雨、防风、防尘；（5）顶盖侧板采用激光切割技术，保证弧度与尺寸精准。评标方法中，基本评分标准包括价格（占40%）、技术（技术响应与招标文件要求的符合程度、产品主要材料性能和品质，占48%）及商务（投标人业绩、售后服务方案，占12%）。具体而言，投标产品技术响应与招标文件要求的符合程度指产品整体尺寸（箱体、内胆、框架尺寸）、产品制作（烟缸投口制作、箱体表面制作）。所投产品主要材料性能和品质指框架、箱体、产品配件及内桶的性能和品质。

参与D包投标的公司共有13家，包括***担任法定代表人的国爱公司及新世纪公司新世纪公司。2012年3月9日，新世纪公司新世纪公司以最低价270.2万元中标。至2012年7月，3500个果皮箱均已在大连市路街两旁安装完毕。

在招投标过程中，所有投标样品均存放于大连市城建局下属的大连市环境卫生管理处（简称环卫处）。***承认其在招投标过程中看到过新世纪公司的样品，并称曾经向招标人及新世纪公司提出过异议，但未提交证据予以证实。

2012年4月13日，***就涉案外观设计专利向国家知识产权局申请进行专利权评价，该局于2012年4月26日进行形式审查，并于6月11日出具《外观设计专利权评价报告》，结论为：全部外观设计未发现存在不符合专利权条件的缺陷。具体说明和解释为：“判断外观设计专利是否符合专利法第二十三条第一款和第二款的规定时，应当基于外观设计专利产品的‘一般消费者’的知识水平和认知能力进行评价。‘一般消费者’是一个虚拟的主体，作为果皮箱的一般消费者，应当对本专利申请日之前的相同或者相近种类的产品及其常用设计手法具有常识性的了解，对外观设计产品之间在形状、图案以及色彩上的区别具有一定的分辨力，但不会注意到产品的形状、图案以及色彩的微小变化。本专利共提交六幅视图，从投影关系看，存在主视图、后视图与左视图、右视图在产品底部投影关系不对应的缺陷，主视图、后视图中产品两侧竖杆底部应包含表达左视图、右视图中的底部支脚的小横线段，已提交的主视图、后视图虽然存在形式缺陷，但属于局部微小瑕疵，并不足以影响产品外观设计保护范围的确定。……从检索到的现有设计状况来看，由箱盖、箱架、箱桶构成的双桶垃圾桶为此类产品的常见形状，一般消费者会更关注产品各部位具体形状。未发现与本专利相同或实质相同的对比设计，亦未发现本专利与其他现有设计或者现有设计特征的组合相比不具有明显区别的情形”。

2012年8月1日，***向法院提起诉讼，要求新世纪公司赔偿其经济损失100万元，并明确表示不要求新世纪公司停止侵权。在本案审理过程中，***、新世纪公司均表示不追加大连市城建局作为当事人参加诉讼。

2012年8月22日，新世纪公司针对涉案专利向专利复审委员会提出无效宣告请求，同年8月27日，专利复审委员会予以受理。2013年6月3日，该复审委员会作出第20765号无效宣告请求审查决定，维持专利权有效。决定要点为：对于本案所示公共场所所用果皮箱以及相近种类的垃圾箱而言，箱桶、箱盖、箱架为其常规组成部分，一般消费者对各部分的具体形状会予以特别关注，涉案专利与现有设计虽然具有相同的组成部分，各个组成部分的位置比例关系接近，而且箱架形状相近，但箱桶和箱盖形状的显著差别对二者整体视效果已构成显著影响，因此其不属于实质相同的外观设计，且具有明显区别。

2012年8月23日，***向大连市西岗区公证处提出证据保全申请。当日上午9时，公证人员及***的委托代理人王盛来到位于大连市鞍山路15－8的环卫处，由***委托代理人对环卫处的外部场景、环卫处大厅及大厅中摆放的果皮箱样品的实物外观进行了拍照，共拍摄照片十张。大连市西岗区公证处于2012年9月5日出具（2012）西证民字第675号公证书。公证书所附十张照片分别为环卫处外部场景、环卫处大厅（果皮箱样品摆放于中央）、果皮箱样品主视图、后视图、左视图、右视图（各一张）、俯视图、仰视图（各两张），在俯视图上可见果皮箱箱盖上粘贴有“永康市新世纪文化用品有限公司（投标样品）”字样。

庭审中，***并未提供新世纪公司生产的果皮箱实物。但新世纪公司承认（2012）西证民字第675号公证书所附照片除了不能体现果皮箱箱桶可以翻转以外，对于果皮箱的形状、构造等均能够真实反映。2013年7月26日上午，法院组织双方当事人对安装在审判法庭门口的涉案果皮箱进行现场勘验，该果皮箱与（2012）西证民字第675号公证书所附照片中的果皮箱一致，双方均无异议。

通过将涉案果皮箱与授权外观设计比对，涉案果皮箱从正面角度观察，箱盖呈“”状，箱盖底部边缘略宽于纵向支架；从侧面角度观察，底部支脚呈“”状；从俯视角度观察，果皮箱箱盖为圆角矩形（）；从仰视角度观察，支脚长度短于箱筒，在箱筒底部有四个横条，可见两个内胆。除以上差异外，涉案果皮箱的其他设计特征与授权外观设计均相同。

本案在审理过程中，***向原审法院申请对涉案果皮箱进行成本造价鉴定。辽宁冠宇资产评估有限公司接受委托后，以委托事项不属于评估公司的工作范畴为由，将案件退回。此后，立信事务所接受委托，于2013年8月13日作出《5号鉴定报告》，鉴定结论为涉案果皮箱的工程造价为1973814.80元。原审法院向双方当事人送达后，新世纪公司提出书面异议，立信事务所在作出书面《答复函》的同时，又出具了一份《7号修正报告》，鉴定结论为涉案果皮箱的工程造价为2036483.24元。鉴于新世纪公司对《7号修正报告》仍有异议，原审法院通知鉴定人出庭作证。庭审中，鉴定人承认在鉴定报告上盖章的人员均未进行现场勘验，勘验工作由两位不具有鉴定资质的工作人员进行；在《7号修正报告》中未附定额标准及市场调研与询证资料，未附成本单价的计算明细表，且招标代理费计算错误。对此鉴定人的解释为：两份鉴定报告的标准不同，文字及附属材料以《5号鉴定报告》为准，最终鉴定结论以《7号修正报告》为准；由于工作疏忽未附具体计算明细表，误将货物招标代理费按工程招标代理费计算。

对于上述两份鉴定报告，***认为二者的表达形式不同，《7号修正报告》不是对《5号鉴定报告》的修正，但二者结论基本一致，因此，同意对《7号修正报告》的缺陷进行补充鉴定。而新世纪公司则认为其对《5号鉴定报告》提出质证意见后，鉴定机构草率地作出《7号修正报告》，该报告的形式、内容均不具有合法性，没有定价标准，对修正的内容亦未作出说明。其不同意补充鉴定，也不同意重新鉴定。

2013年11月20日，***再次向原审法院申请对涉案果皮箱制作安装工程（单个）进行成本造价鉴定，原审法院未予准许。

原审法院认为，《专利法》第十一条第二款规定：“外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品”，******是授权外观设计“果皮箱（路街Ⅱ型）”（专利号：ZL201030115901.8）的专利权人，其专利在有效期内，依法应受到法律保护。

《专利法》第五十九条第二款规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计”，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（简称《解释》）第八条对此进一步规定为：“在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围”，授权外观设计的产品为果皮箱，而被诉侵权设计亦用于果皮箱，故可认定被诉侵权设计与授权外观设计用于相同的产品上。授权外观设计的设计要点在于形状设计，主视图为最能表明设计要点的图片。通过主视图可以看出，授权外观设计果皮箱主要由箱盖、箱架、箱桶三部分构成，在箱盖下有一个小垃圾盒，两个箱桶之间通过隔断进行分割，箱桶高度约占整体高度的三分之二。主视图虽未显示出箱盖、箱桶的具体结构特点，但通过左、右视图，可看出箱盖呈中部拱起、两边为扁沿的帽型结构，通过仰视图，可看出箱桶呈中部边较长两侧边较短的八边型结构。上述部位在产品正常使用时属于容易被直接观察到的部位，因此对整体视觉效果更具有影响。将被诉侵权产品与授权外观设计相比对，上述部位的主要特征完全相同。二者在箱盖的边角形状、箱盖底部边缘与纵向支架的宽度、底部支脚的形状、长度、箱筒底部横条的数量等处虽存在差异，但上述差异对于整体视觉效果并不产生实质性影响。因此，以一般消费者的眼光，对授权外观设计与被诉侵权设计进行要部观察、整体判断后，二者在整体视觉效果上基本相同，无实质性差异，应认定两者近似。至于新世纪公司所提到的被诉侵权产品的箱体能够翻转45度角的问题，该特征属于功能性特征，涉案专利的设计要点在于形状设计，故该特征不在考虑之内。综上，根据《解释》第八条之规定，被诉侵权设计已落入涉案授权外观设计专利权的保护范围。新世纪公司未经专利权人许可，在其制造、销售的果皮箱上采用与***享有专利权的外观设计近似的设计，已构成对该专利权的侵犯，应承担相应的民事责任。

新世纪公司辩称，涉案外观设计图片存在明显缺陷，导致其保护范围不明确。根据国家知识产权局出具的《外观设计专利权评价报告》显示，“六幅视图，从投影关系看，存在主视图、后视图与左视图、右视图在产品底部投影关系不对应的缺陷，主视图、后视图中产品两侧竖杆底部应包含表达左视图、右视图中的底部支脚的小横线段”，但是，“主视图、后视图虽然存在形式缺陷，属于局部微小瑕疵，并不足以影响产品外观设计保护范围的确定”，新世纪公司对该报告的真实性、合法性及关联性均无异议，故其关于涉案专利保护范围不明确的抗辩不能成立。

新世纪公司辩称，被控侵权产品是依现有设计制造的产品，并提交网页内容打印件及视频为证。所谓“现有设计”，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。***专利申请日为2010年3月1日，而新世纪公司提交的证据显示果皮箱捐赠时间为2010年5月15日，晚于***专利申请日，况且该果皮箱系***担任法定代表人的国爱公司依据专利而生产，如果新世纪公司承认被控侵权产品系“现有设计”的应用，那么，等于承认其生产的果皮箱与国爱公司依据专利生产的果皮箱相同或近似，显然与其“被控侵权产品与涉案专利具有明显区别”的辩解相矛盾。

新世纪公司辩称，从招标、投标、开标、中标至安装过程中，***均未提出异议，新世纪公司实施涉案专利得到专利权人的默认许可。***虽未能提交证据证实其向新世纪公司及招标人提出过异议，但其在新世纪公司中标后即向法院提起诉讼，已表明其对新世纪公司实施涉案专利的行为有异议，不同意新世纪公司实施其专利，故新世纪公司此点辩解不能成立。

新世纪公司辩称，被控侵权产品系依据招标文件要求而制作。招标文件虽然对果皮箱的箱体结构、尺寸、工艺、功能等方面提出了要求，但并未明确限定果皮箱的具体形状，亦未提供设计图纸，故新世纪公司此点辩解亦不成立。

***要求新世纪公司赔偿经济损失100万元，但并未提交证据证明其因被侵权所受到的实际损失。原审法院根据其申请，委托鉴定机构对涉案果皮箱进行成本造价鉴定。鉴定机构先后出具了《5号鉴定报告》及《7号修正报告》，鉴于两份鉴定报告在程序及结论上均有瑕疵，本院未予采信。在同一鉴定机构已两次出具鉴定报告的情况下，新世纪公司不同意再次由其进行补充鉴定，对该意见本院予以采纳。关于***再次申请对“涉案果皮箱制作安装工程（单个）进行成本造价鉴定”的问题，***认为涉案果皮箱的单个售价已经确定，如果鉴定出单个成本，即可确定侵权人所获得的利益。《专利法》第六十五条规定：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。……”，《解释》第十六条进一步明确为：“人民法院依据专利法第六十五条第一款的规定确定侵权人因侵权所获得的利益，应当限于侵权人因侵犯专利权行为所获得的利益”，即该“利益”系指侵权人因侵犯专利权行为所获得的利益，侵权人的利润与“因侵权所获得的利益”在本质上是有区别的，二者之间是否一致应视具体情况而定。本案中，涉案果皮箱作为一种摆放于公共场所的环卫设施，其主要作用在于保持卫生，营造干净、整洁的室外环境。因此，应以实用、方便、耐用为主，美观次之。招标文件中将产品整体尺寸、产品制作及主要材料性能和品质作为主要评分标准，亦说明了上述问题。涉案专利为果皮箱的外观设计，其对实现果皮箱的销售利润可以起一定作用，但并非绝对的、全部的作用，即不能将果皮箱的销售利润完全视为因外观设计专利权所产生的利润。综上，原审法院认为，即使对单个果皮箱的制作安装工程作出成本造价鉴定，也无法依据该鉴定意见直接计算出侵权人因侵犯专利权行为所获得的利益，从降低诉讼成本、节约诉讼资源、防止诉讼拖延的角度考虑，不再启动重新鉴定程序。

关于赔偿经济损失的数额，根据《专利法》第六十五条之规定，在权利人的损失、侵权人获得的利益难以确定、无专利许可使用费予以参照的情况下，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定赔偿的数额。具体到本案，考虑到以下因素：1、涉案专利为外观设计，其专利附加值在新世纪公司所获得的利益中仅占一定比例，并非全部；2、新世纪公司在13家参与投标的公司中以270.2万元的最低价中标；3、***在看到新世纪公司样品后，明知新世纪公司侵害其专利权，却未及时制止，导致侵害专利权的行为由许诺销售转化为销售，对损害后果的进一步扩大起一定作用；4、机加工行业的平均利润率等，本院酌情确定赔偿数额为20万元。

综上所述，依照《》第第二款、第二十三条第四款、第第二款、第六十条、第六十五条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第九条、第十条、第十一条、第十六条之规定，判决：一、永康市新世纪文化用品有限公司自本判决生效后十日内赔偿******经济损失20万元；二、驳回***的其他诉讼请求。永康市新世纪文化用品有限公司如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《》第之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费13800元、财产保全费5000元，合计18800元，由***负担7800元，永康市新世纪文化用品有限公司负担11000元。

宣判后，***、新世纪公司均不服，分别向本院提起上诉。***上诉称：一、《专利法》明确规定了确定侵犯专利权赔偿数额依据的顺序，本案侵权所获利益能够确认，不应自由裁量。二、原判决以“两份鉴定报告在程序及结论上均有瑕疵”为由未予采信是草率的，上诉人认为鉴定报告没有重大瑕疵，个别遗漏可通过补充材料弥补修正。三、原判决“侵权人的利润与因侵权所获得的利益在本质上是有区别的，二者之间是否一致应视具体情况而定”的认定是适用法律错误。四、原判决认为“案涉果皮箱……应以实用、方便、耐用为主，美观次之。……不能将果皮箱的销售利润完全视为因外观设计专利权所产生的利润”，是对法律规定的曲解。请求撤销原判，依法改判支持上诉人全部诉请。

新世纪公司辩称，不同意***的上诉请求。

新世纪公司上诉称：一、一审判决认定被控侵权果皮箱与涉案外观设计专利构成两者近似，缺乏事实依据。二、一审判决对被控侵权产品系现有设计实施的抗辩不予支持，是不公正的。三、一审判决赔偿20万元人民币与事实不符，赔偿额畸高。

***辩称，不同意新世纪公司的上诉请求。

本院经审理查明的事实与原审查明事实一致。

本院认为：本案争议焦点：1、被控侵权果皮箱与涉案外观设计专利是否构成近似；2、被控侵权产品系现有设计实施的抗辩应否支持；3、原审判决的赔偿数额是否适当。

1、关于被控侵权果皮箱与涉案外观设计专利是否构成近似问题。《专利法》第五十九条第二款规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计”，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条规定：“在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围”，本案被诉侵权设计与授权外观设计用于相同的产品即果皮箱上。以一般消费者的眼光，对授权外观设计与被诉侵权设计进行要部观察、整体判断后，二者在整体视觉效果上基本相同，无实质性差异，原审认定两者近似并无不当。

2、新世纪公司关于被控侵权产品系现有设计实施的抗辩应否支持问题。“现有设计”，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。***专利申请日为2010年3月1日，而新世纪公司提交的证据显示果皮箱捐赠时间为2010年5月15日，晚于专利申请日，故新世纪公司关于被控侵权产品系现有设计实施的抗辩不应支持。

3、关于原审判决的赔偿数额是否适当问题。***主张本案采用鉴定报告能确定侵权所获利益，不应自由裁量。但本案中一方面鉴定报告存在瑕疵，另一方面涉案专利为果皮箱的外观设计专利，该专利对实现果皮箱的销售利润仅可以起一定的作用，因此不能将果皮箱的销售利润完全视为因外观设计专利权所产生的利润，无法依据该鉴定意见直接计算出侵权人因侵权所获得的利益。根据《专利法》第六十五条之规定，在权利人的损失、侵权人获得的利益难以确定、无专利许可使用费予以参照的情况下，原审法院根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，具体考虑到涉案专利为外观设计，其专利附加值在被告所获得的利益中仅占一定比例，并非全部；新世纪公司在13家参与投标的公司中以270.2万元的最低价中标；***在看到新世纪公司样品后，未及时制止，导致侵害专利权的行为由许诺销售转化为销售，对损害后果的进一步扩大起一定作用；机加工行业的平均利润率等因素，酌情确定赔偿数额为20万元并无明显不当。

综上，根据《专利法》第十一条第二款规定：“外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品”，***作为授权外观设计“果皮箱（路街Ⅱ型）”（专利号：ZL201030115901.8）的专利权人，其专利在有效期内，依法应受到法律保护。新世纪公司未经专利权人许可，在其制造、销售的果皮箱上采用与原告享有专利权的外观设计近似的设计，已构成对该专利权的侵犯，应承担相应的民事责任。上诉人的上诉理由缺乏法律及事实依据，不予支持。

综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费27600元，由***承担13800元，永康市新世纪文化用品有限公司承担13800元。

本判决为终审判决。

审　判　长　屈　　　昕

代理审判员　陈　洪　军

代理审判员　金　　　莹

二〇一四年七月三十日

书　记　员　林斌（代）