江苏苏美达集团有限公司、江苏苏美达机电有限公司侵害商标权纠纷二审民事判决书

福建省高级人民法院

民 事 判 决 书

（2016）闽民终809号

上诉人（原审原告）：江苏苏美达集团有限公司，住所地江苏省南京市长江路**号。

法定代表人：蔡济波，总经理。

委托诉讼代理人：李斌，福建合众天成律师事务所律师。

委托诉讼代理人：陈光华，福建合众天成律师事务所律师。

上诉人（原审原告）：江苏苏美达机电有限公司，，住所地江苏省南京市长江路**号**楼

法定代表人：彭原璞，董事长。

委托诉讼代理人：李斌，福建合众天成律师事务所律师。

委托诉讼代理人：陈光华，福建合众天成律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：福安市森威机电有限公司，住，住所地福建省福安市坂中乡留安村安市新优种苗场）。

法定代表人：李小华，总经理。

委托诉讼代理人：游元粦，福建三通律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：福建艺林广告有限公司，住，住所地福建省福州市台江区**中路状元楼**层**室织机构代码证号码：

法定代表人：赵晨艳，总经理。

上诉人江苏苏美达集团有限公司（以下简称苏美达集团公司）、江苏苏美达机电有限公司（以下简称苏美达机电公司）因与被上诉人福安市森威机电有限公司（以下简称森威机电公司）、福建艺林广告有限公司（以下简称艺林公司）侵害商标权纠纷一案，不服宁德市中级人民法院（2015）宁民初字第605号民事判决，向本院提起上诉。本院于2016年5月27日立案后，依法组成合议庭，开庭进行了审理。上诉人苏美达集团公司、苏美达机电公司的委托诉讼代理人李斌、陈光华，被上诉人森威机电公司的委托诉讼代理人游元粦到庭参加诉讼。被上诉人艺林公司经本院传票传唤未到庭参加诉讼，本院依法进行缺席审理。本案现已审理终结。

苏美达集团公司、苏美达机电公司上诉请求：1.撤销（2015）宁民初字第605号民事判决；2.依法改判认定被上诉人在户外广告上擅自使用“SUMECFIRMAN”、“FIRMANSPG”、“ECFIRMAN”标识，构成侵犯上诉人注册商标专用权行为和不正当竞争行为；并判令被上诉人向上诉人赔偿经济损失（包括为制止侵权行为支出的合理费用）共计20万元；3.判令被上诉人承担一、二审全部诉讼费用。

事实和理由：

（一）一审判决以被上诉人使用本案标识为商标许可使用为由，适用《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第四十七条第二款规定，认定被上诉人不构成商标侵权认定事实不清，适用法律错误。1.被上诉人使用本案标识为商标许可使用，不能成立。一审森威公司提交了福安市萨瓦福吉电器有限公司出具的商标使用许可授权证明，但没有证据证明被上诉人的该商标使用许可在国家商标局备案，不得对抗善意第三人，本案被上诉人使用涉案标识为商标使用许可不能成立。森威公司与萨瓦福吉公司的股东、法定代表人、住所均相同，表明两家公司实际为同一公司，萨瓦福吉公司出具的商标使用许可授权证明，明显缺乏证明力。2.被上诉人使用本案标识，主观恶意明显，不属于注册商标宣告无效后不具有追溯力的法定情形。森威公司明知许可使用的商标已于2014年12月31日被裁定宣告无效，仍于2015年2月6日设立户外广告牌使用本案标识，明显违反了《商标法》第七条规定的商标使用应当遵循诚实信用原则，因此，被上诉人使用本案标识，不属于《商标法》第四十七条第二款规定的情形。3.被上诉人在广告中实际使用的本案标识与其主张授权使用的商标明显不一致，其实际使用的本案标识与上诉人注册商标相近似，构成商标侵权。

（二）一审判决认定被上诉人使用“FIRMANSPG”标识不构成商标侵权，存在明显认定事实错误和漏审。1.被上诉人使用的“FIRMANSPG”标识，并非萨瓦福吉公司授权使用的商标，而该标识与上诉人在发电机商品上的第3453518号、第6337486号注册商标相近似，显然构成商标侵权。对此，一审法院明显漏审。2.一审法院认为被上诉人在发电机（组）上宣传“FIRMANSPG”标识与上诉人第7373341号注册商标核准使用柴油机、汽油机、内燃机等，不属于类似商品，是事实认定错误。发电机（组）是指其他形式的能源（动力）转换成电能的机械设备，它必须要与动力设备（汽油机、柴油机）配套成机组，汽油机、柴油机是发电机不可缺少的重要组成部分。实践中，汽油机、柴油机和发电机在功能、用途、生产工艺、销售群体、销售渠道上都是基本相同或紧密联系的。根据类似商品认定的相关司法解释，汽油机、柴油机和发电机应当属于类似商品。因此，森威公司使用“FIRMANSPG”标识的行为，构成对上诉人第7373341号注册商标的侵犯。

（三）一审法院存在漏审，程序违法。“SUMEC”和“FIRMAN”不仅仅是上诉人的发电机等机电产品注册商标，上诉人的发电机等机电产品及其产品展示、代理上长期将该两个商标并排使用为“SUMECFIRMAN”标识，并享誉国内外，因此，该标识是上诉人发电机等机电产品的特有名称。而被上诉人使用本案标识中的“SUMECFIRMAN”标识，显然与上诉人使用的标识基本相同，被上诉人的行为也构成不正当竞争行为。上诉人的一审诉请中包括请求认定被上诉人使用本案标识构成不正当竞争行为。然而，一审判决中明显遗漏对该诉请的审理认定，属于程序错误。

森威机电公司辩称：

（一）在户外广告牌上使用“ECFIRMAN”、“SUMECECFIRMAN”标识已经事先取得商标注册人福安市萨瓦福吉电器有限公司合法有效的授权。商标许可使用是否备案都不影响商标的授权使用。被上诉人不具有侵权的恶意，不承担侵权责任。商标后来被宣告无效，但森威公司是在判决生效之前授权使用，仍属无过错使用。与福安市萨瓦福吉电器有限公司授权使用的商标基本无差别。

（二）上诉人注册的“FIRMANspg”核定使用的商品为汽油机、柴油机等，与本案户外广告牌上使用标识的发电机产品不属于同类商品，二者不构成相同或类似商品，即使福安市森威机电有限公司在该广告牌上使用“FIRMANSPG”商标与上诉人该注册商标构成近似，也不属于商标侵权行为。

（三）本案从一审立案到开庭审理均是围绕侵害商标权，上诉人也从未主张发电机的特有名称是什么。实际上通用汽油机与发电机存在本质区别，本案不涉及不正当竞争事宜，一审法院不存在漏审。

苏美达集团公司、苏美达机电公司向一审法院起诉请求：1.认定森威机电公司、艺林公司在户外广告上擅自使用“SUMECFIRMAN”、“FIRMANSPG”、“ECFIRMAN”标识，构成侵犯苏美达集团公司、苏美达机电公司注册商标专用权行为和不正当竞争行为；2.森威机电公司、艺林公司向美达集团公司、苏美达机电公司赔偿经济损失（包括为制止侵权行为支出的合理费用）共计20万元；3.森威机电公司、艺林公司承担本案诉讼费。

一审法院认定事实：1993年2月10日，国家工商行政管理局商标局核准注册中国机械设备进出口总公司江苏公司申请的第629213号“SUMEC”商标，核定使用商品类别为第7类，注册有效期至2003年2月9日，后经续展注册至2023年2月9日。2006年12月14日，上述商标转让给江苏苏美达集团公司、江苏苏美达成套设备工程有限公司等七公司。2015年4月7日，商标注册人变更为包括苏美达集团公司、苏美达机电公司在内的四家公司。2004年7月28日，国家工商行政管理局商标局核准注册江苏苏美达机电国际贸易有限公司申请的第3453518号“FIRMAN”商标，核定使用商品类别为第7类，注册有效期至2014年7月27日，后经续展注册至2024年7月27日。2008年5月14日，商标注册人变更为苏美达机电公司。2010年2月28日，国家工商行政管理总局商标局核准注册苏美达机电公司申请的第6339486号“FIRMAN”商标，核定使用商品类别为第7类，注册有效期至2020年2月27日。2010年12月28日，国家工商行政管理总局商标局核准注册苏美达机电公司申请的第7373341号“FIRMANspg”商标，核定使用商品类别为第7类，注册有效期至2020年12月27日。1995年2月28日，国家工商行政管理局商标局核准注册中设江苏机械设备进出口公司申请的第778596号“SUMEC”商标，核定使用商品类别为第35类，注册有效期至2005年2月27日，后经续展注册有效期至2025年2月27日。2015年4月7日，上述商标注册人变更为苏美达集团公司在内的七家公司。另查明，2013年2月21日，国家工商行政管理总局商标局依法核准注册第10307248号“ECFIRMAN”商标和第10307234号“SUM”商标，上述注册人均系福安市萨瓦福吉电器有限公司。2013年4月20日，福安市萨瓦福吉电器有限公司将上述两件注册商标依法授权给森威机电公司使用。2014年12月31日，国家工商行政管理总局商标评审委员会对“ECFIRMAN”商标、“SUM”商标予以无效宣告。后福安市萨瓦福吉电器有限公司不服，请求撤销上述无效宣告裁定，北京知识产权法院于2015年8月19日作出行政判决书，驳回福安市萨瓦福吉电器有限公司的诉讼请求。福安市萨瓦福吉电器有限公司不服提出上诉，2015年11月20日，北京市高级人民法院作出终审行政判决，维持了北京知识产权法院的一审行政判决。2015年2月6日，森威机电公司委托艺林公司在福建省宁德市蕉城区与福安市交界的高速公路边上设置大型户外广告牌，上面有发布“SUMECFIRMAN”、“ECFIRMAN”、“FIRMANspg”等标识，后苏美达机电公司就此向福安市工商行政管理局进行投诉，经福安市工商行政管理局要求，艺林公司于2015年10月21日拆除上述广告。

一审法院认为：根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第九条第一款第四项的规定，已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的事实，无需当事人举证证明。业已生效的北京市高级人民法院（2015）高行知终字第3826号、第3837号行政判决书认定：福安市萨瓦福吉电器有限公司申请注册的“ECFIRMAN”、“SUM”商标与引证商标“SUMEC”、“FIRMAN”、“FIRMAN”已构成使用在同一种或者类似商品上的近似商标。故森威机电公司在广告牌上使用“SUMECFIRMAN”、“ECFIRMAN”等标识，同样也构成使用在同一种或者类似商品上的近似商标，其行为是不当的。但是根据《中华人民共和国商标法》第四十七条第二款的规定：宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。森威机电公司、艺林公司系在商标注册人福安市萨瓦福吉电器有限公司授权使用期间发布广告使用相关“SUMECFIRMAN”、“ECFIRMAN”标识，且在上述标识被生效判决宣告无效之前即拆除广告，不再使用上述标识，故根据商标法第四十七条的有关规定，应认定宣告注册商标无效的裁定对于本案使用许可合同不具有追溯力，另森威机电公司、艺林公司也并非相关涉案商标注册人，故苏美达集团公司、苏美达机电公司认为森威机电公司、艺林公司使用“SUMECFIRMAN”、“ECFIRMAN”标识的行为构成侵权的主张，依据不足，不予支持。至于森威机电公司、艺林公司在广告牌上使用“FIRMANspg”标识是否构成侵权的问题。商标侵权纠纷案件中，判断被控侵权标识与主张权利的注册商标是否构成近似，应在考虑注册商标的显著性、市场知名度的基础上，对比两者文字的音、形、义，图形的构图及颜色，或者文字及图形等各要素的组合等因素，对两者的整体、主体部分等起到主要识别作用的要素进行综合判断，从而得出两者是否易使相关公众产生混淆的结论。根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条的规定，商标法第五十二条第（一）项规定的类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品；第十二条同时规定，人民法院依据商标法第五十二条第（一）项的规定，认定商品或者服务是否类似，应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断；《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考。苏美达机电公司注册的“FIRMANspg”商标核准使用商品类别为：柴油机、汽油机、内燃机等，而森威机电公司是在发电机上宣传使用“FIRMANspg”标识，在《类似商品和服务区分表》中，汽油机被列入第0738（内燃动力设备）群，而发电机组则被列入0748[马达（包括发电机、电动机、船用马达，不包括车辆用的马达）及各类马达零部件]群第（一）部分，其下的特注标明：1.本类似群各部分之间商品不类似；2.本类似群第（二）部分商品与0738商品类似。可见根据《类似商品和服务区分表》的界定，两者不属于类似商品。即使进一步综合比较两者的功能用途等方面，也没有足够的依据可以作出两者属于类似商品的认定：汽油机是一种以汽油为燃料而产生动力的机械装置，本身不能单独使用，必须与其他实现功能性的机器组合使用。而被控侵权发电机组则可以单独使用，不必安装在其他设备上，两者功能用途显然不同。同时，也没有足够的依据可以认定两者在生产部门、销售渠道和消费对象范围上存在重合，或根据相关公众对商品的一般认识足以认为两者存在特定联系，容易造成混淆。由此，无法认定被控侵权发电机组与苏美达机电公司注册商标核定使用商品中的汽油机属于类似商品。故苏美达集团公司、苏美达机电公司认为森威机电公司在同一种或者类似商品上使用“FIRMANspg”标识，显然依据不足，不应得到支持。综上，苏美达集团公司、苏美达机电公司系“SUMEC”商标的权利人，苏美达机电公司系“FIRMAN”、“FIRMAN”、“FIRMANspg”商标的权利人，其合法权益应当受到法律保护。但当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明，现苏美达集团公司、苏美达机电公司提供的证据不足以证明森威机电公司、艺林公司因在同一种或者类似商品上使用其注册商标标识的行为构成侵权，故苏美达集团公司、苏美达机电公司的相关主张，依据不足，不予支持。据此，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《中华人民共和国商标法》第四十七条第二款、最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款、第十条第（三）项、第十一条第一款、第十二条的规定，判决：驳回江苏苏美达集团有限公司、江苏苏美达机电有限公司的诉讼请求。案件受理费4300元，由江苏苏美达集团有限公司、江苏苏美达机电有限公司负担。

本院经审理查明，一审法院认定的事实基本正确。

本院认为：

苏美达集团公司、苏美达机电公司诉称森威机电公司在户外广告上使用的标识涉嫌侵犯其注册商标专用权，其并没有进一步举证证明森威机电公司生产、销售或使用环节有涉嫌侵犯其注册商标专用权，因此，本院仅就森威机电公司是否涉嫌许诺销售商标侵权进行评判。

（一）关于森威机电公司在户外广告上使用“”、“”标识，是否侵犯苏美达集团公司、苏美达机电公司注册商标专用权的问题。根据2013年4月20日福安市莎瓦福吉电器有限公司与福安市森威机电有限公司签订的注册商标授权书，福安市莎瓦福吉电器有限公司将注册号为10307248的“ECFIRMAN”及注册号为10307234的“SUM”商标授权给福安市森威机电有限公司使用，期限至2023年2月20日。福安市莎瓦福吉电器有限公司、福安市森威机电有限公司均属法律上的独立主体，双方之间签订的商标使用许可合同并未违反相关法律规定，可以认定其效力，且商标使用许可未经备案并不影响商标使用许可合同的效力。因此，苏美达集团公司、苏美达机电公司关于涉案商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人的主张，事实和法律依据不足，不予支持。虽然涉案注册号为10307248的“ECFIRMAN”及注册号为10307234的“SUM”的商标于2014年12月31日被国家商标评审委员会裁定宣告无效，但北京市高级人民法院于2015年11月20方作出宣告无效的生效行政判决。在生效判决作出前，上述商标仍属于效力待定状态，森威机电公司亦无法预见涉案授权商标是否会被最终无效，且现有证据不足以证明其明知被许可使用的商标已被宣告无效仍恶意使用。森威机电公司在宣告无效裁定生效前，且在合法授权使用期限内，在户外广告上使用“”、“”标识的行为，是基于其被授权使用的“ECFIRMAN”、“SUM”商标。虽然森威机电公司在广告上实际使用的是“”、“”，但“”仅是对“ECFIRMAN”商标中字母“F”中的一横设计成一个点，“”是将“SUM”和“ECFIRMAN”商标组合使用，上述使用方式仍应属对注册商标的合理使用范畴，且在苏美达机电公司向福安市工商行政管理局投诉后，艺林公司于2015年10月21日拆除了涉案广告，该时间早于北京高院的终审判决时间。因此，根据本案现有证据，不足以证明森威机电公司、艺林公司在涉案商标被宣告无效的行政判决生效前，于授权范围及期限内在户外广告上正当使用“ECFIRMAN”、“SUM”商标的行为具有侵犯苏美达集团公司、苏美达机电公司注册商标专用权的故意，构成对其商标专用权的侵犯。苏美达集团公司、苏美达机电公司关于森威机电公司在户外广告上使用“”、“”标识侵犯其注册商标权的上诉主张，事实和法律不足，不予支持。

（二）关于森威机电公司在广告上使用“FIRMANSPG”标识是否侵犯苏美达机电公司第3453518号“FIRMAN”、第6339486号“”、第7373341号“”注册商标权的问题。首先，苏美达机电公司第3453518号“FIRMAN”、第6339486号“”商标，其构成文字均为英文“Firman”，其含义为勒令，字母个数为6个，而“FIRMANSPG”标识字母个数为9个，且其属无具体含义的臆造词，在标识的整体构成上与“FIRMAN”不足以认定为近似，因此，森威机电公司在广告上使用的“FIRMANSPG”标识与苏美达机电公司第3453518号“FIRMAN”、第6339486号“”商标标识不构成近似，不容易造成相关公众的混淆误认，不构成对苏美达机电公司第3453518号“FIRMAN”、第6339486号“”注册商标专用权的侵犯。其次，苏美达集团公司、苏美达机电公司第7373341号“”注册商标，其核准使用商品类别为：柴油机、汽油机、内燃机等，而森威机电公司的宣传广告是将“FIRMANSPG”标识使用在发电机产品上，根据《类似商品和服务区分表》的规定，柴油机、汽油机、内燃机被列入第0738“内燃动力设备”类似群，而发电机组则被列入0748“发电机、非陆地车辆用马达和引擎及其零部件”类似群第（一）部分，其下标注：1.本类似群各部分之间商品不类似；2.本类似群第（二）部分与0738商品类似。《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考，且根据本案现有证据，不足以认定两者在功能、用途、生产部门、销售渠道及消费对象上，根据相关公众的一般认知会误认为两者存在特定联系，容易造成混淆。因此，森威机电公司广告宣传的发电机产品与苏美达机电公司第7373341号“”注册商标核准使用商品不属于类似商品，在广告上使用“FIRMANSPG”标识的行为不构成侵权。苏美达集团公司、苏美达机电公司上诉认为森威机电公司在广告上使用“FIRMANSPG”标识侵犯苏美达机电公司第3453518号“FIRMAN”、第6339486号“”、第7373341号“”注册商标权的上诉主张，事实和法律依据不足，不予支持。

（三）关于森威机电公司在户外广告上使用“”标识是否构成不正当竞争的问题。苏美达集团公司、苏美达机电公司还主张“”标识系其生产的机电产品特有名称，但其并没有提供足够的证据证明。相反，对森威机电公司在广告上使用“”标识的许诺销售行为，据上述（一）部分的相关分析，该行为属于对其获得授权的“ECFIRMAN”、“SUM”商标的正当使用，在不构成商标侵权的情况下，亦不构成不正当竞争行为。苏美达集团公司、苏美达机电公司上诉认为森威机电公司在户外广告上使用“”标识的行为构成不正当竞争的上诉理由，事实和法律依据不足，不予支持。

艺林公司作为广告发布的受托方，在委托人森威机电公司未侵权的情况下，其相关行为亦不构成侵权。苏美达集团公司、苏美达机电公司的相关上诉主张，不予支持。

综上，苏美达集团公司、苏美达机电公司的相关上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实基本清楚，适用法律基本正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费4300元，由上诉人江苏苏美达集团有限公司、江苏苏美达机电有限公司负担。

本判决为终审判决。

审　判　长　　黄从珍

代理审判员　　李　然

代理审判员　　吴广强

二〇一六年十二月三十日

书　记　员　　陈美婷

本案适用法律条款：

《中华人民共和国民事诉讼法》

第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：

（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；

（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；

（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；

（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。

原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。

第一百七十一条第二审人民法院对不服第一审人民法院裁定的上诉案件的处理，一律使用裁定。