上海某某照明集团有限公司与某某侵害外观设计专利权纠纷二审民事判决书

上海市高级人民法院 民 事 判 决 书 （2022）沪民终585号 上诉人（原审被告）：上海**照明集团有限公司，住所地上海市青浦区徐泾镇联民路1881号12幢1层B区112室。 法定代表人：***，执行董事。 委托诉讼代理人：**新，******事务所律师。 被上诉人（原审原告）：***，男，1982年2月22日出生，汉族，住江苏省镇江市丹徒区丹徒新城香格里拉庄园18幢。 委托诉讼代理人：***，北京市盈科（广州）律师事务所律师。 上诉人上海**照明集团有限公司（以下简称上海**公司）因与被上诉人***侵害外观设计专利权纠纷一案，不服上海知识产权法院（2021）沪73民初604号判决，向本院提起上诉。本院于2022年9月23日立案后，依法组成合议庭公开进行了审理。上诉人上海**公司的委托诉讼代理人**新与被上诉人***的委托诉讼代理人***到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 上诉人上海**公司提出上诉请求：撤销一审判决，改判驳回***的原审全部诉讼请求。事实与理由：1.被诉侵权产品未落入被上诉人涉案外观设计专利权保护范围，侵权指控不成立。涉案专利前段、两侧、灯具发光部分、前段与底部和灯具的主体部分的连接、底部与灯杆连接处的设计、散热片外形等均不相似，故被控侵权产品与涉案专利之间存在诸多实质性差异，被控侵权产品外观设计未落入涉案专利权保护范围。2.一审法院在认定事实上采取双重标准，据此作出被控侵权产品合法来源不能成立的错误认定。对上诉人进行合法来源抗辩评判时要求其提交的证据材料中产品信息必须与被控侵权路灯上粘贴的合格证载明的产品技术信息对应；被上诉人提交的证据中“模组路灯头”“120WLED”的表述可以证明是被控侵权产品，而上诉人提交的证据中“LED路灯”“五组120W”“四组120W”“三组80W”以及使用路段的表述却不能证明上诉人采购的产品是被控侵权产品。3.一审判赔金额过高。被控侵权产品采购时间发生在2013年、2014年，一审判决以2017年、2018年的许可费标准计算2013年的损失赔偿数额不合理。 被上诉人***辩称：1.被控侵权产品落入涉案专利权保护范围，因此一审判决认定侵权无误，二审法院应予维持。2.一审判决认定上诉人系被控侵权产品的生产者，进而否定其合法来源抗辩的结论，符合事实和法律规定，二审应予维持。3.一审判决参照许可使用费确定赔偿金额无误，且有证据佐证，二审法院应予维持。 ***向一审法院提出诉讼请求：判令被告赔偿原告经济损失及为维权所支出的合理费用共计人民币930,800元（以下币种同）。事实和理由：原告系名称为“模组路灯头”、专利号为ZL200930026343.5的外观设计专利（以下简称涉案专利）的专利权人，涉案专利有效期自2009年2月5日至2019年2月4日。2018年12月，原告发现安徽省宣城市泾县的某些路段装有与涉案专利外观近似的路灯，经现场清点，案涉路段路灯灯头附有“上海**照明集团有限公司”铭牌的共有1,101盏。原告认为被告未经许可实施了涉案专利，侵害了原告享有的专有权，故向法院起诉，请求判如所请。庭审中，原告明确其诉请中包含合理费用5万元，系律师费、公证费和差旅费。 上海**公司一审辩称：1．被诉侵权产品的外观与涉案专利不相似；2．被诉侵权产品并非被告制造，而是从案外人安徽**光电科技股份有限公司（以下简称安徽**公司）处购得，具有合法来源；3．涉案专利仅涉及灯的外壳，对产品价格的贡献度低；4．原告未提供合理支出的凭证。因此，被告认为其未实施被诉侵权行为，不应承担赔偿责任。 一审法院认定事实： 一、关于原告主张的权利方面的事实 涉案专利名称为“模组路灯头”，申请日为2009年2月5日，授权公告日为2009年12月16日，专利号为ZL200930026343.5，专利权人为**。涉案专利外观设计照片显示：涉案专利的路灯头整体呈扁平的长方体，**装部和发光部组成，发光部整体为外缘上部呈弧线形突出的矩形，正面设有由7个较小矩形发光区组成的矩形发光区，发光部背面为横条纹状的散热片；安装部向中间具有弧线收缩，中间整体为凸起的梯形，梯形中部有一圆形安装孔。 **于2017年5月18日出具《专利转让补充说明》，该说明载明：鉴于本人已将外观专利200930026343.5的全部权利，包括针对该专利自授权公告之日起所发生的侵权行为追究侵权责任的权利，转让给***。根据双方约定，专利权转让完成后，***有权以自己的名义，以及委托任何第三方，针对发生于任何时间之侵犯该专利权的行为开展维权行为。国家知识产权局2017年12月11日出具的《专利登记簿副本》记载，涉案专利的权利人变更为原告，著录项目变更生效日为2017年7月5日。 2017年8月16日，国家知识产权局作出第33028号无效宣告审查决定书，维持涉案专利权有效。该专利目前届满终止失效。 二、关于被告被诉侵权行为的事实 2018年12月21日，原告向江苏省南京市钟山公证处申请对其察看、清点相关道路上路灯的行为进行证据保全。同年12月22日，江苏省南京市钟山公证处的两名公证人员与原告来到宣城市泾县的相关道路，依原告的要求，公证人员使用携带的专用数码相机对泾县相关道路上的路灯以及道路现状进行拍照。公证员现场使用办公手机的地图功能截屏保存现场地图。江苏省南京市钟山公证处为此于2019年1月3日出具了（2019）***经内字第71号公证书。该公证书有3份附件，附件1系依据现场拍照及现场截图数据保存WORD文档打印所得，附件2系依据现场清点路线绘制示意图所得，附件3系附件1WORD文档数据刻录光盘所得。根据上述公证书的记载，经现场清点，相关道路上的路灯头附有“上海**照明集团有限公司”铭牌的共有1,034盏，附有“江苏瑞丰光电科技有限公司”铭牌的共有124盏，无铭牌的共有67盏。审理中，被告确认除附有“江苏瑞丰光电科技有限公司”铭牌的路灯外，公证书记载的其余路灯均由其安装。上述公证书所附照片显示：附有“上海**照明集团有限公司”铭牌路灯的路灯头发光区分别由5个、4个或3个模组组成的不同样式，“上海**照明集团有限公司”铭牌标注的信息包括：“合格证”“型号”“生产日期”等，标示的生产日期有的为2013年、有的为2014年。 将上述公证书所附被控侵权产品的照片显示的产品外观与涉案专利进行比对，原告认为两者的主要区别仅在于发光区的模组数量不同，涉案专利设计由7个若干较小的矩形发光区组成，而被控侵权产品由5个若干较小的矩形发光区组成，整体视觉效果无实质性差异，两者构成近似。被告认为被控侵权产品的外观与涉案专利相比，被控侵权产品由5个、4个或3个较小的矩形发光区组成，而涉案专利由7个较小的矩形发光区组成；被控侵权产品发光部顶端呈波浪线，而涉案专利呈整体弧线；被控侵权产品背面散热板整体呈波浪形，而涉案专利是平面；两者安装部与发光部的比例不同。因此，两者不构成近似。 三、其他相关事实 原告（甲方）与南京美时美克电器有限公司（乙方）于2017年9月22日签订《专利许可使用协议》，协议约定的内容包括：甲方以普通许可的方式许可乙方使用涉案专利，期限自2017年9月22日至2019年2月4日，乙方向甲方支付许可使用费数额为每套800元，产品制造和销售过程中产生的费用由乙方自行负责。国家知识产权局就上述协议出具了专利实施许可合同备案证明，载明的备案日期为2017年12月12日。原告于2018年2月2日、2018年8月10日、2019年2月1日先后收到南京美时美克电器有限公司支付的专利许可使用费168,000元、48,000元、53,600元。 原告（甲方）与常州市***灯饰有限公司（乙方）于2017年10月29日签订《专利许可使用协议》，协议约定的内容包括：甲方以普通许可的方式许可乙方使用涉案专利，期限自2017年10月29日至2019年2月4日，乙方向甲方支付许可使用费数额为每套800元，产品制造和销售过程中产生的费用由乙方自行负责。国家知识产权局就上述协议出具了专利实施许可合同备案证明，载明的备案日期为2018年1月9日。原告于2017年12月29日、2018年9月5日，先后收到常州市***灯饰有限公司支付的专利许可使用费96,000元、56,000元。 原告主张本案中应以上述《专利许可使用协议》约定的每套800元的许可使用费乘以其经公证现场清点的被控侵权产品的数量1,101盏来计算被告应承担的损失赔偿数额。 以上事实，有原告提交的涉案外观设计专利证书、《专利登记簿副本》、《专利转让补充说明》、第33028号无效宣告审查决定书、（2019）***经内字第71号公证书、原告分别与南京美时美克电器有限公司、常州市***灯饰有限公司签订的《专利许可使用协议》、专利实施许可合同备案证明、账户交易明细清单及当事人**等证据所证实。 被告为证明被控侵权产品来源于安徽**公司提交了其作为承包方就安徽省泾县相关路段路灯工程分别与发包方泾县住房和城乡建设委员会、泾县经济开发区投资开发有限责任公司签订的协议书，其作为需方与供货方安徽**公司签订的产品供销合同、产品采购合同及付款凭证、入库单，原告对被告提交的上述证据的真实性无异议，但认为上述证据中并无产品型号、外观等信息，故对上述证据与本案的关联性不予认可。对此，一审法院认为，被告提交的上述证据中确无产品型号、外观信息，无法与原告经公证清点的被控侵权路灯上粘贴的合格证上载明的信息相对应，故对被告提交的上述证据的证明力不予采信。 一审法院认为，本案被诉侵权行为发生于2020年10月17日修正的《中华人民共和国专利法》（自2021年6月1日施行，以下简称现行专利法）施行之前，且涉案专利有效期至2019年2月4日，在现行专利法施行之前已经失效，故本案仍应适用2008年12月27日修正的《中华人民共和国专利法》（以下简称2008年修正的专利法）。 原告是涉案专利的专利权人，在涉案专利有效期内，任何单位或者个人未经权利人许可，不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、**销售、销售、进口其专利产品，否则属于侵害外观设计专利权的行为，依法应当承担相应的民事责任。 一审法院认为，本案的争议焦点在于：1.被控侵权产品是否落入原告涉案专利权的保护范围；2．被告主张的合法来源抗辩能否成立；3．如果构成侵权，被告应承担的民事责任。 关于争议焦点一，一审法院认为：根据2008年修正的专利法及其司法解释的规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，应当认定被诉侵权设计落入外观设计专利权的保护范围。外观设计相同或者近似的判断应以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响。被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。 本案中，被控侵权产品与原告涉案专利产品均为路灯头，系相同种类产品。经比对，被控侵权产品的外观设计与涉案专利的相同点在于两者均为整体呈扁平的长方体，**装部和发光部组成，发光部正面发光区为矩形，安装部中部有一圆形安装孔。两者主要存在以下区别：1．被控侵权产品由5个、4个或3个较小的矩形发光区组成，而涉案专利由7个较小的矩形发光区组成；2．被控侵权产品发光部上缘呈拱桥形，而涉案专利呈弧形突出；3．从侧面观察，被控侵权产品背面散热板略呈波浪状，而涉案专利是平面。由于涉案专利的设计要点在于发光区的分区及背面设计、安装部的形状，而发光区模组数量的区别只会导致灯具的长度略有差异；灯头上部弧度形状的差异属于细微的差别，被控侵权产品背面散热板的侧面是产品正常使用时不容易被直接观察到的部位，因此，上述差异的存在不足以对整体视觉效果产生实质性影响，一审法院认定被控侵权产品的外观设计与涉案专利构成近似，落入涉案专利权的保护范围。 关于争议焦点二，一审法院认为：被告主张被控侵权产品是从安徽**公司处购得，但基于上述已经说明的对于被告提交的相关证据的认证意见，被告提交的证据不足以证明其主张。同时，退一步而言，即便如被告所称被控侵权产品系其从安徽**公司处购得，但原告提交的公证书所附照片反映经其现场清点的路灯，除附有“江苏瑞丰光电科技有限公司”铭牌和无铭牌的，其余路灯都粘贴有合格证，合格证上印有被告的企业名称，由此可见，被告已对外明示其系该部分被控侵权产品的制造者；且专利法规定的合法来源抗辩并不适用于制造行为，故被告主张的合法来源抗辩不能成立。 关于争议焦点三，一审法院认为：被告未经权利人许可，生产、销售落入涉案专利权保护范围的产品，侵害了原告享有的专利权，原告的涉案专利权已经到期，因此，被告应当承担赔偿损失的民事责任。根据2008年修正的专利法第六十五条的规定，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。本案中，未有证据证明原告因被侵权所遭受的损失或者被告因侵权所获得的利益，原告主张以其分别与南京美时美克电器有限公司、常州市***灯饰有限公司签订的《专利许可使用协议》中约定的每套800元的许可使用费乘以其经公证现场清点的被控侵权产品的数量1,101盏来计算损失赔偿数额，符合上述法律规定。被告认为上述《专利许可使用协议》签订于2017年、2018年，而被告安装被控侵权产品的时间为2013年、2014年，故上述《专利许可使用协议》约定的许可费不能作为本案损失赔偿数额计算的依据。对此，本院认为，由于并没有证据证明上述《专利许可使用协议》签订时被控侵权产品的价格高于2013年、2014年的产品价格；且即便上述《专利许可使用协议》签订时被控侵权产品的价格高于2013年、2014年的产品价格，但因原告提交的《专利许可使用协议》签订的时间已临近涉案专利的有效期届满日，而被告安装被控侵权产品的时间离涉案专利的有效期届满日尚远，此种情形下，被告安装被控侵权产品时涉案专利的价值显然远高于上述《专利许可使用协议》签订时涉案专利的价值，故原告主张以《专利许可使用协议》中约定的每套800元的许可使用费作为计算损失赔偿的依据，可予以支持。结合涉案专利的类型、侵权行为的性质和情节、专利许可的性质等因素，本院酌情确定按原告提交的《专利许可使用协议》约定的许可费计算赔偿数额。关于被控侵权产品数量的确定，原告主张经现场清点的侵权产品为1,101盏，其中包括贴有“上海**照明集团有限公司”合格证的路灯1,034盏和无铭牌的路灯67盏，被告对上述路灯由其安装并无异议。如前所述，对于贴有“上海**照明集团有限公司”合格证的路灯1,034盏应当认定由被告制造；另67盏路灯在被告承认由其安装且未指出与贴有“上海**照明集团有限公司”合格证的路灯的外观存在区别及来源不同情况下，根据民事诉讼高度盖然性的证明标准，可以认定亦由被告制造。因此，一审法院依据上述认定的许可费和被控侵权产品的数量，确定被告应承担的经济损失赔偿数额为880,800元。 原告对其主张的合理费用，虽未提交证据，但其在本案中确有律师费、公证费和差旅费支出，一审法院遵循公平原则，以合理、必要为考量因素，酌情予以确定。 综上，依照《中华人民共和国专利法》（2008年修正）第十一条第二款、第五十九条第二款、第六十五条第一款，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第十条、第十一条，一审法院判决：一、被告上海**照明集团有限公司应于判决生效之日起十日内赔偿原告***经济损失及合理费用共计910,000元；二、驳回原告***的其余诉讼请求。一审案件受理费13,108元，由原告***负担147元，被告上海**照明集团有限公司负担12,961元。 二审中，上诉人上海**公司与被上诉人***均未提交新证据。 本院经审理查明，一审法院认定事实属实，本院予以确认。 本院认为，本案二审的争议焦点在于：一、被控侵权产品设计是否落入涉案外观设计专利权的保护范围；二、上诉人上海**公司的合法来源抗辩是否成立；三、一审法院判赔金额是否合理。 一、被控侵权产品设计是否落入涉案外观设计专利权的保护范围 本案中，被控侵权产品的外观设计与涉案专利的相同点在于两者均为整体呈扁平的长方体，**装部和发光部组成，发光部正面发光区为矩形，安装部中部有一圆形安装孔。两者主要区别在**形发光区的模组数量、灯头上部形状、背面散热板侧面形状。由于涉案专利的设计要点在于发光区的分区及背面设计、安装部的形状，而发光区模组数量和灯头上部形状属于细微的差别，背面散热板的侧面是产品正常使用时不容易被直接观察到的部位。因此，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断，被控侵权产品的外观设计与涉案专利在整体视觉效果上没有实质性差异，两者属于近似的外观设计，被控侵权产品设计落入涉案外观设计专利权的保护范围。一审法院的相关认定无误，上诉人上海**公司的相关上诉理由不能成立，本院不予支持。 二、上诉人上海**公司的合法来源抗辩是否成立 2008年修正的专利法第七十条规定，为生产经营目的使用、**销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。本案中，上海**公司提供的与供货方安徽**公司签订的产品供销合同、产品采购合同及付款凭证、入库单等证据中，无产品型号与外观等信息，无法与被控侵权路灯合格证上载明的信息相对应，故无法证明被控侵权产品的合法来源。***提交的公证书所附照片反映经其现场清点的路灯，除附有“江苏瑞丰光电科技有限公司”铭牌和无铭牌的，其余路灯都粘贴有合格证，合格证上印有上诉人上海**公司的企业名称，上述证据显示上诉人上海**公司是被控侵权产品的制造者，故本院对其关于合法来源抗辩的主张不予支持。 三、一审法院判赔金额是否合理 2008年修正的专利法第六十五条规定，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。本案中，***因侵权所受到的损失及上海**公司因侵权所获利益均难以确定，一审法院参考***与南京美时美克电器有限公司、常州市***灯有限公司签订的《专利许可使用协议》中约定的每套800元的专利许可使用费，综合考虑涉案专利类型、侵权行为性质、情节、被控侵权产品的数量、被控侵权产品的专利许可费等因素，酌情判定上海**公司赔偿***经济损失及合理维权费用910,000元并无不当。上海**公司的相关上诉理由不能成立，本院不予支持。 综上所述，上诉人上海**公司的上诉请求不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费人民币12,900元，由上诉人上海**照明集团有限公司负担。 本判决为终审判决。 审判长　徐　俊 审判员　张　莹 审判员　*** 二〇二三年三月二十一日 书记员　*** 附：相关法律条文