上海开捷门窗幕墙工程有限公司与上海开捷门窗住总有限公司侵害商标权纠纷民事一审案件民事判决书

上海市徐汇区人民法院

民 事 判 决 书

（2020）沪0104民初18073号

原告：上海开捷门窗幕墙工程有限公司，住所地上海市松江区。

法定代表人：许家友，董事长。

委托诉讼代理人：何琦，北京市隆安律师事务所上海分所律师。

被告：上海开捷门窗住总有限公司，住所地上海市普陀区。

法定代表人：滕明鑫，董事长。

委托诉讼代理人：唐敏杰，北京大成（上海）律师事务所律师。

委托诉讼代理人：张真，北京大成（上海）律师事务所律师。

原告上海开捷门窗幕墙工程有限公司（以下简称开捷幕墙公司）与被告上海开捷门窗住总有限公司（以下简称开捷住总公司）侵害商标权纠纷一案，本院于2020年7月21日立案后，根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，依法适用普通程序，由审判员独任审理，于2020年12月8日、2021年7月6日公开开庭进行了审理。原告开捷幕墙公司、被告开捷住总公司的委托诉讼代理人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

开捷幕墙公司向本院提出诉讼请求，请求判令开捷住总公司：1．立即停止侵害第XXXXXX3号、第XXXXXX2号（以下统称涉案两商标）注册商标许可使用权；2．赔偿开捷幕墙公司经济损失300万元；3．赔偿开捷幕墙公司合理开支51，300元（律师费20，000元、公证费31，300元）。庭审中，开捷幕墙公司表示涉案侵权行为于2020年12月8日停止，故申请撤回第一项诉讼请求，本院予以准许。

事实和理由：1998年3月28日、2000年3月28日，涉案两商标经核准先后注册，至今有效，注册人为上海A有限公司（以下简称A公司）。2008年12月16日，开捷幕墙公司与A公司签订合同，获得涉案两商标的排他使用许可。经持续使用、推广宣传，涉案两商标在建筑领域已具有较高知名度。开捷住总公司多年来一直与开捷幕墙公司从事相同的门窗生产、销售、施工业务，完全了解涉案两商标，然其在非金属门窗和金属门窗上大量使用涉案两商标，获得高额侵权利润。开捷幕墙公司认为，开捷住总公司的行为侵害其对涉案两商标享有的专有许可使用权，且违反《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条规定（如能适用商标法保护则不再主张不正当竞争行为），根据其支付许可费的两倍及开捷住总公司的获利，主张300万元的经济损失。其中按许可费的计算依据为2009年开捷幕墙公司改制时就无形资产的评估价格为149万元，该价格作为商标许可的对价，经多年经营有所增值，故按评估价格的两倍主张300万元；按侵权获利的计算方式为涉案公证书显示开捷住总公司销售侵权商品的项目总金额约7，172万元，乘以20％的行业平均利润率，再乘以30％的商标贡献率。如上述计算方式不被采纳，则主张适用法定赔偿，参考因素为开捷住总公司对外签订合同金额、侵权持续时间、侵权范围及主观明知。

开捷住总公司辩称，不同意开捷幕墙公司的全部诉讼请求。理由如下：第一，开捷住总公司使用涉案商标有历史原因，其之前系A公司的子公司，多年来延续使用，直至2017年8月接到工厂所在地市场监督管理局的投诉，才知晓A公司的股权已经出售给个人，自此未再使用；其次，开捷幕墙公司本案主张的第XXXXXX3号商标核定使用在非金属门窗商品上，开捷住总公司不生产该类型门窗，公证保全的均系金属门窗。开捷住总公司目前均系为阿鲁克、YKK等品牌做代工，该些门窗并非开捷品牌，使用在门窗保护膜上的标识并非商标性使用，起不到识别商品来源的作用；再次，开捷幕墙公司主张的赔偿计算方式缺乏依据，该公司与A公司的商标许可合同注明不收取许可使用费，开捷住总公司的利率率基本在1％-2％，贴在保护膜上的商标价值非常低。

当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对于当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。

根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：

一、原、被告企业基本情况

A公司成立于1997年1月6日，开捷幕墙公司、开捷住总公司原均系其子公司。

开捷幕墙公司成立于1997年5月26日，经营范围包括各类建筑幕墙、门窗、建筑装饰装修工程的设计、施工；各类幕墙、门窗的生产等。2009年2月，A公司转让其持有的开捷幕墙公司90％股权，受让方为上海B有限公司（以下简称B公司），转让价格为621.8003万元。2009年4月15日，A公司出具备忘录，载明其与B公司就股权转让款达成共识：净资产为332万元，无形资产按原审计价149万元不变，但包含“开捷”文字、图案商标权的转让。

开捷住总公司成立于1997年5月15日，经营范围为门窗生产加工及安装服务、幕墙及钢结构生产加工及安装服务等，原股东为A公司、上海XX集团）总公司。2005年11月7日公司召开股东会，形成决议如下：2005年7月31日所有者权益（净资产）为303余万元，A公司转让开捷住总公司70％的股权、上海XX集团）总公司转让开捷住总公司30％的股权，转让后该两公司均不再拥有开捷住总公司的股权。

二、涉案两商标注册及许可使用情况

1998年3月28日、2000年6月28日，A公司经核准先后注册涉案两商标，商标图样均为“/”，核定使用商品分别为第19类“非金属门，非金属窗，非金属建筑材料”、第6类“金属门，金属窗，金属建筑材料”，经续展，该两商标目前均在有效期内。

2008年12月16日，A公司（甲方）与开捷幕墙公司（乙方）签订商标许可合同，约定甲方许可乙方在中华人民共和国地域范围内，在包括涉案两商标在内的授权商标核准使用的商品范围内，给予乙方除甲方以外的独占排他使用许可。许可使用期限自协议签署之日起至各商标专用权期满之日止，如续展，许可期限相应顺延。乙方可在许可使用期限内免费享有授权商标的许可使用，甲方不向乙方收取许可使用费。

2010年6月22日，A公司（甲方）与开捷幕墙公司（乙方）再次签订商标使用许可合同，约定内容同2008年合同。2010年10月15日，国家工商行政管理总局商标局就开捷幕墙公司使用涉案两商标的使用许可合同进行备案，许可期限分别为2010年6月1日至2018年3月27日、2010年6月27日至2020年6月26日。

2015年第2期行业协会会刊《上海玻璃》、《中国XX协会年鉴2015年卷》刊载开捷幕墙公司的企业宣传介绍，介绍页面使用“/”商标。

2019年10月14日，A公司（甲方）与开捷幕墙公司（乙方）又签订商标使用许可合同，约定甲方将包括涉案两商标在内的多个商标许可乙方使用，许可使用商品范围同注册范围，许可使用形式为排他许可，许可使用期限自2019年10月14日起至商标注册有效期止。国家知识产权局发布第XXXXXX2号商标使用许可备案公告，许可人为A公司、被许可人为开捷幕墙公司，许可使用期限自2020年6月28日至2030年6月27日。

2020年4月10日，A公司出具情况说明表示，开捷幕墙公司与其签订许可合同，获得涉案两商标的排他使用许可，并在商标局进行了许可合同备案，本案由开捷幕墙公司进行起诉且一切赔偿归于该公司。

原国家工商行政管理总局商标评审委员会曾作出商标撤销复审决定，认定涉案两商标因在各自核定使用商品上未进行真实、有效的商业使用，对该两商标予以撤销。开捷门窗公司不服提起诉讼，北京知识产权法院于2019年12月23日作出一审判决，判决撤销复审决定、国家知识产权局重新作出裁定。2020年8月17日，国家知识产权局商标局作出决定，对涉案两商标在复审商品上的注册予以维持。

三、被控侵权行为

（2016）沪徐证经字第9588、9590号公证书显示：2016年10月31日，位于江苏省吴江市XX路XX号的大楼墙体上有开捷住总公司芦墟工厂字样及标识（以下简称涉案标识）；位于上海市XX路XX号XX园区XX号楼XX室的办公场所墙面上有开捷住总公司的企业名称及涉案标识。

（2016）沪徐证经字第9589号公证书显示：2016年10月31日，上海市浦东新区XXXXXX项目现场，部分门窗边框的保护膜上有开捷住总公司的企业名称及涉案标识。

（2016）沪徐证经字第9591号公证书显示：2016年11月7日，江苏省南京市XXXXXX项目现场，部分窗框的保护膜上有开捷住总公司的企业名称、地址、电话等信息及涉案标识。

（2016）沪徐证经字第10510号公证书显示：2016年11月9日，上海市XXXXXX项目建设工地，部分门窗边框的保护膜上有开捷住总公司的企业名称、地址、电话等信息及涉案标识。

（2016）沪徐证经字第15270号公证书显示：2017年10月9日，上海市徐汇区XXXXXX在建工程现场，部分窗框的保护膜上有开捷住总公司的企业名称及涉案标识。

（2019）浙绍虞证内经字第101531号公证书显示：登录全国建筑市场监管公示服务平台（XXXXXX．cn），查询开捷住总公司的工程项目信息，其中XXXXXX花园（一期）商品住宅项目的合同金额为813.40万元，新建XXXXXX一期B区商品住宅项目的合同金额总计为3004万元，XXXXXX三期项目未显示合同金额，显示总面积15余万平方米。在搜狐网搜索“XXXXXX”，显示建筑面积为38万平方米。

庭审中，开捷幕墙公司表示上述公证书中所涉及的窗均为金属窗，但不清楚门框材质，明确其主张的侵权期间为2015年10月至本案第一次庭审之日。

四、被告抗辩事实

1998年9月，A公司向上海市普陀区工商行政管理局发函，表示为打出品牌、占有市场，其所属子公司均采用“上海开捷门窗××有限公司”的统一冠名。1999年7月1日，A公司向各塑料门窗子公司发出通知，要求为维护开捷品牌、企业形象，各子公司必须使用“开捷”品牌的型材，A公司给予一定价格补贴。

1998年，开捷住总公司对外签订的多份合同中均约定门窗品牌为“开捷”或“开捷牌”。开捷住总公司的企业宣传册（1997、1998年）封面使用“/”及“/”标识。

2012年至2019年，开捷住总公司陆续获得“旭格”“阿鲁克”“YKKAP”等品牌授权，生产、安装、销售上述品牌门窗产品。

2017年8月，开捷住总公司向案外人上海C有限公司订购保护膜，规格型号中注明为“无字”或“透明”，订购商品于2017年8月12日起陆续到货。

开捷住总公司与案外人签订的《新建XXXXXX（原浦江森林半岛）一期B区商品住宅项目门窗工程合同》显示，主材、辅材、五金件等品牌为阿鲁克、旭格等，并非涉案两商标，材料费加管理费的利率为5％。

庭审中，开捷住总公司表示：1.2003年起，其停止向A公司购进型材，但因使用习惯仍继续使用“/”标识，2017年8月接到工商局通知后停止使用并订购了新的保护膜，到货后进行了全面替换；2．涉案侵权公证书中显示的门、窗均系金属门窗，使用在上述门框、窗框保护膜上的涉案标识无法起到识别商品来源的作用，该些保护膜在交付房屋前均会撕去，故业主不会混淆，对于开发商来说，其指定阿鲁克、旭格等门窗品牌，成品门窗以型材的方式从国外进口，开捷住总公司只是按照指定尺寸切割并安装，故开发商也不会混淆。

五、其他相关信息

中国XX出版社出版的《2019-2020年度中国门窗幕墙行业技术与市场分析报告》显示，2015年铝门窗行业的企业利润率为15.10％，2016年至2018年的利润率均在12％-13％之间，2019年的预计利润率为12.27％。

上海市徐汇区公证处开具金额总计为28，500元的公证费发票四张，浙江省绍兴市上虞公证处开具金额为2，800元的公证费发票一张。

2018年8月28日，开捷幕墙公司与北京市隆安律师事务所上海分所签订法律服务委托合同，约定一审基础律师服务费为2万元。2018年10月19日，开捷幕墙公司支付上述款项。2018年11月，开捷幕墙公司以相同案由起诉开捷住总公司至本院，后开捷幕墙公司申请撤诉，案号为（2019）沪0104民初9963号。

本院认为，开捷幕墙公司经商标专用权人授权，获得排他使用涉案两商标及相应的维权权利，就其获得授权的时间及地域范围内的侵权行为，其有权提起诉讼。因双方当事人均认可涉案侵权行为于2021年1月1日前停止，故本案仍适用《中华人民共和国侵权责任法》。

根据《中华人民共和国商标法》第四十八条规定，该法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。又根据该法第五十七条规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同的商标，容易导致混淆的，属侵犯注册商标专用权的行为，销售侵犯注册商标专用权的商品的，亦属侵犯注册商标专用权的行为。

在案证据显示，开捷住总公司的主营业务为门窗的制作加工、安装及销售，其在厂房大楼外墙、办公场所墙面及承接的多个工程项目的门窗保护膜上均使用了涉案标识，上述标识的使用以区分商品来源为目的，客观上亦起到了识别商品来源的作用，应认定为商标性使用。该标识为“/”与“/”叠加使用，其中的“/”与涉案两商标完全相同。双方当事人确认涉案工地中的窗均为金属窗，对门的材质则未能达成一致意见，然其材质无非金属或非金属，必然落入涉案两商标核定使用的商品之一，且金属门窗与非金属门窗均属门窗类商品，本院认定两者构成类似商品。本案中，开捷住总公司未提供证据证明其使用涉案标识获得了商标权利人的授权，1998年及1999年的通知仅涉及企业名称统一及“开捷”品牌型材的购买。即便其作为A公司的子公司曾就涉案标识使用获得过商标权利人的默许和同意，然2005年7月31日之后，A公司即不再持有开捷住总公司的股份，2008年12月，A公司通过签订合同的方式将涉案两商标排他许可开捷幕墙公司使用。在此背景下，无法得出A公司不通知就可以延续使用的结论，开捷住总公司的相关抗辩意见缺乏事实及法律依据，本院难以采信。本院认定，开捷住总公司未经许可，在与涉案两商标核定使用相同或类似的商品上使用与涉案两商标相同的商标并对外销售的行为，构成商标侵权，应依法承担相应法律责任。

二、关于开捷幕墙公司主张的赔偿数额

本案中，开捷幕墙公司就其主张的商标许可费及商标贡献率未能提供相应证据，A公司与开捷幕墙公司的商标许可合同明确约定，前者不向后者收取许可使用费，相关报告中的行业利润率与开捷住总公司的合同内容明显不符，故难以证明开捷幕墙公司因涉案侵权行为所受实际损失及开捷住总公司因侵权行为所获利益，本院综合以下因素酌情判赔：1．开捷幕墙公司于2008年取得包括涉案两商标在内的多个授权商标的排他使用许可，故2009年备忘录中“开捷”文字、图案商标权应指相应商标使用权，上述无形资产的审计总价为149万元。2．就涉案两商标的知名度及品牌增值情况，开捷幕墙公司未能提供相应证据。3．根据开捷住总公司自述，在开捷幕墙公司本案主张的侵权期间起算前已使用涉案侵权标识，并持续使用至2017年8月，在案证据显示2017年10月开捷住总公司的工地上仍有使用涉案侵权标识的窗框保护膜，故涉案侵权行为持续时间较长；4．就涉案商标的使用，开捷住总公司与A公司未签订任何书面文件，2005年9月起A公司已非开捷住总公司股东，2010年开捷幕墙公司就其与A公司签订的使用许可合同进行备案，开捷住总公司未对其是否有权使用涉案商标进行核实，具有主观过错；5．开捷住总公司在其经营场所及产品上均使用涉案侵权标识，所涉工地的门窗项目金额虽较高，但合同显示的品牌均非涉案两商标，使用在门窗保护膜上的涉案标识在业主使用前会进行撕除，故侵权后果相对有限。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支，开捷幕墙公司就其主张的律师费及公证费均提供相应票据，对公证费本院予以全额支持，因律师委托合同签订后开捷幕墙公司另有一案诉讼，故本院综合本案案情、工作量、律师收费标准予以酌情支持。

综上所述，依照《中华人民共和国侵权责任法》第十五条第一款第六项、《中华人民共和国商标法》第四十八条、第五十七条第一项、第二项、第三项、第六十三条第一款、第三款，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款、第十六条第一款、第二款、第十七条规定，判决如下：

一、被告上海开捷门窗住总有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告上海开捷门窗幕墙工程有限公司经济损失400，000元；

二、被告上海开捷门窗住总有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告上海开捷门窗幕墙工程有限公司合理开支41，300元；

三、驳回原告上海开捷门窗幕墙工程有限公司的其余诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费31，210.40元，由原告上海开捷门窗幕墙工程有限公司负担13，348.20元，由被告上海开捷门窗住总有限公司负担17，862.20元。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海知识产权法院。

审 判 员　王贞

二〇二一年九月二十九日

法官助理　余熠

书 记 员　余熠

附：相关法律条文

一、《中华人民共和国侵权责任法》第十五条承担侵权责任的方式主要有：……（六）赔偿损失；……

二、《中华人民共和国商标法》第四十八条本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。第五十七条有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；（三）销售侵犯注册商标专用权的商品的；……第六十三条侵犯注册商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。……权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿。

三、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条商标法第五十七条第（二）项规定的类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。……第十六条侵权人因侵权所获得的利益或者被侵权人因被侵权所受到的损失均难以确定的，人民法院可以根据当事人的请求或者依职权适用商标法第五十六条第二款的规定确定赔偿数额。人民法院在确定赔偿数额时，应当考虑侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉，商标使用许可费的数额，商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。……第十七条商标法第五十六条第一款规定的制止侵权行为所支付的合理开支，包括权利人或者委托代理人对侵权行为进行调查、取证的合理费用。人民法院根据当事人的诉讼请求和案件具体情况，可以将符合国家有关部门规定的律师费用计算在赔偿范围内。