吉林省高级人民法院
民 事 判 决 书
(2019)吉民终233号
上诉人(一审原告):珠海金晟照明科技有限公司。
住所:广东省珠海市斗门区白蕉镇大托村刘家环工业区水厂路2号(厂房-A区)202、204房。
法定代表人:畅育科,该公司总经理。
委托诉讼代理人:李京海,广东珠明律师事务所律师。
上诉人(一审被告):吉林省粮建建设有限公司。
住所:吉林省四平市铁西区南迎宾路河南街567号。
法定代表人:蒲旭东,该公司经理。
委托诉讼代理人:范丽东,吉林辅民律师事务所律师。
上诉人珠海金晟照明科技有限公司(以下简称金晟公司)与上诉人吉林省粮建建设有限公司(以下简称粮建公司)侵害外观设计专利权纠纷一案,均不服长春市中级人民法院(2018)吉01民初178号民事判决,向本院提起上诉。本院于受理后,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。上诉人金晟公司的委托诉讼代理人李京海,上诉人粮建公司的委托诉讼代理人范丽东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
金晟公司一审提出诉讼请求:1、请求判决粮建公司立即停止制造、销售等侵权行为,并立即拆除已安装于四平市中央西路的侵权灯具62套;2、请求判决粮建公司立即赔偿侵权损失人民币45万元;3、请求判决粮建公司赔偿为本案支出的律师费16000元;4、本案诉讼费由粮建公司承担。事实和理由:2015年6月4日、5日,金晟公司向国家知识产权局申请了专利名称分别为“玉兰灯(9火)”的外观设计专利,并于2015年12月16日获得授权公告获得专利权,专利号分别为ZL201530181368.8。2017年10月份,金晟公司发现吉林省四平市中央西路高铁培训基地至中国四平满族文化城门楼处路段道路两侧安装的62套景观路灯,外观设计特征与金晟公司上述专利外观设计基本相同。经查询得知,上述路灯系经四平市富国投资开发有限公司招标采购,中标方系粮建公司,该部分路灯皆粮建公司制造、销售,而金晟公司未许可粮建公司实施上述专利。据此,粮建公司未经许可,擅自制造、销售、安装上述金晟公司享有专利权的产品,系侵权金晟公司专利权的行为,严重侵犯了金晟公司的合法权益。
粮建公司辩称:首先,粮建公司并未制造、销售、安装金晟公司所享有的名称为“玉兰灯9火”的专利产品,粮建公司不具备侵权主体资格,故金晟公司诉请粮建公司赔偿错误。其次,四平中央西路高铁培训基地至中国四平满族文化城门楼处路段道路两侧安装的62盏景观灯名称为“君子兰景观灯13火”,该景观灯的专利申请已由国家知识产权局受理,不仅粮建公司,就连设计单位、制造、销售、安装单位均没有侵犯金晟公司的专利权。故金晟公司诉请既没有事实依据,也没有法律依据,应当予以驳回。
一审法院认定事实如下:
一、与涉案专利权相关的事实
金晟公司营业执照记载:金晟公司成立日期为2000年7月10日,企业类型为有限责任公司,住所地为广东省珠海市斗门区白蕉镇大托村刘家环工业区水厂路2号(厂房-A区)202、204房,法定代表人畅育科。
证书号第3524172号外观设计专利证书记载:外观设计名称为玉兰灯(9火),设计人畅育科,专利号为ZL201530181368.8,专利申请日为2015年6月4日,专利权人为金晟公司,授权公告日为2015年12月16日。
2017年6月8日国家知识产权局出具的专利登记簿副本证明:专利号为ZL201530181368.8的外观设计专利第三年度年费已缴纳,专利权有效。
外观设计专利权评价报告记载:专利号为ZL201530181368.8、外观设计名称为玉兰灯(9火)的外观设计专利未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。
二、与侵权相关的事实
粮建公司营业执照记载:粮建公司成立于2007年8月23日,类型为有限责任公司,住所地为吉林省四平市铁西区南迎宾路河南街567号,法定代表人蒲旭东,经营范围为建筑工程施工总承包叁级,市政公用工程施工总承包贰级,城市及道路照明工程专业承包叁级,公路交通工程(公路安全设施)专业承包贰级,公路工程施工总承包叁级等。
(2018)吉四证民字第6号公证书记载:2018年1月2日下午,公证处两位工作人员同金晟公司的委托诉讼代理人到四平市中央西路高铁培训基地至中国四平满族文化城门楼处路段,公证人员对金晟公司的委托代理人指认的路灯现状进行摄像,公证员制作工作笔录一份,光盘一张。
(2018)吉四证民字第7号公证书记载:2018年1月2日下午,公证处两位工作人员同金晟公司的委托诉讼代理人来到四平市中央西路高铁培训基地至中国四平满族文化城门楼处路段,公证人员对金晟公司的委托代理人指认的路灯数量进行清点,并制作清点工作记录一份,该工作记录记载对四平市中央西路高铁培训基地至中国四平满族文化城门楼处路段的路灯进行清点,路南31根,路北31根。
四平市富国投资开发有限公司出具的中标通知书显示,建设单位为四平市富国投资开发有限公司,中标单位为吉林省粮建建设有限公司,中标地点为四平市中央西路(西环城路-西大桥)、(西大桥-西湖路段),工期为2017年7月12日至2017年10月31日,日历日112天。
2017年7月11日签订的吉林省建设工程施工合同记载,发包人为四平市富国投资开发有限公司,承包人为吉林省粮建建设有限公司,工程地点为四平市中央西路(西环城路-西大桥)、(西大桥-西湖路段),工程承包范围为四平市中央西路照明道路管网、标线及标志工程及审查合格的施工图纸范围内工程。计划开工日期为2017年7月13日,计划竣工日期为2017年10月31日。签约合同价为26753219元。
2017年4月27日四平市富国投资开发有限公司向四平市住房与城乡建设局关于四平市中央西路(西大桥-西环城路)路灯款型的请示记载,“根据市政府要求,我公司作为中央西路(西大桥-西环城路)道路建设单位,于2017年4月25日收到发改委下发四发改审判字[2017]61号,关于四平市区中央西路(西环城路-西大桥)等11条道路新建及翻建工程项目建议书的批复。其中中央西路为“航空飞镖”军事演习的必经道路,确保道路顺利通车至关重要,现开设项目前期工作,但对路灯工程中路灯款型暂无确定,无法进行施工图设计,现请贵局给予定夺,以保证该条道路在军演前顺利通车”。
2018年4月18日粮建公司向四平市富国投资开发有限公司的工程延误申请报告记载,“现由于排迁问题等原因造成工期延误了,致使工程无法按要求正常竣工,特向贵公司进行工期顺延申请,暂定2018年11月1日竣工”。
2017年8月1日粮建公司与四平市枫叶科技有限公司签订的路灯销售合同显示,产品名称为君子兰十三火景观灯,规格为13米,数量为63;此报价含税金,含预埋件,含运费,不含安装费,不含地基基础;注:按甲方提供设计图纸灯型生产,图纸见附件。附件图纸共三页,标记过13火君子兰景观灯,图纸为长春市海威市政工程设计有限公司(有限期至2018年11月12日),吉林省住房和城乡建设厅核准。同时粮建公司提交了其中照片,照片显示景观灯的外观与长春市海威市政工程设计有限公司设计图外观一致。但无法辨认出上述照片是在何地、何时取得的。
国家知识产权局出具的四平市枫叶科技有限公司申请的君子兰景观灯(13火)专利申请受理通知书,申请日为2018年4月11日。球形景观路灯改良结构专利受理通知书,申请日为2017年12月8日。目前对上述申请是否授予专利暂无结果。
粮建公司主张金晟公司公证取证时是其未完成的状态,并提交了完成时的照片及设计图。经审查,公证取证时的被控侵权灯具在整体上有底座、灯杆和灯头三部分组成,灯头部分由九个兰花状椭圆形灯球城三层由高至低排列,自下而上第一层和第二层均由四个灯头组成,每一层四个灯头以灯杆为中心均匀分布;两层灯头相互交错,第三层是一个灯头垂直树立于灯杆中心顶部。第一、第二层灯头支撑于连接灯杆的灯臂上,每一灯臂的形状均为展开的花叶造型,灯的整体视觉效果像一个盛开的花朵。而对比粮建公司提交的照片上显示的被控侵权灯具整体上有底座、灯杆和灯头三部分组成,灯头部分由13个椭圆形灯球呈四层由高至低排列,自下而上第一、二、三层由四个灯头组成,每一层四个灯头以灯杆为中心均匀分布;三层灯头相互交错,其中第一层灯头比其他灯头小,第四层是一个灯头垂直树立于灯杆中心顶部。第一、第二、第三层灯头支撑于连接灯杆的灯臂上,每一灯臂的形状均为展开的花叶造型,灯的整体视觉效果像一个盛开的花朵。
三、其他事实
金晟公司提交了与案外人的供货合同及相应的增值税发票,显示兰花灯11米4套的价格为98000元。金晟公司为维权支付律师费16000元。
一审法院认为:
一、金晟公司具备诉讼主体资格。
根据《中华人民共和国专利法》第二条第三款规定:外观设计,是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。本案中ZL201530181368.8外观设计专利于2015年12月16日被授权公告,且涉案外观设计专利仍处于有限期内,故金晟公司具备本案的诉讼主体资格。
二、粮建公司实施了制造、销售被控侵权产品的行为。
粮建公司主张被控侵权产品为四平市枫叶科技有限公司制造、销售的,经审查,粮建公司仅提交了一份与四平市枫叶科技有限公司路灯销售合同,并无对价支付,故无法证明四平市枫叶科技有限公司是否真实存在,亦无法证明该制造、销售行为是否真实,更无法证明该合同上显示的产品是否为本案被控侵权产品,故其主张不能成立,本院对粮建公司制造、销售被控侵权产品的事实予以认定。
三、被控侵权产品所采用的技术方案落入涉案专利权保护范围。
《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款规定:外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准,简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条规定:在与外观设计专利产品相同或者近似种类产品上,采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的,人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。本案中,被诉侵权产品与金晟公司涉案外观设计专利属于同种商品,经比对,公证取证时被诉侵权产品与金晟公司涉案外观设计专利整体视觉效果基本相同。即使粮建公司主张安装完成的灯具与金晟公司涉案外观设计不同,但从其提供的照片及设计图看,与金晟公司涉案外观设计专利虽在灯球数量、灯帽材质、灯具内部结构、主管结构、灯杆装饰上有细微差别,但二者整体形状相似,在视觉效果上无实质性差异,故可认定被控侵权的路灯产品落入了金晟公司玉兰灯(九火)外观设计专利权的保护范围。《中华人民共和国专利法》第十一条第二款规定,外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。因此粮建公司制造、销售被控侵权灯具产品的行为侵犯了金晟公司的外观设计专利权。
四、粮建公司应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任
根据《中华人民共和国侵权责任法》相关规定,侵害民事权益,应当承担相应的侵权责任。《中华人民共和国侵权责任法》第三条规定:被侵权人有权请求侵权人承担侵权责任。《中华人民共和国侵权责任法》第十五条第一款第一项、第六项及第二款规定:承担侵权责任的方式主要有:(一)停止侵害;(六)赔偿损失。以上承担侵权责任的方式,可以单独适用,也可以合并适用。本案中,粮建公司制造、销售侵权产品,应当承担停止侵害并赔偿损失的民事责任。粮建公司应立即停止制造、销售被控侵权产品的行为。因被控侵权产品已经安装,若对侵权产品进行拆除销毁,势必造成更大的损失,也不符合社会公共利益,根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十六条规定,对金晟公司要求粮建公司立即拆除已安装的侵权灯具的诉讼请求本院不予支持。
关于赔偿损失的数额,《中华人民共和国专利法》第六十五条规定,侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。本案中,因金晟公司既未向本院提供有效证据证明自己因侵权所受到的具体损失,亦未提供有效证据证明粮建公司因侵权而获得的利益。粮建公司认可被控侵权产品的数量是62套。因此本院参考侵权行为的性质、持续时间、规模、范围、涉案专利权的种类、创新程度等因素,按照法定赔偿方式,酌情判定粮建公司赔偿金晟公司经济损失108500元。对于金晟公司为维权支付律师费16000元,系金晟公司支出的维权合理费用,粮建公司当庭对此部分数额并无异议,本院对原告支出的16000元维权合理支出予以认可。
综上所述,依据《中华人民共和国侵权责任法》第二条、第三条、第十五条第一款第一项、第六项及第二款、《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第六十五条、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第六十九条规定,判决如下:一、吉林省粮建建设有限公司立即停止制造、销售侵犯ZL201530181368.8外观设计专利权的行为;二、吉林省粮建建设有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿珠海金晟照明科技有限公司经济损失108500元;三、吉林省粮建建设有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿珠海金晟照明科技有限公司为维权支付的合理开支16000元;四、驳回珠海金晟照明科技有限公司的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费8290元,由吉林省粮建建设有限公司负担2000元,由珠海金晟照明科技有限公司负担6290元。
金晟公司上诉称:请求依法改判粮建公司赔偿金晟公司经济损失45万元;一、二审诉讼费由粮建公司负担。事实与理由:涉案名称为“玉兰灯(9火)”、专利号为zl201530181368.8的外观设计专利,系于2015年12月16日才获得授权,当前正处于价值最高的峰值期。在金晟公司获得涉案专利授权尚不足两年的价值峰值期内,且有另一主体中科光电(长春)股份有限公司因在同意道路相邻路段,实施千帆涉案专利权行为并已被判决侵权情况下,粮建公司仍继续在同一道路公然实施侵犯相同专利权行为,实属性质恶劣。根据金晟公司提交的销售合同及发票,该款专利路灯当前的销售价平均为24500元/套,其利润率在30%左右。因此,金晟公司的利润损失应为24500元/套×62套×30%=455700元,金晟公司请求赔偿45万元,实属公平合理并符合实际,原审判决仅赔偿108500元,明显偏低且不合理。
粮建公司答辩及上诉称:撤销吉林省长春市中级人民法院(2018)吉01民初178号民事判决第一、二、三项,依法改判驳回金晟公司全部诉讼请求或发回重审。诉讼费用由金晟公司承担。事实与理由:1.粮建公司并没有实施制造、销售被控侵权产品的行为,被控侵权产品是由四平市富国投资开发有限公司委托长春市海威市政工程有限公司设计,经四平市富国投资开发有限公司认可、确认的灯型,经四平市枫叶科技有限公司制造并销售给粮建公司,且双方签订了路灯销售合同,合同中明确约定路灯的单价要以财审中心最终审定的价格为准,因工程尚未竣工,未做最终设定,故金晟公司无法支付对价,原审以此否认销售关系的真实性是错误的。2.被控侵权产品所采用的技术方案没有落入涉案专利权保护的范围。被控侵权产品是君子兰景观灯(13火),于2018年4月11日由四平市枫叶科技有限公司向国家知识产权局申请了专利,并由国家产权局受理。2018年8月21日君子兰景观灯(13火)已被国家知识产权局授予了外观设计专利,并颁发了证书,证书号为第4796892号,专利号为ZL201830145437.3。综上,粮建公司没有实施制造、销售行为,没有侵权行为,原审判令粮建公司停止侵权、赔偿损失没有事实依据与法律依据。
金晟公司答辩称:1.粮建公司认可其是被控侵权产品采购中标单位,并履行了与招标方的采购合同,而其又不能提供充分证据证明被控侵权产品制造、销售行为系第三方实施,因而其实施涉案侵权产品制造、销售行为的事实是清楚的。2.被控侵权产品与金晟公司涉案外观设计专利属于同种商品,比对取证时被控侵权产品与金晟公司外观设计专利可知,两者在灯帽材质、灯球内部结构、灯杆装饰等部分虽存在细微差异,但视觉效果上无实质性差异,整体视觉效果基本相同,应认定被控侵权产品落入金晟公司涉案专利权保护范围。至于枫叶公司在实施侵权行为后,是否就被控侵权产品另行申请及取得专利,按照申请在先的原则,并不影响侵权行为的认定。综上所述,一审判决对粮建公司侵权行为认定事实清楚、适用法律正确,粮建公司的上诉理由均不成立,请求驳回其上诉,并支持金晟公司的上诉请求。
本院二审期间,粮建公司围绕上诉请求依法提交了证据,本院组织当事人进行了证据交换和质证。第一组证据是《外观设计专利证书》,证书号第4796892号,外观设计名称:君子兰景观灯(13火),专利号:ZL201830145437.3,专利权人:四平市枫叶科技有限公司,授权公告日:2018年8月21日。该份证据用以证明君子兰景观灯(13火)在2018年4月11日由四平市枫叶科技有限公司提出专利申请,2018年8月21日,由国家知识产权局授予外观设计专利。第二组证据是吉林省四平市英城公证处出具的两份公证书,(2019)吉四英城证内民字第607号、608号,证明:1、公证的路灯系被控侵权的路灯,该路灯安装的地点与金晟公司公证的地点一致,与粮建公司在一审时提交的路灯照片的地点、现状一致。2、公证的路灯系四平市枫叶科技有限公司制作的景观灯(13火),获得国家外观设计专利,没有侵权事实。
金晟公司对上述证据质证称:对第一份证据有异议,专利书没有附权利人的权利要求及相关说明,与我方提交的专利证明的公章不一样,从关联性上看,涉案的侵权行为在2017年年底已经完成,并且我方在2018年1月2日已经完成了侵权取证,2018年3月1日法院已经受理本案,而粮建公司提交的这份外观设计专利,申请日期为2018年4月11日,在侵权行为发生后,所以对这份证据不予认可。对第二份证据的真实性与合法性认可,但对关联性与所证明的内容不认可,这两份公证书出具的时间为2019年1月20日,在一审判决之后,只能证明侵权路灯在一审判决后进行了改造,与判断此前行为是否构成侵权无关。
本院二审审理查明的事实与一审查明的事实基本一致,本院予以确认。
本院认为:依据《中华人民共和国专利法》第十一条:“外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品”规定,金晟公司的“玉兰灯(9火)”外观设计专利被依法授权,并在有效期内,应当受到法律保护。
《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款规定“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准,简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品设计”。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条规定:“在与外观设计专利产品相同或相近种类产品上,采用与授权外观设计相同或近似外观设计的,人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第无九条第二款规定的外观设计权利的保护范围。”判断外观设计是否相同或者近似,应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力,以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。本案中,金晟公司“玉兰灯(9火)”的外观设计专利权产品与被控侵权产品用途、功能相同,属于相同商品。将被诉侵权产品与涉案专利进行比对,二者均由灯头、灯臂、灯座、灯杆等主要部分构成,涉案专利“玉兰灯(9火)”灯头部分由9个兰花状椭圆形灯头组成,呈三层由高至低排列,自下而上第一层和第二层均有4个灯头,每一层4个灯头以灯杆为中心均匀分布,两层灯头相互交错,第三层是一个灯头,垂直立于灯杆顶部,各灯头支撑于连接灯杆的灯臂上,每一灯臂的形状均为舒展张开的兰花叶造型,通过灯座连接于灯杆之上,该外观设计给专利所涉的照明产品整体美感带来较大影响并容易引起一般消费者注意。而金晟公司公证取证时被诉侵权产品,灯头同样采用了三层设计,灯头的数量与布局、灯臂的形状、灯杆的钢管数量、各组成部分的连接方式与涉案专利基本相同,二者在整体视觉效果基本相同。粮建公司主张被诉侵权产品与涉案专利在灯具内部结构、灯座的形状与图案、灯杆结构与装饰、灯帽材质上不同,经比对,上述区别点不足以对整体视觉效果产生实质性影响。粮建公司提交的四平市枫叶科技有限公司的外观设计专利书没有附相关的权利说明,系不完整的外观设计专利,无法判定该外观设计专利的具体内容。粮建公司虽辩解称该外观设计与其提交的外观设计申请中的权利说明及附图一致,但与被控侵权产品侵权时的外观设计并不同一。关于粮建公司提交的公证书,系原审判决后取得,无法证实该产品被诉侵权时的外观设计状态。即便粮建公司主张的最终施工安装完成的被诉侵权产品外观,亦属在涉案专利基础上的添附,也未使其与涉案专利整体视觉效果产生实质差异。因此,根据整体观察、综合判断的原则,被诉侵权产品的设计采用了与涉案外观设计专利近似的设计,使用了影响涉案外观设计专利整体视觉效果的设计特征,因此,被诉侵权产品的设计与涉案外观设计专利构成近似,被诉侵权产品的外观设计落入金晟公司玉兰灯(9火)外观设计专利权的保护范围。
粮建公司未经金晟公司许可制造、销售被诉侵权产品的行为,构成对金晟公司外观设计专利权的侵犯。虽然粮建公司抗辩称被诉侵权产品系从四平市枫叶科技有限公司购买,并提供了双方签订的销售合同,但是合同上明确记载“按甲方(粮建公司)提供设计图纸灯型生产”,即四平市枫叶科技有限公司依照粮建公司的图纸进行制造。故粮建公司合法性来源抗辩不能成立,应当承担侵权赔偿责任。
对于赔偿数额,虽然金晟公司提交了销售合同及发票,证实涉案专利产品的销售价格,并主张利润率30%,应以此认定其实际损失,但对于30%的利润率,其并没有提供证据证明,缺乏事实依据,因此,在金晟公司没有提供充分的证据证实其因粮建公司的侵权行为所受到的损失,又未证明粮建公司因侵权所获得的利益,以及专利许可使用费的情况下,应适用法定赔偿。原审法院充分考虑被诉侵权行为的性质、情节及涉案专利的创新程度等综合因素以及金晟公司在维权过程中的合理费用,酌定判处粮建公司赔偿金晟公司经济损失108500元、合理维权支出16000元,并无不当。
综上,一审判决认定事实、适用法律,对金晟公司、粮建公司的上诉请求均不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定,判决如下:
驳回上诉,维持原判。
二审案件受理费8290.0元,由珠海金晟照明科技有限公司负担3627元,吉林省粮建建设有限公司负担4663元。
本判决为终审判决。
审 判 长 李 娜
审 判 员 芮海宏
审 判 员 苏 浩
二〇一九年六月二十一日
法官助理 杨 琳
书 记 员 朱 红